DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Précisions   :Examen, Oral Écrit mais pas de code.Il existe des ouvrages :Code de la propriété intellectuelle (pas besoin)Précis Dalloz : Azema et Galloux Litec : Droit de la PI Schmidt-Zalewski.Lamy de Droit commercial (Azema)

Il s’agit d’un droit qui peut s’apparenter au droit des biens. Mais c’est une discipline tout a fait émancipée, ce dont témoigne l’existence d’un Code spécifique. Il arrive qu’il faille aller chercher un mécanisme général dans le droit civil mais c’est rare.

Ce droit touche a des biens incorporels, immatériels. Un roman peut être imprimé sous forme de livre, mais c’est le roman qui fait l’objet de notre droit, non le livre.Le droit de la propriété intellectuelle se trouve partout.La cafetière de mon café a sûrement fait l’objet de brevets, de certificats d’obtention etc.… Cet ordinateur fonctionne grâce a la topographie des semi-conducteurs, qui a fait l’objet d’une protection de propriété intellectuelle.

C’est un droit qui porte sur des objets hétérogènes mais c’est aussi un droit hétérogène, il diffère selon l’objet considéré. La protection n’est pas identique selon la matière et le domaine.

2 ou 3 branches ce semestre :Droit des brevets d’invention, droit des marques et éventuellement droit des dessins et modèles.

INTRODUCTION A LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLELe droit des propriétés intellectuelles se divise en 2 branches dont la propriété industrielle. Parmi les droits de la propriété incorporelle on trouve un ensemble hétérogène de meubles par détermination de la loi.Propriété intellectuelle mais aussi créance par exemple le droit de la prop. intellectuelle concerne des objets différents.

Les uns sont des créations de forme, les autres sont des innovations techniques (obtention végétale) et on a des signes distinctifs qui établissent un rapport entre l’activité, les produits ou services, la société ou autre et la personne morale ou physique qui en est titulaire afin de distinguer cette activité, ses produits services, fonds de commerce etc.…

Ce qui va être protégé par la commercialisation de biscuits LU, c’est l’aptitude du signe distinctif LU à distinguer des biscuits des autres. On protége le signe, il n’y a aucune invention, innovation.

A l’inverse, l’inventeur qui innove peut protéger son idée.De même l’œuvre de l’esprit, originale en matière de création, et protégée.

Section 1   : Des droits sur les biens immatériels   : Les droits de propriété intellectuelle, (y compris industrielle) sont récents, et il naît avec la Révolution Française. Les systèmes antérieurs n’ont rien à voir avec ceux d’aujourd’hui. Et il n’y a pas de droits précurseurs antiques.

Sous section 1   : Les fondements controversés de la PI   : La justification des droits sur les biens immatériels a varié avec le temps et continue d’être discutée. Si on regarde ce qui se passait avant, on voit que sous l’ancien régime, les inventions, les œuvres n’étaient protégés que par une technique particulière par les privilèges (ou lettres patentes) accordées par le Prince, seul juge de les accorder ou non.Il n’y avait à l’époque aucune règle, c’était le bon vouloir du Prince.On est loin d’un DROIT de propriété.

La propriété industrielle et artistique n’apparaît vraiment au sens moderne qu’avec la Révolution. Le législateur révolutionnaire met en avant la notion de PI et de droit naturel pour accorder un droit exclusif a l’auteur ou a l’inventeur, il s’agit d’une propriété individuelle ; ce qui est important.

On fait alors un progrès intellectuel entre la propriété sur l’objet matériel et la propriété sur l’objet intellectuel. On a enfin l’idée que la propriété n’est pas simplement corporelle mais peut aussi exister sur l’incorporel.Lorsqu’un écrivain cède le manuscrit d’un roman, il cède le bien matériel mais pas le droit de publier le romain.Celui qui a inventé ou créé a un droit naturel à s’approprier son œuvre ou invention. Car cela n’existerait pas sans lui. Ce n’est plus la faveur du Prince.

Ce doit donc faire l’objet de conditions objectives qui permettent de s’approprier le droit. En ce qui concerne les marques, c’est un peu différent. Avant la Révolution, les seules marques sont celles de la corporation.Avec la Révolution, la corporation et privilèges étant balayés, le système est remis a plat.Le droit sur la marque est d’abord un droit d’occupation active. Le premier à exploiter un signe en devient proprio.

Comment la doctrine justifie-t-elle la propriété intellectuelle ?La doctrine de la récompense, qui consiste à accorder un droit d’exploiter (PI) comme la récompense de l’effort inventif ou créateur. On accorde ce droit pour encourer la création ou l’innovation.Cette récompense s’arrête des que l’on considère qu’il a été assez encouragé. Le législateur peut donc restreindre ce droit.Le droit est ici conçu comme une exception temporaire, limitée, des que la récompense sociale a été usée, on revient a la libre utilisation.Seuls les besoins de la société justifient ce droit, limité.Cette doctrine a inspiré le droit communautaire et américain. Cela rappelle le système des privilèges.

2e conception : Le Jus naturalisme. On met ici en avant les intérêts du créateur ou de l’inventeur ou du titulaire de la marque. Le droit est naturel, la loi ne fait que l’organiser. C’est parce que je suis le créateur, inventeur, le premier à utiliser un signe distinctif, je suis le titulaire du droit.

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Les objets étant immatériels, c’est normal que le droit l’organise.

C’est l’esprit du droit d’auteur francais. Qui se mélange avec la théorie de la récompense dans le droit des brevets. Dans le milieu des signes distinctifs cela ne s’xplique pas par ces 2 théories.

3e conception : Protection et Défense de l’investissement.Si qqch a couté de l’argent, cette chose a de la valeur, susceptible d’être copiée, il faut donc le protéger. Ici, l’idée est de protéger l’investissement.Cette doctrine présente de gros inconvénients car tout investissement naturel présenterait alors un droit de propriété. Cela aboutit aussi a éroder le domaine public. La propriété intellectuelle doit constituer une exception, le principe devrait rester la liberté du commerce et de l’industrie.De plus, si la PI est fondée sur l’investissement ou la récompense, alors il est facile de critiquer car le fondement avancé est uniquement économique, donc favorise seulement les plus riches.

Dans tous les cas, même dans le jusnaturalisme, on a besoin du législateur pour organiser ce droit. Ce bien étant immatériel, il faut définir les contours. Créer des actions en justice pour pas que ce droit ne soit que symbolique.

Tous ces droits ont en commun de participer a la police de la concurrence, tous participent a l’idée d’encourager le commerce la création et le progres, tous se basent sur la justice et l’équité.

Sous-section 2   : Une nature juridique discutée   : C’est une controverse vieille, commencée au 19e siecle qui n’est pas que théorique étant donné les enjeux pratiques. Cette ppté est elle assimilable a celle du Code Civil ou est elle sui generis ?Si Code Civil, on va pouvoir transposer des mécanismes de ce dernier au droit de la PI. L’accession mobiliere peut elle s’appliquer ?Si la ppté intellectuelle s’assimile a la ppté, est elle autonome ou pas ?Le droit de ppté bénéficie de garanties constitutionnelles et CEDH, en est il de même avec le droit de la ppté intellectuelle ?

La doctrine est hésitante de même que le législateur.Ce dernier fait tantot référence au mot ppté tantot non. Le mot ppté n’est pas surement de la même signification que ppté dans le sens général.

Les premières lois parlent de ppté (PLA ou invention) C’est une révolution en tant que tel, la ppté étant le droit le plus absolu, le plus éminent.Malgré cela, on établit un régime qui est loin de celui qui est dans le Code Civil de 1804. Ce droit de ppté est très limité dans le temps au moment de la Révolution.

Ce n’est pas le même régime (pas de possession acquisitive en PLA, heursement)Dans le droit d’auteur, il y a en plus un élément incongru, étrange, le droit d’auteur, de PLA n’est pas purement patrimonial.

Jusqu’en 1980’s la doctrine majoritaire considérait qu’il s’agissait d’un droit entierement nouveau et sui generis, et se prononcait contre la qualification du droit de propriété. Monopole d’exploitation temporaire d’un objet immatériel.

Roubier, a établi une théorie sur les droits de la PI, droits de clientèle. Tous ces droits avaient pour objet une exploitation (inverse de ppté oisive, ce n’est que si elle est exploitée qu’elle a de la valeur) et ce qui couvre tous ces droits c’est qu’il s’agit d’attirer la clientèle.L’objet de tous ces droits c’est donc la clientèle qui constitue véritablement la valeur ou le bien.Le droit de clientèle est une 3e catégorie de droit après les droits immobiliers et mobiliers, le droit de clientèle.

Ce qui est contestable est que cela consiste a catégoriser la nature du droit par son effet. Et de plus, ce droit de clientèle n’assure pas en réalité un appropriation de la clientèle.

Mais droit Sui Generis car :- aspect patrimonial au sens de la ppté en général- composante extrapatrimoniale fait que cela ne fait entierement partie du droit de ppté en général.

Mousseron et une grande partie de la doctrine est revenue a l’idée de ppté pure et simple :

-Même si le droit n’est pas perpétuel (ce qui ne définit pas forcément la ppté) i n’en demeure pas moins que la ppté peut être conditionnée par l’exploitation de son objet.De plus le législateur pourrait exproprier et limiter cette ppté pour l’intérêt général.D’autant plus que le droit de marque est renouvelable tous les 10ans = ppté.

-La maitrise d’un objet intellectuel ne peut être qu’intellectuelle. La maitrise juridique n’est qu’intellectuelle. Il n’en demeure pas moins que le détenteur du droit a le droit d’e jouir absolument (542 CC)

-Dans le droit de la PI, il y 2 sortes d’actions en revendication, comme pour la ppté en général, qui permettent de récupérer le droit sur une invention ou une marque qui a été déposée par un tiers en fraude. Récupération de la ppté du titre obtenu par le tiers en fraude.L’action en contrefaçon sanctionne aussi la violation et l’usurpation d’un droit de PI. Cette action sert a défendre le dt de ppté. Non seulement elle donne lieu a des D&I mais il y a aussi récupération de l’intégralité du droit. Revendication comme pour le droit de ppté en général.

On entend par qualification de ppté le fait que la définition de l’article 544 puisse s’appliquer (Droit absolu et opposable a tous)Mais si l’on retient l’énergie que donne 544 au droit de ppté. Il n’y a alors pas d’obstacle a l’utiliser pour PI. Mais si l’on regarde le reste du régime, force est de constater que ce régime n’est créé que pour les biens corporels.Donc le Code Civil est en réalité inapplicable.C’est un droit spécial.

Création du Code de la PI en 1992. Accentuation de l’autonomie du droit.

Il existe des droits de PI qui n’ont pas de titulaire. Il s’agit par exemple des appellations d’origine. Ceux qui s’en servent ne sont pas propriétaires de ces appellations, ni l’Etat etc… ils peuvent seulement s’en servir et les faire valoir.

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Il s’agirait alors d’une ppté sans titulaire, qui ne serait pas cessible.

L’idée d’un droit sui generis est peut être plus adaptée. Ou alors faudrait-il parler de propriété sui generis.L’avantage de parler de ppté est de pouvoir faire bénéficier de l’article 17 de la DDHC et de l’article 4 de la CESDH) Cela permet d’invoquer une protection importante de ces droits.

Cela a été confirmé récemment, d’une part par la CEDH qui a considéré que, sur le terrain de la Convention, la qualification de biens s’applique aussi aux biens immatériels, et ce, quoi que puisse prévoir la législation nationale. Donc un nom commercial peut être qualifiée de « bien » et donc protégée comme telle.Alors même qu’en France, il y a débat sur les noms commerciaux.

Au niveau national, le Cl Constitutionnel a rendu, le 27 juillet 2006, ou il dit que l’évolution du droit de ppté se caractérise par l’application de nouveaux domaines et nouveaux objets et parmi ces objets figurent le droit de PI. Ces derniers sot donc protégés par la DDHC et CESDH. Suppression de dispositions qui portaient atteinte aux DPI.

Section 2   : Unité et diversité des droits de PIntellectuelle   : A. La diversité (hétérogénéité) :

Le droit de la PI est divisé entre la PLA et la PIndustrielle. Soit 2 branches principales :-Le droit d’auteur et les droits voisins (auxiliaires de la création exemple des interpretes ou producteurs…) il s’agit d’un droit double, mi patrimonial et mi extra patrimonial, c’est le droit moral (auteur et interprete) car l’auteur exprime sa personnalité dans l’œuvre et la défense de l’expression de cette personnalité débouche sur un droit extrapatrimonial. C’est ce qu’il a exprimé de lui même, le droit de faire reconnaître qu’il est l’auteur ou de décider qu’elle soit anonyme. Il ne s’agit donc pas d’une notion économique. Ce sont des droits personnalistes. Donc ce droit d’auteur est dualiste.En matière de droit d’auteur il n’y a aucune obligation d’exploiter l’œuvre. Ensuite, le droit d’auteur et de l’interprete sont protégés sans aucune formalités. Le seul fait de la crétion suffit.Enfin, l’œuvre est protégé et un droit dauteur octroyé, si elle remplit un critere unique, celui de l’originalité dans la forme. La forme de l’œuvre ou l’œuvre elle même exprime la personnalité de l’auteur.

-La propriété industrielle est l’autre branche du droit, qui fait l’objet d’une summa divisio a son tour :innovations industrielles d’une part et signes distinctifs de l’autre. Cela implique 2 régimes différents.

- Les innovations industrielles recouvrent des techniques qui ont un caractère de nouveauté absolue. Avant que la personne dépose une demande de brevet, on ne connaissait as l’œuvre du tout. On trouve les inventions, les obtentions végétales, les topographies de produits semi-conducteurs et enfin les dessins et modèles industriels (design) et savoir faire.

- L’autre branche c’est les signes distinctifs. Ils n’expriment pas la personnalité d’un auteur, mais ne présentent pas de nouveauté absolue, leur nouveauté est purement relative puisque ces signes ne sont protégés que dans leur fonction, et leur fonction est de distinguer des produits et des service, une personne morale (marque, nom commercial, dénomination sociale, enseigne) etc…Ces signes distinctifs ne doivent simplement qu’être nouveaux dans l’utilisation et qu’ils n’aient pas été utilisés jusque la pour distinguer un type de produit ou de services. C’est une nouveauté relative (Panthéon existe, mais pas pour les voitures)

Il s’agit de droits différents. Le droit d’auteur et le droit de marque ne protege pas du tout le même chose. Il n’y a donc pas beaucoup de rapports entre le droit d’auteur et droit de la Pind, de même que innovations et signes distinctifs.L’intérêt général veut qu’une invention soit protégée un certain temps puis passe assez rapidement dans le domaine public (plus de recherches, plus d’exploitation plus de progres…)Ce n’est pas pareil pour la marque. Il n’y a pas d’interet général a ce qu’elle passe dans le domaine public.Le droit des signes distinctifs est essentiellement inspiré par l’idée de loyauté de la concurrence.

PintellPLA (Livre1-3) + PInd

Droits d’auteurs Signes distinctifs + Innovations ind. +Droits voisins Livre6 Livre7

Il y a un droit qui porte sur les arts appliqués, notamment sur la forme et l’apparence que l’on donne a un modèle.Le droit d’auteur protege toutes les œuvres, peu important leur valeur leur finalité etc… On ne fait pas de différence entre le roman de gare et le chef d’œuvre, car, pour autant que l’œuvre soit originale (unique) entre l’art pur (toile, symphonie etc…) et les arts appliqués (art industriel)On peut protéger par un droit de Pind le dessin et modèle selon des modalités différentes selon le type d’œuvre.Ex : Livre 5 : Si l’œuvre est originale il faut faire un dépôt.Le droit de Pind des dessins et modèles relève de la double catégorie du droit d’auteur et en même temps du droit des innovations.Choix entre 2 types de protection.

B. L’unité des droits de Pintellectuelle   : Tous ces droits sont des droits exclusifs, c’est a dire que l’auteur peut empêcher sa diffusion aux tiers. (pas d’exploitation de l’oeuvre) = monopole

Tous ces droits représentent aussi des restrictions a la liberté du commerce et de l’industrie. Donc le Droit de Pint sont l’exception a la liberté du cce/ind.

Tous ces droits sont des éléments du fonds de commerce (sauf cas particulier des AOC) lui même qualifié de droit incorporel. Parmi les drotis de Pind qui font partie du fonds de commerce, le nom commercial est original, c’est lui qui donne le nom.

Tous ces droits sont aussi spécifiques, car ils remplissent l’action en contrefaçon, qui est une action aussi bien civile (civile ou commerciale) que pénale.

Une technique de confection des preuves de la contrefaçon est la saisie contrefaçon, moyen spécifique de preuve des actes de contrefaçon.

Puisqui’il s’agit de droits exclusifs et territoriaux, ils soulevent des difficultés relatives au principe de liberté de circulation et de concurrence posé par le droit communautaire.Tout un champ du domaine public, considéré en tant que fonds commun dans lequel tout le monde peut puiser indéfiniment. C’est notamment

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le cas des œuvres « tombées dans le domaine public » n’importe qui peut la reproduire et l’exploiter. On y trouve aussi les objets intellectuels qui auraient pu faire l’objet d’une protection et qui ne l’ont pas été.On y trouve aussi des objets qui ne peuvent pas être protégés parcequ’ils doivent appartenir a tous et a personne. Ex : Fonds commun des idées, théories, principes mathématiques, physiques etc…En ce qui concerne la pindustrielle, par opposition au droit d’auteur qui pose l’originalité comme condition, c’est la nouveauté qui est le critere objectif. Cette invention fait elle partie déjà de ce qui existe ? Ce critere reçoit une qualification différente selon la chose inventée.

Autre regle commune : L’obligation d’exploiter. Risque d’obtention par le juge pour un tiers d’une Licence forcée, si pas d’exploitation, il y déchéance, c’est a dire perte, pure et simple du droit de Pind.

En matière de Pind, il y a une certaine spécialisation des métiers, due au fait que ce sont des matières complexes, comprendre telle ou telle invention etc… Ce qui fait qu’il existe des Conseils en Spécialité industrielle (marque, dessins et modèles, végétaux etc…) Il existe aussi un Institut National de la Propriété Industrielle qui procède a l’examen et a l’enregistrement des droits. (C’est aussi le RCS que fait l’INPI)

Section 3   : Droit de la Ppté industrielle et Concurrence   : Compte tenu des frictions entre ces 2 notions, il faut aborder 3 questions :Sous section 1   : Rôle économique de la Pind   :

A. L’importance économique de la Pind   : Tous les domaines ou l’innovation technologique ou commerciale jouent un rôle, ont besoin de protection or ce sont aussi les domaines ou on crée le plus de valeurs dans nos sociétés.1994 : Négociations en vue de la création de l’OMC. Les questions de Pind ont été introduites dans ces négociations. Accord ATPIC : dispositions sur les droits d’auteurs, brevets, marques etc… ce qui est totalement nouveau.La Pind joue un rôle très important aussi en matière agricole.

Comment mesure son importance économique ?Il est difficile de savoir ce que représente la Pind dans le PIB. (Vieux rapport 7%) Et Office européen des brevets en l’an 2000 estime que les revenus de licence des brevets représentaient 100 milliards de $. (Importance significative quand même, cela existe)

Quelle quantité de brevets, marques, dépots etc… très cher a évaluer.Ou : Importance de contrefaçon, plus y’a de la contrefaçon plus cela représente la valeur des brevets.

(Chiffres en Vrac : 5.600.000 brevets en vigueur dans le monde en augmentation constante…)Sachant que les logiciels ne sont pas enregistrés en général.De plus, certains industriels ne déposent pas de brevets et utilisent simplement un secret de fabrication (Coca Cola, ou Pneu a surface radiale)

On assiste a un développement constant de la contrefaçon qui est devenue une véritable contre-industrie. La contrefaçon n’est plus ce qu’elle était il y a 40 ans.En France, les saisies en douanes de produits contrefaits représentaient en 1993 : 63 000 saisies, 1995 : 300 000 saisies, 2002 : 1,2 million, 2004 : 3,5 million.A l’échelle de la communauté européenne, les interceptions avaient augmenté de 900%, et de 99 à 2003 on est passé de 25 millions a 100 millions d’objets saisis. Mais ces chiffres sont en fait une goutte d’eau. Cela ne représente que 3 a 5 % des importations. C’est la Chine, dans des proportions écrasantes, qui surclasse ttlmde. L’année dernière, elle a fourni 83% des objets contrefaits. (puis Malaisie, Inde, Algérie etc…)Ce n’est plus réellement uniquement les produits de luxe qui sont les plus contrefaits (cigarettes, jouets, médicaments !)De plus, les produits contrefaits sont souvent dangereux (médicaments évidemment, qui représentent 1% des saisies, soit beaucoup si l’on compte pas les 60% de cigarettes)

En Asie du sud-est, un médicament anti paludéen, 70% environ sont des contrefaçon et est soit inefficace soit dangereux.De même contrefaçon sur les pieces d’avion, de voiture, de bouffe etc…

Cela se chiffre également en emplois perdus. 200 000 pour l’UE et 30 000 en France.Les titulaires de droits de Pind ont donc grand intérêt a défendre leur droit, mais cela coute extremement cher entre 0.8% et 10% du CA !

B. Le Rôle concurrentiel de la Pind   : Il y a débat sur le rôle de la Pind. Puisque ces droits créent des monopoles, on pourrait imaginer qu’ils sont restrictifs de la liberté du commerce. C’est vrai. Mais ils ont aussi un fonction d’aiguillon et d’incitation a la concurrence.

Ces droits encouragent et récompensent l’innovation, ils permettent aux compétiteurs et agents économiques de se distinguer par rapport aux concurrents et donc de développer leur activité sans craindre des perturbations que causeraient des confusions volontaires ou involontaires. D’autre part, la concurrence va être incitée a chercher un autre produit, une autre technique nouvelle plus compétitive, plus efficace et plus innovante afin de dépasser les produits couverts par le droit. C’est la concurrence par l’innovation.

Les signes distinctifs comme les marques constituent également un aiguillon, car il servent a la clientèle a distinguer et selectionner les meilleurs producteurs, les meilleurs prestataires de services.La marque ou le signe distinctif renforce donc la concurrence. Car s’il n’y a aucun moyen de concurrencer les produits, s’il n’y as d’incitation, on entre dans un marché non concurrencé.Comme ils ont de la valeur, on va rechercher un concessionnaire qui exploiterai au mieux ma marque etc…, ce qui me permettrai de me faire plus d’argent. Même quand l’on possède un brevet, cela ne veut pas forcément dire que je suis en position dominante.Ceci est vrai a fortiori pour la marque en elle même, mais plutot le produit marqué

De plus, il arrive rarement seulement que certains produits ne soient pas substituables. (Brevet Tetra Pack)Donc ce n’est pas parcequ’il y a brevet qu’il y a abus de position dominante ou simplement position dominante.

L’idée par laquelle il y a un conflit naturel entre la Pind et la concurrence n’est donc pas tout a fait exacte. 4

OCDE 89 : Les droits de Pind sont indispensables au fonctionnement d’une économie de marché concurrentielle. Il est préférable de permettre a un innovateur de s’approprier la rente inhérente aune innovation parce que cela apparaît être la garantie la plus sure pour assurer la croissance a long terme.

S’agissant des marques, dessins et modèles ou signes distinctifs, la concurrence n’a pas vraiment a souffrir des droits de Pind. La concurrence est assurée par la substituabilité.

Concernant le droit d’auteur ne monopole ne limite pas le droit de concurrence (selon le marché pertinent, pris en considération) car le marché pertinent ne peut pas être conçu de manière si étroite qu’on considere l’œuvre en elle même. 

Il y a donc toujours de la concurrence.

Sous-Section2   : Concurrence déloyale et propriété industrielle   : Comme l’a affirmé la Cour de Cassation dans un arrêt de principe de 1985 :« Si la libre recherche de la clientèle est de l’essence même du commerce, l’abus de la liberté du commerce causant volontairement ou non un trouble au concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale. »

Ces actes justifient réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383, responsabilité civile.

Il est vrai que ce rôle de l’action en concurrence déloyale, la prorpriété industrielle l’assure en partie également. Quand l’entreprise défend ses droits en Pind, elle défend ses droits privatifs, elle garantie le respect de sa position dans la concurrence et donc, les droits de Pin participent aussi de la libre concurrence même si ce n’est pas leur objet principal.

Il ne faut pas confondre l’action en concurrence déloyale avec l’action qui sert a défendre le droit privatif de Pind, c’est a dire l’action en contrefaçon.

Pour que l’action en concurrence déloyale puisse aboutir il faut réunir la faute, le dommage et le lien de causalité.

L’action en responsabilité civile concerne le droit des affaires, la plupart du temps, quand on a démontré la faute (déloyauté commerciale) cela suffit selon la jpdce. Car la déloyauté commerciale cause un trouble commercial de base.Le préjudice servira donc qu’a déterminer le montant des D&I. Cette faute surgit dans des rapports entre concurrents, donc pas d’action en concurrence déloyale si pas de concurrents.En outre, cette faute peut intervenir aussi bien un fait volontaire (1382) mais aussi l’imprudence ou la négligence (1383)

Roubier a dressé la typologie des actes en concurrence déloyale, typologie que l’on reprend depuis :

Première catégorie : Recherche de confusion, création d’un risque de confusion avec l’entreprise rivale dans l’esprit de la clientèle. Il y a d’autres formes d’actes en concurrence déloyale. Contrefaçon, l’acte de dénigrement, critique excessive, acte de désorganisation de l’entreprise concurrente et acte de désorganisation générale du marché.

Saint Gal : Il met en lumiere une autre forme d’acte de déloyauté, c’est la théorie des agissements parasitaires. C’est le parasitisme. C’est assez subtil puisqu’il s’agit de se placer dans le sillage de notoriété d’une entreprise et de tirer substance sans avoir fait aucun investissement.Il peut s’agir de concurrence parasitaire mais aussi bien en dehors du rapport de concurrence.La sanction de parasitisme ne nécessite pas de rapports de concurrence entre le parasite et sa ‘victime’. (YSL : « Champagne »)Cela permet de sanctionner la reprise d’une marque déposée par qqun dans un secteur limité et déterminé.

Le fait d’utiliser une marque dans un tout autre domaine parasite quand même la marque. On tire un profit parasite de la célébrité de la marque, et le client, même s’il ne confond pas, le produit en question pouvait nuire a l’image de la marque.Aussi, la marque perdrait de sa valeur, car elle perdrait de son unicité.

En droit de la propriété intellectuelle, il y a une autre action : La contrefaçon :

En tant que droit de propriété, ce droit est défendu grâce a une autre action, l’action en contrefaçon. Elle ne vise pas a sanctionner une faute mais simplement la violation d’un droit, l’empiètement d’un droit d’autrui.Il s’agit de rendre l’intégralité de son droit exclusif.Le seul fait d’avoir empiété sur le droit suffit a fonder la condamnation a des dommages et intérêts indépenamment de tout préjudice commercial.

L’action en contrefaçon est fondée sur le CPI, action civile et pénale, défendant le droit de propriété.L’action en concurrence déloyale est elle une action en responsabilité, purement civile (commerciale) et n’a pas d’équivalent pénal.

Ces 2 actions sont donc différentes et peuvent donc coexister. On ne peut pas utiliser indifféremment l’une ou l’autre, mais il peut arriver que l’action en concurrence déloyale et en contrefaçon se completent.La victime invoque très souvent les 2 actes : contrefaçon et conc del, pour autant que la victime s’appuie sur des faits distincts de concurrence déloyale et de contrefaçon.

Ex : Si, non content d’avoir violé mon droit de propriété industrielle, le contrefacteur a créé une confusion dans l’esprit du public en utilisant les memes couleurs, emballages, dénigré mon produit aupres de la clientèle etc…, alors il y a les 2 fautes qui sont commises.

Attention : Les memes actes peuvent constituer les 2 fautes :Copie Servile du produit : violation du droit et confusion dans l’esprit de la clientèle = 2 fautes.

D’autre part, « l’action en concurrence déloyale peut servir pour assurer la protection de celui qui n’a pas de droit privatif » selon la jurisprudence. Il s’agit d’une formule souvent reprise mais pas très heureuse.En effet, il s’agit de permettre de sanctionner des actes de déloyauté consistant a créer un risque de confusion MEME lorsque ces objets ne sont pas protégés par un droit privatif.

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On a le droit de copier un produit non protégé, mais les circonstances peuvent mener au déclenchement de l’action en concurrence déloyale. On a le droit de copier le produit, éventuellement a l’identique, mais si l’on copie ce produit, en utilisant un surmoulage des produits du concurrent, c’est déloyal et malhonnete.

Quand une technique n’est pas brevetable, cette technique va être appelée ‘savoir-faire’ il n’y a pas de brevet, par conséquent, le savoir-faire peut très bien être utilisé par une autre entreprise, sauf si il est secret. Mais si le savoir faire est utilisé et appris grâce au débauchage de mes salariés, la manière dont on s’est procuré le savoir faire va être malhonnete, sanctionnable.

Sous-Section3   : Droit communautaire de la concurrence et propriété industrielle   : Il existe a priori une contradiction apparente entre les droits de Pind. Qui sont constitutifs d’un droit exclusif au monopole d’exploitation et d’un caractère territorial (la protection se limite aux limites du territoire) ce qui veut dire que l’exclusivité permet d’interdire selon le gré du détenteur, de même que l’importation peut être limitée par le détenteur.

Ceci paraît s’opposer a la libre circulation du droit communautaire. Opposition frontale et manifeste.Il y a aussi une contradiction entre le monopole la libre concurrence.

Opposition manifeste mais pas forcément irréductible. L’UE a aussi intérêt a encourager les inventions, au commerce et progres technique et création au sein du territoire européen.L’harmonisation n’étant que partielle, on laisse subsister les marques, COVégétal et dessins et modèles nationaux.Par conséquent on a besoin, même s’il y a beaucoup de textes en la matière communautaire, de trouver des règles de conciliation.

A. Les principes de conciliation   : Pour préserver les droits de ppté int. et empêcher les effets néfastes sur le marché européen, la CJCE et autorités communautaires ont élaboré des pcipes de conciliation.

Art 30. Du T.CE : Texte qui dit que les dispositions du traité en matière de libre circulation et libre concurrence ne font pas obstacle a certaines restrictions a ces principes justifiés par des raisons tirées de la propriété industrielle et commerciale et droit d’auteurs.Les principes de libre circ et conc ne font pas obstacle a des restrictions, issues de la protection de la ppté int.Il y aura des restrictions a la libre circ et conc.

L’art 30 écarte ces restrictions quand elles apparaissent comme un moyen de restriction du commerce en général et de discrimination.

Les autorités ont du relever ce qui, dans la Pind, relève du juge national et ce qui relève du droit communautaire.Idée : Distinction existence et exercice du droit de propriété intellectuelle.Son existence (détermination des objets couverts) relève de la loi nationale, tandis que l’exercice de ses droits peut être restreint par le droit communautaire et ses grands principes.

Cela étant, pour y arriver, la CJCE a mis en lumiere le concept d’ « objet spécifique » ou substance de droits, complétée par une autre notion celle de « fonction essentielle ».Objet spécifique :Pour la CJCE, les restrictions de l’article 30 en faveur de la Pint. ne vont jouer que si elles sont justifiées par la sauvegarde de ses droits.Cela sert a trouver parmi les prérogatives, celles qui peuvent jusitifier des exceptions a la libre circ et conc. Fonction essentielle : Elle sert a interpréter les directives en Pind. C’est la fonction essentielle des droits. On se refere a la finalité de ses droits. Qu’est ce qui justifie l’existence de ces droits ? Ex : En matière de brevet, la CJCE considere que la fonction essentielle est la récompense de l’auteur de l’invention. Lorsque la récompense est assurée, le droit cesse.La fonction essentielle de la marque est de garantir au client final (consommateur) l’identité d’origine du produit qui porte la marque. C’est a dire, que l’on peut attribuer la responsabilité du produit au propriétaire de la marque.Pour le droit d’auteur, la fonction essentielle est de préserver les droits moral et patrimonial de l’auteur dans son œuvre et assurer la récompense de son auteur.

B. Libre circulation et propriété industrielle   : Les problèmes sont nés avec les importations parallèles accompagnant le marché commun.L’objet spécifique a été défini a l’occasion de réponses a ce type de problèmes. Il concerne pour tous les droits de ppté int. le droit d’interdire au tiers la fabrication du produit incorporant l’invention, l’œuvre, le dessin etc… Le droit d’empêcher la contrefaçon.L’objet spécifique comporte également le droit d’autoriser ou interdire la première mise en circulation des produits couverts par le droit, sur le territoire de l’Etat ou de la communauté (EEE) Au dela, si le titulaire du droit a autorisé cette première mise sur le marché, l’objet spécifique a été respecté et le titulaire du droit ne peut plus controler la circulation des produits en question.

Une fois que le respect de l’objet spécifique a été assuré, on considere que le droit s’épuise, c’est a dire que l’auteur ne peut plus controler la première mise en circulation (mais son droit reste valable sur d’autres marchandises pas encore distribuées)

Il y a des conditions pour que le droit s’épuise : - Consentement du titulaire du droit a la première mise en circulation. Il y a des cas ou la législation d’un Etat retire le droit

d’exclusivité et ne laisse qu’un droit rémunération (notamment pour les disques, une fois édité, on le produit sans plus d’autorisation) Mais si pas de telle législation, il faut l’autorisation du titulaire.

- Cette première mise en circulation doit avoir été faite sur l’ensemble du territoire européen. Si la mise en circulation a été faite, en dehors de la communauté en plus de la communauté, l’auteur peut continuer a s’opposer la mise en circulation sur le territoire européen. Le système européen n’admet pas l’ « épuisement universel » qui consiste a autoriser partout des lors qu’autorisé dans un pays étranger au moins.

La fonction essentielle tend a écarter, restreindre, l’effet d’épuisement.

La fonction essentielle du droit des marques consiste a garantir au client la provenance. Imaginons que l’auteur a consenti a la distribution en Allemagne, l’importateur est alors libre d’utiliser la marque.Mettons que l’importateur réemballe les produits de la meme marque, et importe ses produits en les endommageant. La fonction essentielle

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de la marque est faussée, l’entreprise peut alors s’opposer a l’importation du produit reconditionné.(idem pour un parfum dont l’emballage a été modifié et remplacé par un emballage « brouillon » , fonction essentielle faussée, l’entreprise peut s’opposer a l’importation)

Cafés Haag belges et allemands. Même marque, pas la même entreprise. Fonction essentielle faussée (même marque, 2 entreprises) La fonction essentielle conduit a empêcher l’importation d’un café Haag dans l’autre pays.

NB : La CJCE se sert aussi de le afonction essentielle pour interpréter les directives etc…

C. Libre concurrence et propriété industrielle Le caractère de monopole de droit de ppté ind. (caractère exclusif du droit) et le fait que l’on conclue des licences exclusives fait que l’on peut se heurter au principe de concurrence aussi bien du coté de l’art 81 (prohibition des ententes en concurrence) que sur l’art 82 (abus de position dominante)

A l’heure actuelle, les questions de libre circulation sont réglées par la jpdce de CJCE, de manière stable. (« pas d’épuisement international du droit »)

Il y a de beaucoup de jpdce notamment concernant la liberté de la concurrence, jpdce de plus en plus défavorable au droit de ppté int.

1. Prohibition des ententes restrictives de concurrence (art81 T.CE)Cet article prohibe les accords, qui sont suscpetibles d’affecter le commerce entre EM et qui ont pour objet de fauser le jeu de la concurrence dans le marché commun.Or, il y a dans les accords de licence d’exploitation, dans les accords de cession de droits, etc… des clauses dans lesquelles le donneur de licence impose les prix etc… et c’est anti-concurrentiel.Des clauses par lesquelles le donneur de licence subordonne l’accord a des conditions qui n’ont rien a voir avec le produit proposé etc… anti-concurrentiel (licence de différents produits groupés etc…)Des clauses destinées a empêcher les importations paralleles, anticoncurrentiel.

Dans l’article 81, on autorise par exception des accords restrictifs jusitifés par le progres technique, progres du commerce et laisse une part du profit au consommateur.

Ex : Accord a priori restrictif qui ne s’expliquerai par le fait que sinon, aucun preneur ne se risquerait a des investissements coûteux etc… donc conditions restrictives pour le bien du commerce et du progres.Arrêt « Semence de Maïs » 1982 : COV : CJCE :La CJCE a fait une distinction fondamentale entre les licences exclusives ouvertes, admissibles au regard de l’art 81, et licences exclusives fermées « anticoncurrentielles » Il y a pourtant exclusivité dans les 2 cas. La licence est ouverte ne vise que les rapports entre les parties (donneur et preneur de licence)Le donneur s’engage a ne pas concurrencer son licencié et s’engage a ne vendre d’autres licences a des concurrents. Mais cela n’empechera pas qu’on importe les produits d’un autre territoire.

Est incompatible avec art81 la licence fermée, celle qui comporte une protection territoriale absolue. Les 2 parties se sont entendues pour éliminer completement la concurrence : empêcher les importations paralleles, empêcher que les clients sur les autres territoires soient fournis et…

Cela étant, par la suite, les autorités communautaires ont essayé de regler les problèmes que posent les accords de transfert de technologie, de savoir faire, par une autre méthode qui est celle du règlement communauaire.

Il y a, depuis une 20aine d’années, des reglements concernant les accords de licence de brevet et de savoir faire. Ces reglements constituaient des reglements d’exemption par catégorie, c’est a dire que si on les resepctait, on était tranquille du coté de la concurrence.

(Règlement du 27 avril 2004 : Règlement completement différent (méthode ET contenu) Il concerne uniquement des accord bipartites, de licence (pas de cession) et règlement compliqué, car règlement d’exmption par catégorie etc…)

2. Prohibition des abus de position dominante : Art 82 :C’est la question la plus discutée. Les droits de pind sont ici les plus menacés par le droit communautaire.Le fait d’obtenir un droit exclusif doit il être en soi, considéré comme un abus de position dominante ? Bien sûr non. Sinon il n’existerait plus de Pind.

Le seul fait de bénéficier d’un droit exclusif n’implique nullement une position dominante. Il faut rechercher le marché pertinent. Il faut voir si, sur ce marché, il existe ou non des produits substituables qui peuvent remplir les mêmes besoins.

TPI : Microsoft Septembre 2007 : Microsoft a une position dominante écrasante sur les PC, mais il n’est pas en monopole absolu. (se base sur Maguill mais va beaucoup plus loin)

Lorsque le titulaire du droit de ppté intellectuelle refuse a un tiers une licence que le tiers lui demande, le refus d’accorder la licence peut il être considéré comme un exercice abusif de la position dominante ?

La CJCE avait considéré dans arrêt VOLVO de 1988, que le fait de refuser la licence ne constitue pas en soi un abus de la position dominante. C’est au contraire la substance même de son droit.

«   sauf circonstances exceptionnelles   »

En 1995, la CJCE et le TPI ont introduit une sévere breche dans la Pind.Arrêt Magill 6avril95 : RTDE p 8835 revue 95 ou RTDC p 601, Mr Francon. : « L’exercice du droit exclusif, refus d’accorder une licence sur le copyright, pouvait être abusif lorsque- l’objet du droit en question est indispensable pour celui qui demande la licence, et qu’il n’y a pas d’alternative, - qu’il existe un risque d’élimination de la concurrence sur un marché voisin (ou dérivé) ou le titulaire du droit essaie de se reserver de facto ce marché,

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- que ce refus de licence empêche l’apparition d’un produit nouveau, - et que ce refus n’est pas justifié »

Ici, la législation irlandaise instituait un copyright sur sa grille de programme.Elle avait une exclusivité sur l’annonce des programmes. Elle autorisait la publication de la grille dans les quotidiens mais pas dans des magazines spécialisés.Il y avait donc un produit nouveau empeché d’apparaître faute de licence.

CJCE : L’exercice était donc abusif car il empechait l’avenement d’un produit nouveau sur un marché dérivé.

Cet exemple est faussé, car aucune législation actuelle n’autoriserait aujourd’hui de droits de ppté ind. sur de tels objets.

ouRTDE 2004 p. 691 ou RTDC 2004 p.491

D. Application du principe de non-discrimination   : Article 12 du T.CE : Principe : « Interdiction d’opérer des discriminations a raison de la nationalité entre les ressortissants ou les entreprises communautaires »

(1993 : Phil Collins : Législation allemande : Discrimination entre les artistes interpretes allemands et étrangers.) 3 arrets : en droit d’auteurs :

TITRE I   : LES BREVETS D’INVENTION IntroductionIl faut situer historiquement le droit actuel des brevets.Un brevet sur la roue n’aurait certainement pas été avantageux (la voiture ne s’est pas inventée en 20 ans)

7e/6e av. JC : Premier brevet dans l’ancienne cité grecque de Sivaris : C’est un droit qui protégeait les cuisiniers qui arrivaient a créer un met original, personne n’aurait le droit de le reproduire pendant un an, exception faite de l’auteur pour qu’il en tire profit, et ceci pour inciter les autres cuisiniers a inventer des mets nouveaux.Tous les éléments du brevet d’aujourd’hui sont réunis !

Par la suite, blanc : l’idée de droit sur la propriété n’était pas très répandue.Les corporations et fin du moyen age n’ont pas vraiment incité a l’innovation.

L’exemple de Venise du 15e siecle, société commercante et ouverte, apporte le premier système de brevets. Avec des conditions et règles modernes.

En France, a partir du 16e siecle, un système sous Colbert notamment, fonctionne a travers les privileges et lettres patentes qui récompensent les industriels. Les corporations ont freiné ce mouvement.Mais ce n’est pas un droit de propriété obtenue automatiquement, c’est un privilege qui va être exclusivement donné par le Monarque.

Ex : Privilège que Mme de Maintnon, maitresse du roi, avait obtenu sur l’invention des fours et cheminées, alors qu’elle n’exploitait pas l’invention et qu’elle ne l’avait même pas inventée.C’est une faveur aléatoire conditionnée par le juge.

Par conséquent, le système de brevet ne peut naitre que si certaines conditions sont réunies : - Révolution industrielle- Mentalité prete a accepter de tels droits.

Philosophie individualiste et libérale des Lumieres. Début de la Révolution industrielle en France. Idée de droit naturel. Propriété intellectuelle n’est plus une faveur du Roi, c’est un droit naturel appartenant a celui qui a inventé.

Des 1791, le législateur va consacrer les droits des brevets comme un droit de propriété. Il précise que ces propriétés sont les plus dignes de respect chez l’individu, car elles ne doivent rien a l’héritage, la spéculation etc…

Autre idée : Contrat social : Brevet = Contrat social passé entre l’inventeur et la société. En contrepartie des droits que lui accorde la société, l’inventeur accepte de partager ses idées avec elles.

En contrepartie, le breveté a l’obligation d’exploiter, de divulguer l’invention completement, et limitation temporaire (au dela duquel elle retombe dans le public) de la protection du brevet.

Les lois ont évolué, même si elles ont eu une grande longévité.Les brevets sont très simples, on ne fait que décrire l’invention, on ne vérifie pas sur le moment que l’objet est bien brevetable. On ne vérifie que lors des proces. Cette législation de 1791 a duré 120 ans.

Aujourd’hui et depuis 1978, on a un système plus développé, notamment grâce a des conventions internationales. Il y a a coté du système national, il y a un système de brevets européen. Fondé sur la Convention de Munich : Convention sur les Brevets Européens. (Convention internationale et pas communautaire)Il s’agit d’un office européen des brevets, qui ne font pas nécessairement partie de l’UE. Depot unique = brevet européen qui sera valable dans tous les pays signataires. Une fois délivré, ce brevet est valable dans chaque pays signataire, masi soumis dans chaque pays a la loi du pays.

Pour une même question, il peut y avoir 2 interprétations possibles : Celle de l’office et celle de la juridiction nationale.Le droit francais s’est aligné sur ce régime en 1978.

Par la suite, Codification en 1992 : Code de la Propriété Intellectuelle (Livre § pour les brevets)

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Il faut signaler 2 directives importantes : - Directive sur les inventions biotechnologiques de 1998, transposée en 2004- Transposition en 2007 d’une directive de 2004, défense de droits de propriété intellectuelle.

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Sous titre 1   : L’accès a la protection Criteres et procédure de brevetabilité.La procédure constitue un droit très formaliste, très technique.

CHAPITRE 1 : LES CRITÈRES DE BREVETABILITÉIl est logique que l’on réclame un certain nombre de conditions de fond. L’idée est que le produit doit apporter qqch a l’état de la technique. Que l’état de la technique ne soit plus le même après l’invention.

- Il faut une invention,- qui soit nouvelle- témoigner d’une activité inventive,- qui puisse être appliquée au niveau industriel.

Il s’agit d’une série de conditions permettant de « tamiser » pour ne garder que les pépites d’or.

Section 1   : Une contribution a la technique dans un domaine non exclu a la brevetabilité   : Sous-Section 1   : Le caractère industriel   : 2 conditions sous l’empire de la loi de 1845 : Invention et industrielle.Ceci permet de rapprocher des conditions :

A. L’invention :Doctrine : l’invention est elle une condition de brevetabilité ou s’agit-il de l’objet même du brevet ? La doctrine considere qu’il faut une invention.

1. définition positive : La législation européenne exige que le brevet porte sur une invention. On considere donc que l’invention est une condition de brevetabilité, et sa définition est difficile a établir.Sens plurivoques. Latin : In-venire : Tomber sur qqch.En droit des brevets, compte tenu de l’intérêt social qui s’y attache et de l restriction a la libre concurrence on rétrécit la définition.C’est la solution technique, a un probleme technique, par des moyens techniques, susceptibles d’être reproduits.

Ceci permet d’écarter toute création de forme, artistique, théorie scientifique ou méthématique etc… car il ne s’agit pas de technique dans le sens mtériel du terme. On écarte donc l’abstraction.

Le droit des brevets fait référence a « l’état de la technique » c’ad l’état des connaissances en matière de la technique. L’invention brevetable n’est pas celle qui enrichit les valeurs économiques, mais c’est celle qui modifie l’état de la technique.

L’invention a donc un caractère concret, utilitaire, utilisable, dans le sens matérialiste du terme.Mais si l’on exige que l’invention modifie l’état de la technique, on n’exige pas que cette invention présente une qualité particulière, qu’elle ait de la valeur sur le plan économique, qu’elle produise un résultat parfait etc… la valeur de l’invention n’a aucune importance.Il suffit qu’elle soit nouvelle, technique. Le mérite de l’inventeur est indifférent.

La seule limite est qu’il faut que l’invention produise un résultat, qu’il apporte une réponse technique au probleme posé.

2. définition négative (CPI) :L611-10 al2 CPI :« Ne constituent pas des inventions : les découvertes les théories scientifiques et les méthodes mathémtiques, les créations esthétiques, les plans principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles en matière de jeu dans le domaine d’activité économique ainsi que les programmes d’ordinateurs et enfin, les présentations d’informations. » 

Dernier alinéa pose une règle importante selon laquelle ce n’est que lorsque l’on demande un brevet sur un des objets pris dans la liste que le brevet va être refusé. Mais si l’objet est un élément d’une invention brevetable, alors on peut obtenir le brevet même si l’objet n’est pas en lui même une invention. Ex : Si l’on demande un brevet sur un logiciel, on dira que ce n’est pas brevetable, mais si un procédé industriel brevetable utilise un logiciel, on ne vas pas refuser a l’ensemble du procédé le brevet sous pretexte qu’il y a un logiciel, on va autoriser le brevet mais pas spécifiquement pour le fragment que le logiciel constitueAlinéa 3 : Si la demande de brevet concerne l’un de ses éléments en tant que tel, c’est exclu, sinon pour le tout, c’est brevetable.

a. Les découvertes, les théories mathématiques et scientifiques :La différence entre le procédé technique et la théorie fondamentale sont deux domaines différents bien que le technique s’insipre souvent du fondamental. La science pure échappe completement au domaine des brevets et a toute forme d’appropriation en général. Il n’y a pas de brevets sur les théories etc. Les découvertes et théories doivent appartenir a tous ou a personne afin que chacun puisse faire ses propres recherches, enseigner, utiliser et appliquer pour un procédé qui sera lui, revetable peut être.

Le savant a droit a la reconaissance, mais l’appropriation serait a la fois irréaliste et dangereuse. Puisque la recherche serait bloquée par des autorisations. L’intérêt général justifie que la science pure reste en dehors de toute appropriation. Il n’en va pas de même pour ce qui concerne ses applications techniques issues de la théorie ou de la découverte.Le brevet est cette fois tout a fait envisageable.

N’est pas brevetable une loi naturelle, un phénomene naturel, théorie de la supra conductivité etc. Les théories scientifiques, et les idées lorsqu’on a pas indiquer de moyens de les réaliser (Il a été jugé que le brevet était nul car il était destiné a améliorer l’acoustique des salles de spectacle avec des panneaux d’amiante, sauf qu’aucun moyen de réalisation n’était précisé.)De même pour un produit naturel ou un être qui existe déjà dans la nature, c’est une découverte, ce n’est pas brevetable.Mais si, par ex, on découvre une levure pour améliorer un médicament etc.. alors cette application est brevetable.Ex : La cellulose étant une substance existant a l’état de nature, la découvrir et la décrire cela relève de la science pure. Mais si un inventeur utilise la cellulose pour étanchéifier les cloisons des bateaux, alors il y a une application dans l’industrie, c’est brevetable.Idem pour le traitement de l’insuline, et son utilisation pour les médicaments, alors c’est l’intervention humaine est brevetablePour la connaissance de la structure du corps humain, tout cela relève de la science, donc non brevetable, mais si on trouve une application a

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une fonction d’un élément du corps humain, alors on va pouvoir obtenir un brevet sur l’élément du corps humain pris dans cette application.

Considérons la séquence de gene, si on ne sait pas a quoi va servir cette séquence, ni quelle protéine elle va produire, mais une fois que l’on a trouvé la fonction biologique, que l’on a trouvé son application particulière dans le corps et que l’on créé a partir de la une méthode d’analyse, de diagnostique, ou que l’on crée un médicament alors c’est brevetable. Ce n’est que quand on a trouvé une application industrielle a la fonction alors c’est brevetable.

De même, la théorie, la méthode de calcul, etc. n’est pas brevetable, car cela présente un caractère abstrait, et le brevet ne vient pas protéger l’abstrait mais l’invention concrete.

La récompense du savant est alors simplement la reconnaissance de la paternité de l’invention, les médailles etc. Mais le savant peut toujours attaquer ceux qui pilleraient ces travaux et en revendiqueraient la paternité, en utilisant la responsabilité civile. Le préjudice moral est évident.Affaire dans laquelle l’auteur d’un ouvrage sur l’histoire de la radio avait été condamné pour avoir délibéremment passé sous silence le nom de Branly (qui est l’inventeur de la TSF) et l’on a considéré que ce slience était fautif.

b. Plans principes et méthodes dans l’exercice d’activité intellectuelle en matière de jeu dans le domaine des activités économiques et les logiciels : (L611-10 al2 b.)

Les plans principes et méthodes sont exclus de la brevetabilité parce que comme leur nom l’indique on un caractère abstrait, il leur manque la caractéristique de l’invention, fondamentalement technique.Il ne faut pas confondre la méthode avec le procédé. La méthode intellectuelle est abstraite, et conduit a un résultat abstrait.La liberté du commerce impose que l’on ne puisse pas protéger « la méthode » car cela generait les concurrents qui voudraient utiliser la même méthode de réflexion. Donc le législateur a exclu les métohdes comptables, financieres, de gestion, en somme les méthodes économiques ou autre règles de jeu de société (non protégeables non plus par le droit d’auteur) les méthodes de gestion du temps ou du personnel, pédagogiques, de solfege par exemple, d’enseignement en général… tout ceci ne peut pas être protégé ni par le brevet ni par le droit d’auteur, alors même que ces méthdes peuvent avoir une véritable valeur intellectuelle et peut donner des bons résultats économiques.

Sur ce point, les droits européens se séparent du droit des brevets américains ou japonais, puisque dans ces pays, on peut obtenir des brevets sur des méthodes commerciales. L’europe doit elle s’aligner ?C’est un point qui sépare les 2 systèmes de manière profonde puisqu’il faudrait renoncer au caractère technique dans la définition de l’invention et a l’industrie. Cela changerait tout le système.

A coté des méthodes purement intellectuelles, le texte exclut aussi les logiciels et programmes, car l’on considère que le logiciel est assez proche d’une méthode intellectuelle abstraite fonctionnant sur des algorithmes abstraits semblables a celui d’une reflexion humaine.On pouvait imaginer de créer un droit sui generis pour les logiciels, ou on pouvait choisir de protéger le logiciel avec un brevet, ou on pouvait aussi décider de recourir au droit d’auteur, car celui ci protege des créations qui ont la particularité d’être des créations de forme exprimées dans un langage particulier. L’instauration d’un droit sui generis présentait des inconvénients pour l’industrie, car pour obtenir que le législateur institue un nouveau droit, il faut du temps et une protection internationale. Donc il aurait tout bonnement fallu que tous les Etats du monde adoptent un même droit sui generis.Reste alors le droit d’auteur ou le droit des brevets. Le droit ds brevets a été écarté car l’on a considéré qu’il n’était pas adapté au cas des programmes d’ordinateurs, pour des raisons d’ordre juridique, et les critères de protection du brevet auraient empeché la protection des logiciels, et des améliorations de logiciels existants, peu innovants mais nécessaires, n’auraient pas été brevetables.Le code source est rigoureusement tenu caché car il permet de contrefaire le logiciel, et, si l’on demande un brevet, qu’il est accepté, on est obligé de dévoiler toute l’invention ! Inclus le code source ! Ce n’était pas la meilleure idée. On a donc fermé la voie du brevet en 1973. On a exclu les programmes d’ordinateurs de la brevetabilité.

La protection des logiciels est donc protégée par le droit d’auteurs. Le logiciel est un langage créatif. La différence entre le langage utilisé pour un logiciel et le langage utilisé dans une œuvre artistique est que dans l’un, on s’adresse a l’intelligence de l’homme, dans l’autre a l’intelligence de l’ordinateur.

Mais cette protection est assez avantageuse, du fait de la convention internationale existante, du fait que l’œuvre est protégée des sa création etc.Ce sont les Etats-Unis qui ont ouvert la voie dans la loi, et le juge français a déclaré que le logiciel est une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, a condition qu’elle soit originale.

Cette exclusion du champ des brevets doit être nuancée :- Possibilité d’obtenir un brevet non pas sur le logiciel mais sur un procédé qui utilise ce logiciel.

Arrêt SCHLUMBERGER (société de service para pétrolier) et demande de brevet pour un procédé consistant a mesurer les caractéristiques physiques d’un terrain afin de déterminer si ce terrain contient ou non du pétrole, de quelle nature etc.(prélèvement d’échantillons grâce a un carrotage et on voit si ca vaut le coup de creuser) Un ordinateur intervenait pour analyser les nappes pétroliferes éventuellement présentes. L610-al3 : « ce que je veux protéger, ce n’est pas le logiciel mais le procédé utilisant ce logiciel » CA PARIS : « Oui on peut breveter le procédé technique, le seul prétexte de l’utilisation de l’ordinateur ne doit pas empêcher la brevetabilité de l’ensemble du procédé »La Cour d’Appel d’Ottawa a rendu sur les mêmes faits , la décision rigoureusement inverse.

- L’office européen des brevets (équivalent de l’INPI français) applique la CBE (convention de Munich sur les brevets européens) et admet couramment des brevet qui portent sur des logiciels mais qui sont présentés sur une astuce de rédaction du brevet de manière a avoir l’air e ne pas porter directement sur le logiciel. L’OEB a admis des demandes portant sur un ordinateur, alors que l’ordinateur est parfaitement banal, et que la seule chose qui change est le logiciel.

- Il y a eu 2 years ago une tentative des autorités communautaires une directive admettant la brevetabilité de certains inventions touchant a l’informatique et notamment sur le traitement de texte. Cette tentative, pourant soutenue par beaucoup d’Etats Européens mais le projet a échoué devant le Parlement Européen en 2005. Il est actuellement en suspens.

Cela poserait le problème de savoir si tel programme rentrerait dans le champ des brevets ou dans le champ du droit d’auteurs.

c. Les présentations d’informations :11

L’article L611-10 exclut aussi les présentations d’informations, formule qui est peu parlante, mais il s’agit de viser des demandes qui porterait sur des objets caractérisés uniquement par l’information qu’ils contiennent, ou par une méthode de présentation.Par exemple, un calendrier qui serait destiné a une profession particuliuere (mode) et qui serait caractérisé uniquement par les évenements et dates intéressant cette profession (salons, défilés etc…) ou un calendrier sur l’ovulation et la maximisation des chances d’avoir un enfant etc.. non brevetable.

On peut tout a fait breveter un calendrier electronique, qui se caractérise par un dispositif technique inventé, mais pas simplement une méthode d’information sans invention.

d. Les créations esthétiques :L’exclusion de la brevetabilité s’explique par 2 raisons. En effet, d’abord, le droit d’auteurs protège déjà des créations esthétiques. Il ne faut pas offrir 2 protections pour un même objet.Deuxièmement, il n’y a pas de résultat industriel, pas d’invention technique, ce n’est pas une invention, donc pas de brevets.Ceci paraît évident pour l’art pur, mais qu’en est-il pour les arts appliqués a l’industrie ? (notion de dessins&modèles)Il faut opérer une distinction : La forme que l’on donne a un objet industriel peut être dictée par des impératifs variés. Il peut s’agir d’une finalité purement ornementale (dessin du papier peint, totalement arbitraire, uniquement pour séduire le client, pas de sujétion d’ordre technique ici) mais la forme du produit industriel résulte parfois exclusivement de la fonction industrielle que remplit l’objet (pas de choix de forme, la forme remplit la fonction technique) (pour limer un objet, on utilise des disques abrasifs, cela ne marche pas avec un carré lisse, tout est dicté par des raisons techniques)La plupart du temps, entre ces 2 extrêmes, le designer doit remplir des conditions techniques mais il a aussi une marge arbitraire (il faut que l’aile de la voiture soit de tel coefficient aérodynamique, mais liberté de forme) il y a donc un mélange des 2.

L’article L611-10 al3 ne prohibe la brevetabilité que si la demande ne concerne que la création esthétique en tant que telle. Si il y a invention esthétique et technique, le brevet peut porter sur les 2 dans l’aspect innovation. Mais encore faut il pouvoir distinguer les 2.Comment faire la part entre le brevet et le dessin&modèles.L511-8 : « On ne peut pas protéger par le droit des dessins et modèles (ni par le droit d’auteurs) l’apparence d’un produit dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit »C’est donc le droit des brevets qui a vocation a s’appliquer.

Exclusivement est l’adverbe important. Si il y a eu une part d’arbitraire, indépendante des sujétions techniques, alors le droit d’auteur (dessin et modèles) peut s’appliquer.

Quel est le critère pour déterminer si la forme est imposée par la fonction ?Les auteurs de la directive communautaire pronent une méthode d’appréciation, qui est le critère de la multiplicité des formes vieux critère condamné par la jpdce française mais remis a jour par la directive.Ce critère est assez libéral :Soit on démontre qu’il n’y a qu’une seule forme permettant d’aboutir a un résultat technique voulu. Dans ce cas, elle est exclusivement fonctionnelle, et le brevet peut la protéger.Si on démontre en revanche qu’une autre forme peut permettre le même résultat, alors le critère de la multiplicité dit que la forme n’est pas exclusivement fonctionnelle et le droit d’auteurs s’applique.

Raisonnement difficilement critiquable. Mais, ce n’est pas parce qu’il y a d’autres formes qu’elles ne sont pas toutes exclusivement fonctionnelles.

Si l’on revient au droit des brevets, l’exclusion des créations esthétiques, sa portée doit être mesurée d’une autre manière, c’est a dire qu’une invention reste brevetable même si elle est destinée a produire des créations esthétiques ou a améliorer l’esthétique. Ce sera la machine destinée a produire des papiers peints, ou de la nouvelle peinture, ou de la cosmétique (destinée a améliorer l’esthétique des sujets) il y a bien un invention, c’est brevetable.

B. L’application industrielle :Pour obtenir un brevet il faut remplir 4 conditions : Invention, nouvelle et inventive, et susceptible d’une application industrielle.L611-10 et L611-16 ou il est précisé par la loi que certaines inventions sont insusceptibles d’application industrielle :L611-15 : Une invention est considérée comme applicable si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

1. Notion d’application industrielle :Application & Industrielle : L’adjectif épithète industriel désigne le caractère technique et exploitable de l’invention. Il faut qu’elle soit susceptible d’une utilisation industrielle, et le terme d’industrie est pris dans un sens très large.L’industrie c’est plus précisément toute forme d’exploitation d’une technique.Cet adjectif n’est pas très restrictif. Mais le mot application désigne qu’il faut que l’invention ne soit pas abstraite, et tout ce qui est esthétique. Il faut requérir donc que l’on puisse utiliser l’invention dans l’industrie.On n’exige pas que le résultat industriel soit de premier ordre et représente un progrès, ni même qu’il soit parfait d’un point de vue technique. Même si l’invention ne présente pas véritablement d’intérêt, qui serait beaucoup trop chere par exemple, ou qu’ils ne lui attribuent pas une valeur commerciale évidente, même si elle procure un résultat imparfait ou même si elle ne constitue pas un progrès mais une regression, il y a quand même applicabilité industrielle elle est utilisable, et pourrait etre utilisée. Le mérite et la qualité n’entrent pas en ligne de compte.La limite est l’hypothèse ou l’invention est totalement inapplicable. Si l’invention ne fonctionne pas du tout, alors il y a nullité ou rejet du brevet.

Il suffit que l’objet puisse être fabriqué ou utilisé dans toute industrie.Fabriqué : Cela renvoie a la notion de produit fabriquable. Parfois l’application est moins évidente, ex du produit chimique.Utilisé : Invention de procédé ou de moyens, il faut que le procédé technique puisse être mis en œuvre dans l’industrie.La encore, on a un procédé aboutissant a imperméabiliser les vêtements par ex, cela peut être utilisé.

2. Les exclusions légales fondées sur un défaut d’application industrielle :La loi a exclu de la brevetabilité au motif d’un défaut d’application présumé irréfragablement un certain nombre de méthodes sans que ce soit toujours justifié d’ailleurs.Le législateur refuse la brevetabilité en se fondant sur l’impossibilité d’application, alors que cela pourrait être applicable.

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Il s’agit de traitements chirurgicaux ou thérapeutiques ainsi que les méthodes de diagnostiques. L611-16.On aurait pu penser que l’exclusion aurait été fondée sur l’aspect intellectuel ou sur une raison d’intérêt général. L’idée est en effet que les praticiens de santé puissent appliquer n’importe quelle méthode.Elles ne débouchent par ailleurs pas sur un caractère industriel ou de produit.

Ce qui est exclu est donc une série de méthode tourant autour de la santé humaine et animale. (prévention, soins des maladies et accidents…) Des difficultés se présentent néanmoins.Elles se situent a la limite du domaine médical : Hygiene, Contraception, Cosmétique etc…Il y aurait des chevauchements, et en bonne logique, (mais ce n’est pas le point de vue de l’OEB) chaque fois qu’un médecin peut utiliser une méthode, on pourrait penser qu’il faut exclure du champ des brevets.L’OEB n’a pas par exemple exclu la méthoe contraceptive.

Cette prohibition comporte en outre des limites.L611-16, après avoir posé cette prohibition, l’article apporte une exception « ne s’applique pas aux produits substances ou composition pour la mise en œuvre de l’une de ces méthodes » Se cache sous cette formule la brevetabilité des médicaments.Cette précision est importante, car pendant longtemps, les médicaments étaient non brevetables, pour l’intérêt de la santé publique.Ce n’est qu’en 1960 qu’on a pu obtenir des brevets sur les médicaments. C’était une façon de voir très archaïque, car l’intérêt est évidemment le progrès et le brevet permet d’encourager les brevets.

Comme toute exception, elle doit être interprétée de manière stricte.Donc toute une série de méthode qui permet d’agir sur le corps humain ou animal et qui vont échapper a la prohibition.Ex : Améliorer le rendement en viande ou en laine, ou en lait etc… En fait, on distingue l’effet thérapeutique et non thérapeutique qui rend la méthode brevetable.Mais très souvent, les 2 vont de pair. Et il est difficile de les distinguer.Ex : Administration a un animal un produit anorexigène, afin d’améliorer son esthétique. Cela peut être dicté par différentes considérations. Il peut s’agir d’améliorer l’esthétique, ou d’empêcher l’obésité : Donc 2 effets, thérapeutiques et esthétiques.

Si les 2 effets peuvent être dissociés (brevet sur la méthode a effet esthétique) pas de problèmes. Mais dans bien de cas, les 2 effets sont liés. (Traitement cosmétique pour faire des dents blanches, mais si traitement aussi destiné a empêcher la plaque dentaire ou les caries/ Traitement cosmétique en l’administration d’une crème solaire pour favoriser le bronzage, brevetable, sauf que ce traitement résulte d’un produit anti-inflammatoire donc thérapeutique)La brevetabilité est exclue chaque fois que les 2 effets sont liés, thérapeutiques et esthétiques.Cour de Cassation demande aux juges de rechercher si pas d’effets thérapeutiques sous jacents.

Sous section 2   : Le domaine non exclu de la brevetabilité   : Il faut donc que l’objet se situe dans un domaine que la loi n’a pas exclu de la brevetabilité. Il va s’agir de l’exclusion par la loi d’inventions du domaine pour la brevetabilité.L611-17 -18 et -19. CPI : Susceptible d’application industrielle, mais pour intérêt général non brevetable.Inventions contraire aux Bonnes Mœurs et ordre public, brevetabilité du vivant, exclusion des variétés végétales (COV)

A. Conformité a l’ordre public, aux bonnes mœurs, et a la dignité de la personne humaine :L611-17 exclut de la brevetabilité les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire a l’OP, BM ou a la dignité de la personne humaine. Il ajoute que cette contrariété ne peut pas résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par la loi ou le règlement.

Cette précision signifie que ce n’est parce qu’un texte interdit que automatiquement l’invention est contraire et donc non brevetable, on peut très bien obtenir un brevet sur une invention dont l’exploitation est interdite par un texte. Ce qui importe c’est l’exploitation.

Pour pouvoir exploiter un brevet sur un médicament ou un produit phyto sanitaire, il faut une autorisation de mise sur le marché (AMM) qui atteste que le produit n’est pas dangereux pour l’homme ou l’environnement. Si on obtient pas l’AMM on ne peut pas commercialiser le médicament. Mais cela n’empêche pas d’obtenir le brevet, donc le brevet sera valable, mais inexploitable. Si l’on obtient l’AMM plus tard, exploitation possible.

Ex : Pendant longtemps en France, il y avait des monopoles d’Etat pour l’exploitation de certains produits (tabac et alumettes) il se peut qu’il soit impossible d’exploiter une invention qui intéresse la production de tabac, mais on peut tout a fait la breveter.

Le fait que l’exploitation soit restreinte ou interdite, n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la brevetabilité.Jurisprudence du 19e siècle : Refus de brevetabilité pour des inventions qui ont pu paraître choquantes (touchant a la vie sexuelle) Les progrès de la génétique…Directive de 6juillet1998 transposée en 2004 sur les inventions biotechnologiques, on a des précisions et des apports sur la question des bonnes mœurs, ordre public etc.On a prohibition d’un certain nombre d’inventions particulièrement choquantes, dangereuses pour l’avenir de l’humanité.

Ex : Clonage des être humains, procédés de l’identification génétique germinale de l’être humain (modification des gametes) utilisation d’ embryons a des fins industrielles et commerciales, utilisation des animaux (susceptibles de provoquer des souffrances sans commune mesure avec le résultat recherché)L’accord de l’OMC mentionne aussi l’hypothèse ou l’Etat prend en compte les dangers de l’environnement pour refuser des brevets. (argument invoqué en vain devant l’OEB concerant les plantes génétiquement manipulées)

Procédé portant atteinte a la vie humaine (mélange des cellules totipotentes (souches) de l’humain et de l’animal)

B. La biotechnologie : (Directive de 98)C’est tout le domaine biologique qui est ouvert a la science puis a la technique et donc a la brevetabilité. Quel que soit le type ou l’origine de la matière biologique vivante, le brevet est concevable dans une certaine mesure (coprs humain séquences de genes, corps animal etc…)

La matière biologique est une matière qui contient des informations génétiques et donc autoreproductibles dans un système biologique ou par elle même.

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Ce n’est plus seulement le procédé qui est brevetable, (reproduction artificielle, extraction etc) c’est aussi le produit lui même ! Un être vivant tel qu’un animal ou un végétal peut donc être brevetable.On a commencé sur des bactéries brevetées (pour dégrader les nappes de pétrole en cas de pollution) et on a breveté des souris génétiquement manipulées et puis a des animaux supérieurs (moutons etc)

On peut donc obtenir un brevet sur la matière mais aussi sur des procédés.Mais le CPI exclue certains produits biologiques. Les races animales, les variétés végétales et certains procédés.

1. Le corps humain :Ce qui a changé le champ de la brevetabilité, c’est que les techniques biologiques se sont couplées avec les techniques informatiques. Cela a donc accéléré les recherches considérablement.La structure génétique du corps humain, ses éléments et ses produits, sont entrés dans le champ technique et commercial.Marchandisation du vivant ? Désacralisation du corps humain ?

Loi de bioéthique de 1994 : Question du brevet en coprs humain, remplacée en 2004 par une nouvelle loi de bioéthique. On parle du corps humain de ses éléments et de ses produits en général, qui rentrent dans le champ du brevet. Mais pas sans restrictions.

Certains inventions se heurtent a une interdiction de brevetabilité comme on l’a vu plus haut (modification des cellules germinales…) La simple découverte d’un élément du corps humain n’est pas brevetable. Mais on peut breveter des inventions techniques qui utilisent ces éléments dans des procédés.

La directive de 98 admet la brevetabilité d’un élément du corps humain, isolé ou produit par un procédé technique, même si sa structure est identique a celle qui est a son état naturel.Ex de l’insuline : Produit du corps humain, dont l’insuffisance est impliquée dans diverses maladies. L’isolation de l’insuline c’est son extraction. La production de l’insuline artificielle c’est une reproduction a l’identique.Dans les 2 cas, on peut breveter, car le procédé est particulier.On ne peut pas breveter le produit a l’intérieur du corps humain dans son état naturel.L’isolation est elle vraiment distincte de la simple découverte ? Ne va-t-on pas trop loin ?

L611-18 ; Le corps humain aux différents stades de sa construction et de son développement, ainsi que la découverte de l’un de ses éléments, ne peuvent pas constituer des inventions brevetables.Seule une invention qui constitue l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain, peut être protégé par le brevet.

Le texte ajoute que cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la réalisation et dans la mesure nécessaire a l’exploitation de cette application particulière et définie.

Lorsqu’on a une invention de produits, en droit des brevets, le brevet donne un monopole sur ce produit dans tous les domaines ou ce produit s’applique. Donc quand on a brevet sur le produit couvrant la molécule chimique, cela couvre l’application définie, mais aussi toutes celles a laquelle la molécule peut servir. (donc l’inventeur d’une application avec ma molécule chimique doit me demander mon autorisation)Or, dans notre cas du corps humain, l’article L611-18, le brevet ne couvrira que l’application particulière et spécifiquement définie par l’inventeur. Donc on restreint la portée du premier brevet.Exception aux règles générales au droit du brevet.

Les parlementaires voulaient a la basse refuser le brevet pouvant porter sur séquences de genes comme produit, mais simplement comme application, ce qui la laissait ouverte aux autres applications (brevet de produit, brevet d’application)On a donc consacré un brevet de produit limité, presque identique que le brevet d’application.

La question se pose pour les brevets en matière de séquence de gênes actuellement. La protection n’est possible que pour l’action technique particulière d’une fonction de la séquence revendiquée.

Donc : Je découvre une séquence, je ne peux pas la breveter. Je découvre a quoi elle sert (rare) et j’ai l’idée d’élaborer un médicament génique ou un produit diagnostique a partir de ma découverte. Le brevet ne protègera que l’application diagnostique que j’ai découvert.La même séquence de gênes dans la même fonction ou une autre pourra être utilisée dans un produit différent, sans passer par l’autorisation du détenteur du brevet.

Le législateur français, qui était très hostile a la transposition de la directive, on cherché un moyen de contourner le système mis en place par la directive.

2. Les obtentions végétales :C’est un domaine d’innovations important. Jusqu’en 1970 on pouvait obtenir un brevet sur des variétés végétales. Le brevet était mal adapté puisque critères (invention reproductible) non adaptés. On a donc institué une protection spécifique pour les végétaux (comme on a trouvé un brevet « spécifique » pour le corps humain) qui s’appelle le certificat d’obtention végétale qui est spécifique et s’adapte mieux aux plantes.

En matière d’obtention végétale on protège aussi bien la variété créée (logique) que la variété découverte (contraire au droit des brevets)L611-19 exclut les obtentions ou variétés végétales de la brevetabilité lorsqu’elles peuvent résulter d’un COV.

A l’heure actuelle, toutes les variétés végétales sont éligibles au COV (elle ne peuvent donc plus être brevetées) et le COV se définit par l’intégralité de son génome. Si une nouvelle variété se caractérise par l’intégralité de son génome, alors elle n’est éligible qu’au COV.

Pourtant, le brevet sur matière végétale est possible. L611-19 dispose que les inventions qui portent sur des végétaux (différents de variétés végétales) sont brevetables si leur faisabilité technique n’est pas limitée a une variété végétale.Si mon invention s’applique a des végétaux diverses, alors l’invention est brevetable. Ce n’est donc pas la variété végétale que l’on veut breveter mais l’invention.

De même, on exclut de la brevetabilité non plus les variétés végétales mais les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux. C’est quand le rôle de la nature est plus important que le rôle de l’homme. On exclut le brevet quand l’action décisive d’obtention

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est celle de la nature et non celle de l’homme.Directive de 98 : un procédé d’obtention de végétaux est essentiellement biologique s’il consiste intégralement dans des phénomènes naturels.

L’exclusion de la brevetabilité ne s’applique pas aux procédés micro-biologiques et aux produits obtenus par de tels procédés, sur lesquels on peut obtenir un brevet. Les organismes obtenus alors sont brevetables.

III. LES ANIMAUX   : L611-19 du Code de la Ppté Ind. : Pas de brevet pour les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des animaux. Il y a donc 2 catégories : Races animales et procédés essentiellement biologiques d’obtention.

a. Procédés essentiellement biologiques d’obtention d’animaux :Cela ressemble a l’obtention des végétaux, et la règle est la même. Il s’agit d’éliminer la brevetabilité des procédés ou la nature tient une place plus importante que celle de l’homme.Directive de 6juillet1998 précise qu’un procédé d’obtention d’animaux est essentiellement biologique quand il consiste intégralement dans les phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

En revanche, chaque fois qu’il y a manipulation, le procédé n’est plus essentiellement biologique mais technique et donc brevetable.Donc essentiellement est synonyme d’exclusivement.

b. Les races animales :La question est de savoir si l’on peut obtenir un brevet sur un être vivant qui est un animal supérieur (pas microbiologique). L’article exclue les races animales et non les animaux. L’intention du législateur était loin d’être claire il y a 40 ans. Exclusion des brevets sur les animaux ou sur les races ? En zoologie, la race est une subdivision de l’espèce et donc si l’on retient cette définition, l’exclusion du brevet n’a pas de signification. (exclure un brevet sur toute une race ?)Donc on pense que le législateur a voulu exclure les brevets sur tous les animaux. Ces arguments ont été soulevés devant l’OEB dans une affaire importante :« Souris Harvard » Ou « MYC Mouse » ou « Souris Oncogène (MYC) » Il s’agit d’une souris manipulée génétiquement pour qu’elle développe un cancer et pour pouvoir travailler dessus. Le brevet portait sur cette souris.Saisie de cette demande, l’OEB a eu a se prononcer.

La division de l’examen de l’OEB a d’abord considéré qu’une telle invention n’était pas brevetable mais un recours ayant été fait par le déposant, la chambre de recours techniques a considéré que l’exception a la brevetabilité vise certaines catégories d’animaux et pas les animaux en tant que tel. Or la souris n’est pas une race mais un animal, donc brevetable.

La chambre des recours apporte dans els années 90 une restriction, tirée de l’ordre public et des bonnes mœurs : « Il faut prendre en compte la souffrance des animaux et les risques (si les animaux se répandent dans la nature) pour l’environnement et de mettre en balance avec l’intérêt présenté par l’expérience. »Ici, dans l’affaire de la souris Myc Mouse, l’intérêt valait l’expérience. Mais dans d’autres affaires, la balance a penché dans le sens inverse.

Ce raisonnement a inspiré les auteurs de la directive de 1998 :« Les inventions sur les animaux sont brevetables a condition de ne pas être limitées techniquement a une race animale »La race animale est « caractérisée par la totalité de son génome de même que la variété végétale » On retrouve en plus les réserves tirées de l’ordre public et des bonnes mœurs (intérêt, souffrance mise en balance)

En pratique, l’exclusion de la race animale est très rare et ne joue pratiquement jamais.

IV. LES INVENTIONS MICROBIOLOGIQUES   : Ce sont les premières. Le CPI exclue les brevets sur des procédés essentiellement biologiques etc. L’article L611-19 ajoute que ces exclusions ne s’appliquent pas aux produits microbiologiques et des produits que l’on obtient par ces procédés.Ce sera par exemple l’utilisation de levures pour faire fermenter les matières premières et obtenir de la biere.Mais puisqu’on peut breveter les procédés, on peut aussi breveter des micro organismes, qui ne sont que le résultat de ces procédés.

On peut donc breveter des êtres microscopiques. A condition qu’il soit obtenu et non seulement découvert.

SECTION II   : Typologie des inventions brevetables   : 4 conditions de fond pour que les inventions soient brevetables.Les 2 premières conditions sont faciles a remplir et il en reste 2, nouveauté et activité inventive.

Mais avant, il faut présenter une typologie :Dans d’autres systèmes de droits, la typologie aux EUA par exemple a un rôle différent, il faut absolument que l’invention rentre dans une catégorie pour être brevetée.

Dans le CPI, il n’y a pas de typologie. La jpdce et la doctrine considèrent que les inventions rentrent dans l’une des catégories suivantes :- Inventions portant sur un produit- Inventions portant sur un procédé ou un moyen- Invention d’Application (application nouvelle a un moyen que l’on connaît déjà)- Combinaison de moyens (moteur nouveau etc.)- Invention de sélection (invention qui consiste a identifier une nouvelle molécule, ou produit chimique ayant des caractéristiques

inconnues)

Ces catégories servent a rechercher ou se situe l’activité inventive et a savoir quelle est la portée, l’étendue du brevet. Le brevet de moyen par exemple, ne va porter que sur le moyen, pas sur la molécule.Enfin, il y a une distinction a faire entre l’invention et le résultat procuré. Le résultat est un avantage, effet immatériel, abstrait, qui n’est jamais brevetable. Le brevet ne peut pas couvrir ce brevet.

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Le résultat est le but final poursuivi.

Ex : Nouveau procédé de débrayage : Le débrayage est le résultat. Il faut quand même que d’autres inventeurs puissent tendre vers ce résultat, s’ils veulent breveter un autre moyen pour y arriver. Le résultat final ne doit pas être brevetable, seulement la manière d’y arriver. Le brevet de résultat bloquerait la recherche et la concurrence.

Sous section1   : Les inventions de produit et les inventions de moyens   : Ce sont les 2 grands types même si ce ne sont pas les plus fréquents.

A. Invention de produit :Le produit est un corps certain qui se distingue des autres par sa composition ou par sa structure. On le décrit soit par cette composition ou structure. Ou alors on peut le décrire par le moyen qui permet de l’obtenir.Quand le brevet porte sur le produit, le breveté a un monopole d’exploitations sur le produit quel que soit le procédé utilisé, même s’il n’est pas de lui.Ce produit est en principe industriel. Quand il s’agit d’une matière biologique, encore faut-il qu’il soit reproduit. Le produit peut être un objet simple ou complexe.

B. L’invention de procédé ou de moyen (idem) :Le procédé (ou moyen) permet d’obtenir soit un produit, soit d’obtenir un résultat immatériel (ex : procédé pour imperméabiliser les vêtements, résultat immatériel)Si le produit est nouveau, l’inventeur peut obtenir un brevet sur le produit en plus de l’obtenir sur le procédé.

Le moyen a une fonction technique. Cette fonction doit être distinguée du résultat. La fonction du moyen est le rapport entre ce moyen et le résultat.C’est l’effet technique rempli par le moyen ou le procédé pour aboutir au résultat ou a l’obtention du produit.Comment mon procédé d’imperméabilisation agit sur les fibres du tissu pour le rendre imperméable ?Très souvent, l’activité inventive se situe dans la fonction.

Exemple : Canon rayé : Obus a charge creuse. S’il tombe sur la partie pointue il explose. Le problème est que les canons de l’époque propulsent les obus n’importe comment. Comment faire pour que l’obus a charge creuse tombe toujours sur la pointe ?Tel est le résultat recherché. Comment y arriver ? Graver dans le canon des rainures hélicoïdales pour que l’obus, projeté a l’intérieur du canon, se verra imprimé un mouvement pour tomber sur la pointe. Les moyens sont donc les rainures ainsi que les correspondances sur l’obus.Fonction technique : Imprimer le mouvement a l’obus, de rotation, a l’intérieur du canon et qu’il tombe dans le bon sens.Utilisation du moyen dans cette fonction particulière = activité inventive.

Sous section 2   : Les combinaisons de moyens   : C’est la majorité des inventions. On va combiner un ensemble de moyens afin qu’ils contribuent a un même résultat. Exemple du moteur : combinaison en vue d’un même résultat : mouvement de la voiture.Quand chaque moyen est nouveau, l’ensemble est brevetable bien sur.

Mais, un brevet est aussi obtenu en combinant des moyens qui ne sont pas nouveaux. Enjeu important car beaucoup d’inventions sont construites comme tel. On admet la combinaison mais pas la simple juxtaposition de moyens connus. La combinaison brevetable est celle qui combine plusieurs moyens pris séparément, en tout ou partie, pour leur faire produire un résultat d’ensemble qui n’est pas le même que celui produit séparément par chaque produit.Il ne s’agit pas d’avoir une simple addition des résultats connus.

Mais si l’on se contente de juxtaposer des moyens connus. Qu’ils continuent a avoir la même fonction, alors dans ce cas il n’y a pas d’invention brevetable, car il n’y a pas d’activité inventive.

Ex : Juxtaposition non brevetable : Crayon Gomme, ou stylo a pince. Pas de fonction technique d’ensemble, différente que celles connues.

Pour qu’il y ait combinaison brevetable, il faut que les moyens cooperent en vue d’un résultat d’ensemble. L’effet technique doit être différent de l’addition ou juxtaposition des moyens.

Sous section 3   : Application nouvelle de moyens connus   : Il s’agit d’une catégorie nouvelle, qui concerne aussi la pharmacie.

A. Principe :On connaît un moyen. Mais un inventeur trouve un résultat tout a fait différent avec le même moyen. Pour qu’il puisse aboutir a cette nouvelle application, il faut que l’inventeur ait changé la fonction du moyen. C’est dans la fonction nouvelle donnée u moyen que se situe l’activité inventive.

On a un moyen connu, le résultat ou le produit obtenu peut être ou non nouveau, mais ce qui est brevetable est que l’on a obtenu CE résultat par CE moyen.

Ex : Sulfamides : Connues comme des colorants, auxquelles on leur a découvert des propriétés médicales comme antibiotiques.De même, pour le DDT comme un colorant, mais application nouvelle comme insecticide.

Ici aussi on oppose l’emploi nouveau de moyens connus qui n’est pas brevetable, a l’application nouvelle qui elle est brevetable.On parle alors d’emploi nouveau quand il n’y a pas d’activité inventive, l’emploi nouveau est évident pour un technicien moyen.

Ex : Fourneau a roulette (cuisinière a roulette) Peut on obtenir un brevet sur une invention qui consiste a placer des roulettes sous le fourneau ?Dans l’état de la technique, on connaît déjà le fait de placer des roulettes sous différents meubles, donc il s’agit simplement d’un emploi nouveau.De même, prétendues inventions consistant a ajouter une substance a une préparation de base dans n’importe quelle proportion.

Une question se présente : La nouvelle application est celle d’un procédé connu, or, ce moyen connu est soit dans le domaine public (pas de 16

problèmes) ou bien ce moyen est toujours protégé par un brevet qui appartient a une autre personne.Il faut donc obtenir l’autorisation du breveté. (ex : DDT brevet colorant a X et utilisation par Y pour obtenir l’insecticide. Y doit demander a X)Si l’autorisation n’est pas obtenue, et que l’on met en œuvre l’invention, alors on est contrefacteur.

B. L’application thérapeutique : En principe, la nouvelle application d’un moyen connu est brevetable, même si brevet sur la première application. Toutefois, cette règle subit une exception dans le domaine des médicaments.Dans le domaine de la pharmacie, les nouvelles molécules sont moins fréquentes que leur nouvelle utilisation.Il est fréquent qu’une molécule revele de nouvelles propritétés. On sait que l’acétyle sacylique a bien d’autres application que celle de l’ « Aspirine ® »

L611-11 CPI : « Exclue de la brevetabilité la deuxième application thérapeutique d’une substance ou d’une composition »On ne peut donc pas breveter une molécule substance etc… déjà connue dans une première application thérapeutique, lorsque le brevet porte sur une nouvelle application.

Brevet possible pour trouver une application thérapeutique a un produit insecticide ou colorant etc. Mais si le produit utilisé a déjà une application thérapeutique, brevet refusé.L’opportunité d’une telle exception est controversée.

- La deuxième application thérapeutique ne peut pas être nouvelle pour certains, car l’administration du médicament a forcément du produire les effets thérapeutiques revendiqués sans qu’on l’ai su.

- Secret de la prescription médicale : Si on me donne un brevet sur le médicament comme antalgique alors qu’un brevet sur ce même médicament existe pour l’asthme. Comment savoir si le médicament n° XXXXXXX a été prescrit pour l’une ou l’autre des applications par le médecin, a cause du secret de prescription.

- Le droit des brevets ne permet pas de couvrir les méthodes thérapeutiques. Certains font valoir que la deuxième application serait plus une méthode de traitement qu’une nouvelle application industrielle.

L’OEB contourne cette interdiction, appliquant pourtant la convention, pour admettre des brevets de deuxième application. Il suffit d’une astuce de rédaction :« au lieu de revendiquer l’application thérapeutique nouvelle d’un médicament connu, il suffit de revendiquer l’application d’une substance pour obtenir un médicament » > demande de brevet pour un produit nouveau.

Tentative en France pour écarter la règle du CPI ; 1991 : Cour de cassation :Il s’agit d’une molécule chimique (alfuzozine- ou zatral) développée par Synthélabo pour une application cardiovasculaire dans un premier temps, puis dans un deuxième temps pour les affections urinaires.La CA de Paris avait cru pouvoir s’affranchir de l’exclusion légale de la 2e application thérapeutique.Plaideurs « idée : le principe actif et le produit (molécules) en lui même sont 2 choses différentes. Un médicament pour être breveté doit indiquer la maladie ainsi que les modalités d’application (posologie, voie d’administration etc.) par conséquent, si l’on modifie la présentation, la posologie etc. il ne s’agit plus du même médicament, donc plus d’interdiction »Idée interessante mais cassée par la Cour de Cassation, 26 octobre 1993 Bull4e partie n° 354 en considérant que la formule adoptée par la CA allait a l’encontre du texte de la loi, et la Cour expliquait que les astuces de rédaction de l’OEB était trop floue et permettrait des abus en matière de médicaments.

La cour de cassation explique pourquoi la 2e application ne doit pas être brevetable. L’invention thérapeutique induit toutes les indications faites par la suite et la 2e application n’est qu’un résultat nouveau sans activité inventive.

La convention sur le brevet européen a été modifiée, une réforme sera peut être opérée.

C. L’application nouvelle d’une séquence de gêne : L’article L611-18 du CPI permet d’obtenir un brevet sur l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain mais ce que l’on peut breveter est seulement la séquence prise dans une fonction particulière d’une élément du corps humain.

L613-2-1 : Les droits qui résultent d’un brevet incluant une séquence de gêne, ne peuvent pas être invoqués contre une demande de brevet ultérieure qui porte sur la même séquence de gêne si cette dernière (la demande) expose une autre application de cette séquence. Cela veut dire concrètement que non seulement on peut breveter une 2e application mais en plus, il n’y a pas de relation de dépendance entre les 2 applications.Il n’y aura pas alors besoin de demander de royalties au premier inventeur de la première application.

Sous Section 4   : L’invention de sélection   : Il se peut que l’on connaisse dans l’état de la technique, une vaste catégorie de moyens, mais définie de manière plus ou moins imprécise, essentiellement des familles de composés chimiques, explorés de manière plus ou moins précise. On peut avoir des familles de corps, qui peuvent recouvrir des milliers de composés etc dont on ne peut pas connaître les caractéristiques exactes.

On connaît globalement la famille, mais il peut être intéressant de définir plus précisément une caractéristiques précise, pour prouver qu’il procure un tout autre résultat auquel on avait pas songé.Le moyen apparaîtrait nouveau dans la famille, ou par une sélection on ferait apparaître des qualités, propriétés, inattendues pour un composé déjà connu.

Encore faut il que cette révélation ne soit pas évidente au regard de ce que l’on sait de la famille, pour le technicien moyen.Il faut démontrer que la sélection est nouvelle, pas évidente, et qu’elle témoigne d’une activité inventive.

On va par exemple démontrer que le moyen présente une efficacité exceptionnelle en quoi il n’est pas équivalent aux autres composés de la même famille. Ou alors, le moyen n’était pas connu, et il a fallu des recherches pour le découvrir et l’isoler dans la famille.

1967 : Composé chimique « Thiolactate de strontium » faisant partie de la famille chimique des thiolactate. On connaissait 2 composés très voisins : Thiolactate de calcium et thioglicolathe de strontium. Les 3 sont très proches.Thiolactate de Strotium est nouveau car jamais synthétisé. L’invention consiste a utiliser ce composé pour en faire un produit dépilatoire.L’invention consiste en la synthese du produit d’une part, mais surtout a l’utilisation de ce produit comme produit dépilatoire.

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L’activité inventive est certaine puisque les composés voisins connus présentent des caractéristiques qui normalement uraient du le décourager d’obtenir ce résultat.En effet, le thiolactate de calcium est toxique, même si effectivement dépilatoire. L’autre est non toxique mais aussi non dépilatoire. L’activité est inventive en ce sens qu’il a surmonté les préjugés techniques qui auraient du a ne pas chercher dans cette voie.Il y a donc invention de sélection.

SECTION III   : Nouveauté et activité inventive   : Il s’agit de 2 conditions distinctes appréciées séparément, toutes 2 faisant référence a l’état de la technique antérieure. La nouveauté permet d’écarter de la brevetabilité des inventions que l’on retrouve telles quelles dans l’état de la technique antérieure. L’activité inventive permet d’écarter des inventions qui pourraient ne pas se retrouver dans l’état de la technique mais qui, pour l’homme de métier, le technicien moyen découlent de façon évidente.Pas d’invention a faire ce qu’il pourrait tout aussi bien faire, alors qu’il n’est pas un inventeur.

L’INPI ne vérifie pas toutes les conditions. L’examen est incomplet. L’INPI ne vérifie pas en effet l’activité inventive. Quant a la nouveauté, l’INPI ne rejette la demande qu’en cas de défaut manifeste de nouveauté.

En revanche, l’OEB vérifie toutes les conditions y compris l’activité inventive.C’est important car, une fois le brevet délivré, il n’est pas inattaquable, sa validité peut être attaquée devant les tribunaux, sur toutes les conditions.Les personnes poursuivies en contrefaçon ne se privent pas en répliquant de la nullité du brevet.Le juge saisi d’une contestation sur la nouveauté ou l’activité inventive, doit motiver ses décisions. Il ne peut pas se contenter d’un examen unique, et doit motiver sa décision sur les 2 plans.

Enfin, les 2 critères font référence a la même notion, le même standard, celui de l’état de la technique. Il faut bien voir pourtant que, même si l’état est fondamentalement le même, il s’apprécie différemment selon le critère considéré (nouveauté&activité inventive)Il est élargi en matière de nouveauté.

Sous Section 1   : La nouveauté   : L’article L611-11 dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. On ne doit pas trouver la même invention. L’état de la technique est tout ce qui est rendu accessible au public avant le dépôt de la demande.

A. L’antériorité :L’invention est privée de nouveauté lorsqu’elle se retrouve de toute pièce, soit parce qu’il existe une antériorité, soit parce que l’inventeur lui même, a divulgué son invention, par imprudence, ce qui détruit la nouveauté.

Dans la mesure ou l’invention est déjà dans le domaine de la technique.Si l’on admettait le brevet, on porterait atteinte a un monopole déjà détenu, ou alors on restreindrait abusivement le domaine public.

1. Etat de la technique :C’est un ensemble de connaissances et d’informations techniques rendues accessibles au public avant le dépôt de la demande de brevet par n’importe quel moyen. Cela peut être une description écrite, orale, utilisation de la technique, publication du brevet, conférence, photos, devis et factures, essais en public etc.La nouveauté a un caractère absolu en ce sens qu’on tiendra compte de l’antériorité de quelque manière que ce soit, quel que soit le moment.De même une publication faite en France, au Cameroun ou au Japon rend public la nouveauté, partant plus nouvelle.

2. L’élargissement fictif de l’état de la technique :Logiquement, l’état de la technique ne devrait être composé que de ceux a quoi on devrait avoir accès avant la demande. Cependant le législateur a voulu éviter un risque, celui du double brevet pour une même invention. Le droit de brevet confère un monopole d’exploitation, et le titulaire doit être le seul.Pour ce faire, l’état de la technique est élargi fictivement aux demandes de brevet qui ont été déposées mais pas encore publiées au moment ou on demande le brevet.Les demandes de brevet non encore publiées sont considérées comme partie de l’état de la technique.Mais entre le moment ou on dépose la demande et 6 ou 7 mois plus tard la publication du brevet, les tiers ne peuvent pas accéder a l’invention, donc elle ne fait pas partie de l’état de la technique. Si on admettait que l’état de la technique soit uniquement les brevets publiés, 2 inventeurs de la même invention pourraient se voir conférés un brevet pour la même invention.

Il faut qu’un inventeur puisse se heurter a une antériorité du premier déposant.

Qu’est ce qui, dans la demande, fera alors partie de l’état de la technique ?Il y a une partie ou, dans la demande, on définie les revendications de monopoles. Ensuite il y a une partie plus vaste ou l’inventeur décrit son invention.Doit on élargir l’état de la technique aussi l’espace de description ?Oui, TOUT le contenu de la demande est dans l’état de la technique.

B. Les caractères de l’antériorité destructrice de la nouveauté :Pour détruire la nouveauté, il faut trouver dans l’état de la technique des informations, une antériorité, qui présentent des caractéristiques.La nouveauté n’est pas une conditon très sévère.Il faut que l’antériorité soit de toute pièce, et qu’elle soit suffisante pour que l’homme de métier puisse y pense.

1. Le caractère « de toute pièce » de l’antérioritéIl faut que l’on retrouve l’invention de toute pièce dans une seule antériorité.Il faut que, si mon invention soit ABC, l’on retrouve ABC dans une autre invention. Même si l’on retrouve ABCD dans l’état de la technique, il n’y a pas antériorité de toute pièce. Même si B=D, avec ADC, il n’y a pas antériorité.

2. Le caractère certain de l’antériorité :Elle doit être certaine, c’est a dire que celui qui s’en prévaut doit la prouver et que le doute profite au breveté. Quand on a obtenu le brevet, tant que l’on a pas démontré que mon brevet n’est pas valable, il reste valable.

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Présomption simple de validité.

Celui qui conteste la nouveauté doit prouver l’existence antérieure avec la date de la nouveauté.

3. Accessibilité au public de l’antériorité Il faut que la publication de l’antériorité ait été de nature a permettre au public de prendre connaissance de l’invention. Peu important le public. Peu important le nombre et même que personne ne savait, des lors que l’antériorité existait. On parle de personnes non tenues au secret.

4. Il faut que l’antériorité soit suffisante :Cela revient a exiger que la publication soit efficace. Cela signifie que l’homme du métier ait eu la possibilité, grâce a l’antériorité de comprendre l’invention et la produire (peu important encore que personne ne l’ai vraiment fait)Si on montre l’invention dans un salon, mais que celle ci n’était pas compréhensible, alors il n’y a pas antériorité.

L’homme de métier, qui ajoute a ses connaissances basiques, l’antériorité, aurait pu inventer. Pas de nouveauté.

C. Les cas ou la divulgation n’exclue pas la nouveauté :

Outre les hypothèses dans lesquelles l’antériorité ne permet pas d’inventer, le législateur considère qu’il y a eu divulgation, et pourtant la loi décide que l’invention va être brevetable.Il peut s’agir d’une divulgation a l’insu de l’inventeur, ou par lui même.

Quand la divulgation a eu lieu sans l’accord de l’inventeur   : L’article L611-13 dispose que pour apprécier la nouveauté on ne tient pas compte des divulgations qui résultent d’un abus évident a l’égard de son inventeur ou de son ayant cause.Un abus évident, L’abus va essentiellement être une violation d’un devoir de confidentialité.Soit la violation d’un devoir de secret, conventionnellement écrit.Soit la confidentialité résultant d’une obligation légale, ou les salariés de l’inventeur seraient tenus d’une obligation de confidentialité, ou encore avoir un caractère implicite.L’abus évident est donc la confiance trahie. La victime de l’abus doit agir très vite, c’est a dire déposer une demande de brevet dans les 6 mois de l’abus. Au delà des 6 mois, la nouveauté est perdue.Si le mauvais confident a préféré déposer la demande de brevet a son propre nom. L’inventeur intente une action en revendication pour se subroger dans les droits du mauvais confident.

Il existe aussi des cas ou la divulgation a été faite avec l’accord de l’inventeur   : L’exigence de nouveauté montre bien que l’inventeur doit se montrer prudent, doit être vigilent et ne montrer son invention au moins possible de gens. Toutefois il est parfois amené a divulguer son invention.

a. Hypothèse de divulgation sous le sceau du secret L’inventeur divulgue par nécessité, pour procéder a des essais techniques avec des tiers. Ou bien faire des tractations pour financer le dépôt, le perfectionnement de l’invention. Ou bien de rechercher une entreprise qui exploiterait l’entreprise etc…Il n’y a aucune raison de lui tenir rigueur de cette divulgation.La clause de confidentialité n’est pas nécessairement écrite, voire implicite, mais elle est importante.La communication de l’invention faite pour des essais aux personnes qui sont des agents nécessaires de cette nouveauté, ne détruit pas la nouveauté.Mais :Même dans le cadre d’expérimentations, la communication de l’invention détruit le secret, car il ne s’agit pas d’agents nécessaires.

Si l’on établit pas que la clause ait été respectée, le fait que la clause existe, cela ne change rien dans la mesure ou un tiers non tenu au secret peut avoir vu par dessus le mur.

Il faut que la divulgation soit prouvée de façon certaine dans sa date et dans son contenu.

b. Expositions officielles et présentation de l’invention :L611-13 institue sous des conditions précises une immunité lorsque l’invention a été présentée dans des expositions officielles a condition que la demande de brevet soit faite dans les 6 mois et que l’on précise que l’on a fait cette présentation au moment du dépôt.Mais il s’agit uniquement des expositions répertoriées dans la liste de la convention internationale de 1928.

c. Les délais de priorité :En principe, le droit de brevet appartient au premier déposant. Les droits de priorité prennent en compte un problème pratique qui se pose au déposant. Si la protection est demandée dans plusieurs pays, puisque le brevet est seulement territorial, il faut autant de demande de brevet qu’il y a de pays ou l’on souhaite être protégés.De plus, on ne sait pas si l’invention vaut la peine d’être déposée dans plusieurs pays, car cela coûte cher.Le problème qui se pose est que, l’invention publiée en France est accessible partout dans le monde.Les droits de priorité sont destinés a permettre pendant un certain temps de réfléchir et de faire des démarches sans avoir besoin de faire des dépôts simultanés dans tous les pays.On va disposer de délais, pendant lequel la deuxième demande remontera a la date de la première demande, et qui n’aura pas pu être antériorisée.Si un tiers dépose pendant ce délai, il sera primé par l’inventeur.

Il existe quand même des systèmes par lesquels on peut faire une demande unique a un organisme, qui transmettra a l’international. Traité de coopération en matière de brevet, qui permet a l’aide de l’Organisation Mondiale Propriété Industrielle (OMPI) de déposer internationalement.

A coté du délai de priorité national, il ewxiste aussi un droit de priorité interne, qui a la même fonction mais uniquement dans le cadre national.

1. Le droit de priorité unioniste :Il existe une convention internationale en matière de ppté ind, c’est la convention de l’union de Paris qui regroupe des règles sur toute la ppté

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ind.Cette convention institue un délai de ppté dans l’Union, lorsque l’on a déposé dans un des pays de l’UE, l’article 4 de la convention donne un délai pour constituer des dépôts dans les autres pays.Un délai de 12 mois a partir du premier dépôt, et pendant ces 12 mois, le dépôts seront réputés avoir été faits a la date du premier dépôt.Cela a évidemment l’intérêt de conserver la nouveauté dans les autres pays des lors qu’un dépôt a été fait dans un des pays de l’UE, et aussi l’intérêt de préserver contre les autres inventeurs.

La seule chose est qu’il faut revendiquer cette priorité quand on va faire les dépôts successifs tout en respectant les délais de 12 mois.Ce droit de priorité est subjectif, il peut être vendu et cédé a qqun d’autre

2. Le droit de priorité interne : L’idée est que pour éviter le risque de perte de nouveauté, on a intérêt a déposer la demande rapidement, alors qu’on est pas particulièrement au point. L’idée est donc de permettre un dépôt rapide tout en laissant un délai d’amélioration, sans pour autant qu’il y ait une « auto antériorisation »

612-3 : Quand 2 demandes sont déposées successivement par le même inventeur dans un délai de 12 mois au maximum, le déposant peut demander que la seconde demande de brevet bénéficie de la date de dépôt de la première demande pour les éléments communs aux 2 demandes.

A l’arrivée, on ne gardera que le 2e brevet.

Sous Section 2   : L’activité inventive   : L’activité inventive est la condition la plus difficile a remplir pour l’inventeur.

A. La notion d’activité inventive   : Une invention peut être nouvelle, ne pas se heurter a une antériorité de toute pièce, sans pour autant que cette invention enrichisse et apporte qch a l’état de la technique.Elle n’enrichie l’état de la technique que si elle lui apporte une information, qui ne découle pas de façon évidente pour l’homme du métier de cet état de la technique.Si au contraire, l’invention n’est que le résultat d’opérations courantes que l’homme du métier moyen pourrait faire sans faire preuve d’activité, alors il n’y a pas d’activité inventive.

Encore faut il dégager une définition de l’activité inventive.L’activité inventive ne se situe pas ans le mérite ou la valeur de l’invention, qui ne sont pas des critères (donc même si l’invention reste mineure, ou « qu’il suffisait d’y penser », ou coup de chance… brevetable)

C’est l’élément d’imprévu, d’inattendu que l’on peut retrouver, et l’article L611-14 va dans ce sens :« Il y a activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente, de l’état de la technique »Cette définition a l’avantage d’éliminer les appréciations subjectives, de jugement de valeur etc…

Le progrès, la valeur serviront uniquement d’indices.

B. Critères de l’activité inventive : Il faut que l’invention ne découle pas de manière évidente, pour l’homme de métier, de l’état de la technique.

1. Etat de la technique : C’est par rapport a l’état de la technique que l’on apprécie si l’invention découlait de manière évidente ou non.L’état de la technique est constitué par toutes les informations accessibles au public avant le dépôt de la demande ou la date de priorité.Mais il y a 2 différences avec celui pris en compte pour la nouveauté.

D’abord : Ici, on intégrera pas les demandes déposées mais non publiées. Ce qui avait justifié cet élargissement fictif pour la nouveauté était le risque d’attribution de 2 brevets pour la même invention. Ce risque est éliminé par l’examen de la nouveauté. Donc l’élargissement n’est plus nécessaire.

Aussi, ces demandes déposées mais non publiées, on ne peut pas les faire rentrer pour savoir si c’était évident pour l’homme de métier, des lors que ce dernier n’a pas accès a ces demandes.

Donc, on fait appel au vrai état de la technique.

Ensuite :On ne recherchait dans l’état de la technique que les antériorités de toute pièces, identiques a l’invention, et l’on admettait pas dans la nouveauté de découper une invention pour la combiner et dire qu’il n’y avait pas nouveauté.Cette fois ci, on prend en compte toutes les antériorités pour rechercher si il y a activité inventive. Même si dans l’état de la technique, il y a une antériorité proche mais pas identique de toute pièce, on la prendra quand même en compte.

2. L’homme du métier :Il est un standard, notion cadre, il est « le bon pere de famille de l’état de la technique » c’est le technicien moyen, possédant des aptitudes et connaissances normales dans le secteur considéré. Il n’est pas inventeur, mais il sait utiliser les connaisances de bases, pour effectuer des opérations d’exécution courantes compte tenu du secteur considéré.

Donc si l’antériorité existe mais dans un secteur lointain, il peut y avoir ici activité inventive, a être allé chercher une technique dans un domaine pas évident.

L’homme du métier a un niveau qui varie selon le domaine considéré. Si le domaine considéré est complexe, les connaissances de l’homme du métier seront plus vastes que celui dans un domaine moins complexe.

2 difficultés :20

- L’homme du métier est la personne a laquelle se pose le problème technique que l’invention résout. Ce n’est pas l’utilisateur final.- L’invention qui met en jeu des techniques relevant de plusieurs secteurs, domaines, différents. Il a puisé dans l’état de la technique en large. Qui les l’homme du métier alors ? L’homme du métier ne prend en considération uniquement le secteur dans lequel le problème technique se pose.Donc, si l’invention relève de plusieurs domaines, on va rechercher a quel homme du métier le problème se posait.

Toutefois, en doctrine, il a parfois été proposé que l’homme du métier puisse être défini de façon pluridisciplinaire, ce que l’OEB est tenté de faire parfois.La démonstration de l’activité inventive est alors plus difficile.

La cour de cassation a condamné l’approche pluridiscilplinaire pour l’homme du métier. 1995 Cciale : Arrêt 17 octobre : L’homme du métier est celui qui possède les connaissance normales de la technique en cause, et qui est capable a l’aide de ces seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que l’invention propose de résoudre.

Cela ne veut pas dire que l’homme du métier ne peut pas pour autant avoir des connaissances a coté. Mais dans une petite mesure.

3. La non évidence :La recherche de l’évidence ou non est compliquée. Pour savoir si il y a évidence ou pas, on va prendre en compte ce qu’airait été la démarche de l’homme du métier s’il avait été confronté au même problème technique que celui que l’inventeur a été tenté de résoudre.On va voir si, l’homme du métier confronté au problème, aurait abouti au même résultat, sans faire preuve d’inventivité.

Si la démarche de l’homme du métier aboutissait a la même solution, en se contentant de mettre en œuvre ses connaissances normales et en faisant des opérations d’exécutions courantes, alors il n’y a pas d’activité inventive.

Ceci étant, le juge commence par cette démarche et, assez souvent, il va conforter en recourant a un faisceau d’indices.

a. L’analyse de la démarche de l’homme du métier   : Quelle aurait été la démarche de l’homme du métier pour résoudre le problème avec la même solution ?Quel est le problème posé ?Sélection des informations dans l’état de la technique évidente ?Solution évidente ?

D’abord, il faut poser le problème. Il arrive que le simple fait de poser problème nouveau fait preuve d’activité inventive. Sinon, le problème est évident, auquel cas on passe a l’étape suivante.L’homme du métier va rechercher les éléments dans l’état de la technique qui lui permettrait de résoudre ce problème, grâce aux antériorités les plus proches. Si les antériorités sont très éloignées du métier de l’homme de métier, alors il y a preuve d’activité inventive ici aussi.Si les éléments les plus proches ne posent pas de problèmes a déceler pour l’homme du métier, on passe a la dernière étape, celle de donner une solution au problèmes avec les éléments utiles ainsi décelés.La solution est elle évidente ou pas ? Si les moyens utilisés, dans les fonctions utilisées, représentent des opérations courantes pur l’homme du métier, alors il n’y a pas d’activité inventive.

C’est ici que la simple juxtaposition des moyens connus est évidente, banale sans inventivité pour l’homme du métier, a l’inverse de la combinaison.De même l’emploi nouveau est évidente, alors que l’application nouvelle est non évidente.

Prendre une solution dans une industrie et la déplacer dans un autre problème, c’est évident pour l’homme du métier.Mais modifier la fonction d’un moyen connu n’est pas évident.Très souvent l’inventivité réside dans le changement donné a la fonction.

L’antériorité qui n’est pas identique mais dans laquelle il y a un moyen rigoureusement équivalent a l’invention. Si on a ABC et qu’on connaît ABD ou D=C. Du point de vue de la nouveauté, il n’y a pas antériorité de toute pièce, mais du point de vue de l’activité inventive, remplacer un moyen par un moyen équivalent connu, ce n’est qu’évident pour l’homme du métier. Il sait que C remplit la même fonction que D, il n’a aucune difficulté de remplacer et de trouver la même solution.C’est la doctrine des équivalents.

Cette doctrine sert aussi en matière de contrefaçon. Le contrefacteur qui ne reproduit pas ABC mais qui fait ABD sera condamné pour contrefaçon !

Cette démarche objective est imposée par la Cour de Cassation.

b. Le renfort d’indices de non évidence   : La démarche objective qui consiste a analyser l’approche de l’homme du métier, en ce qui concerne la solution donnée au problème, l’évidence donnée a la solution du problème est difficile a faire.C’est pourquoi celui qui est poursuivi pour contrefaçon va en général se défendre en invoquant le défaut de l’activité inventive, car sont constat est difficile a faire et est fuyant.

On utilise des indices de non évidence, pour renforcer l’analyse faite dans un premier temps et pour que le juge se conforte dans la conclusion ainsi rapportée.Ces indices e servent qu’a confirmer la non évidence. Ils ne remplacent pas la démarche.La présence d’un indice n’est pour autant pas forcément décisive. C’est donc un rôle limité, qui ne vient que renforcer la conclusion du raisonnement par l’approche des indices.L’absence des indices n’a pas de signification, leur présence ne fait que consolider.Au fond, ces différents indices donnent a penser que si l’invention était évidente, elle aurait déjà été faite.

Parmi ces indices il y en a un qui est décisif pour établir la non évidence.C’est l’indice du « préjugé vaincu » déjà utilise pour le thiolactate de strontium.L’état de la technique dissuadait l’homme du métier d’utiliser tel moyen pour tel résultat, de rechercher spécifiquement dans cette direction,

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alors que l’inventeur est allé chercher précisément dans cette direction sombre et peu prometteuse, et a utilisé un moyen qui normalement ne correspond pas au résultat recherché, alors il y a activité inventive.

Ex : Herbicide « Chlortoluron » était connu dans l’état de la technique, en tant qu’herbicide total censé tuer toute la végétation. Le chercheur qui voulait arriver a élaborer un désherbant sélectif, ce chercheur n’avait aucune raison de regarder de plus près le chlortoluron. Donc le chercheur qui surmonte ce préjugé et qui démontre que l’on peut l’utiliser comme un herbicide sélectif, il a fait qqch que le technicien moyen n’aurait pas fait, il a fait preuve d’inventivité.

Ex 2000 : AZT : Dans l’état de la technique, l’AZT dissuadait d’être utilisé pour traiter les maladies rétrovirales humaines (SIDA) car on connaissait des antériorités qui ne concernaient que les rétrovirus d’animaux pour un virus très différent.L’AZT sur l’homme révélait qu’il était toxique pour les cellules saines et inefficace pour les virus connus. L’état de la technique dissuadait donc de rechercher un traitement pour un virus humain. Décider d’aller au delà de ce préjugé, c’est bien non évident et cela fait preuve d’activité inventive.

Le préjugé considéré doit être un préjugé technique (pas commercial…)En revanche, le fait qu’il n’y avait pas de préjugés a surmonter n’est en rien probatoire de l’évidence de l’opération. L’existence d’un préjugé vaincu est efficace, son absence n’a aucune importance.

Il existe aussi d’autres indices. Difficultés vaincues (nombre d’essais, durée des travaux, temps écoulé entre le problème posé et la solution trouvée) ou le caractère sureprenant, inattendu etc… le progrès etc…Mais ces indices doivent inciter quand même a la méfiance.

CHAPITRE 2L’OBTENTION DU TITRE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE : (BREVET)

Il faut accomplir des formalités, qui déboucheront sur l’obtention si tout va bien. La question est de savoir qui va demander un brevet et comment l’obtenir ?Le droit de la ppté industrielle en général, présente pour spécificités par rapport au droit d’auteurs, que la ppté intellectuelle est subordonnée a des formalités. Ce droit ne sera reconnu que si des formalités sont accomplies. Alors qu’en droit d’auteurs, le seul fait de la création suffit.

On peut préférer faire un dépôt a l’OEB en désignant la France pour obtenir un brevet européen valable en France, ou même devant l’OMPI pour obtenir un brevet international.Mais nous allons étudier la question nationalement.

SECTION I   : LE DROIT AU BREVET   : Sous section 1   : Les principes   : Le droit de déposer la demande appartient au premier déposant, même si des difficultés peuvent surgir assez souvent. Soit parce que l’invention a été usurpée, soit parce qu’elle a été faite de bonne foi simultanément.

A. Détermination du titulaire du droit : Le droit au titre de propriété industrielle, appartient selon L611-6 CPI a l’inventeur ou a son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisées l’invention indépendamment, le droit au titre appartient au premier déposant.Evidemment ce n’est pas très juste, il aurait fallu que ce soit le premier qui ait inventé et non seulement déposer. Mais cela aurait posé des problèmes de preuve.Cela étant, on a choisi aux EUA le système du premier rapporteur.

Cour de cassation : 25 avril 2006 : Le droit au titre de ppté industrielle appartient a l’inventeur et les exceptions a ce principe ne résultent que de la loi.On ne peut pas décider en dehors des exceptions prévues par la loi que le droit de déposer le titre appartient a qqun d’autre que celui qui avait inventé.Un étudiant stagiaire en ophtalmologie avait inventé, lors de son stage au CNRS un nouveau traitement des yeux. Le CNRS avait tenté d’enregistrer le brevet sous le nom du CNRS.Cela aurait été possible pour les salariés etc. et exceptions légales. Mais le stagiaire n’avait aucun statut, donc le droit de déposer n’appartient qu’a lui seul.

En cas de fraude, l’inventeur spolié ou a son ayant cause, peut revendiquer la titularité de la demande ou du brevet lui même. Le principe est que le droit au brevet n’appartient qu’a l’inventeur. Au premier déposant s’il y en a plusieurs. En dehors d’exceptions légales.L’inventeur quand il n’est pas titulaire, a toujours au moins le droit que son nom soit mentionné, droit de paternité, de reconnaissance, parce que le droit appartient a son employeur ou parcqu’il a cédé son droit avant l’enregistrement.

La demande de brevet peut être faite par l’inventeur lui même ou au cessionnaire du droit. L’inventeur étranger de manière générale, bénéficie en France du même traitement que l’inventeur français.

B. Le droit de possession personnelle antérieure :Si 2 personnes ont fait l’invention en même temps, on ne pourra pas empêcher que le brevet soit délivré au premier déposant.Cette faveur faite au prix de la course n’est pas très équitable.

Néanmoins il y aurait injustice a ce que le premier inventeur 2e déposant ne puisse pas utiliser son invention en payant des royalties a l’autre. L613-7 pose le droit de possession personnelle antérieure :« Toute personne qui de bonne foi a la date de dépôt de priorité du brevet était en possession de l’invention objet du brevet sur le territoire du brevet, lui donne le droit d’exploiter personnellement l’obtention malgré l’existence du monopole du brevet. »C’est une exception donc d’interprétation stricte.La personne qui veut exploiter va devoir prouver qu’elle possédait l’invention avant le dépôt de la demande du brevet, et qu’il possédait de bonne foi.Preuve par tout moyen, difficile car il faut prouver soit qu’elle avait fait elle même cette invention soit qu’elle tenait cette invention de qqun qui lui aurait communiqué de façon légitime.

Ce droit de possession est personnel. Il ne bénéficie qu’a la personne en question. Elle ne peut le céder ni le donner en licence. Il est lié a l’entreprise (ou la personne) qui en bénéficie.

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Quant au terme de possession, il s’agit de démontrer qu’on avait la maîtrise intellectuelle complète de l’invention avant le dépôt de la demande.

C. L’action en revendication :Elle permet de réclamer la ppté du brevet lorsqu’il a été délivré ou même de réclamer la ppté de la demande de brevet lorsque cette demande a été déposée de façon indue et frauduleuse.Le siège de cette action est L611-8.

1. Conditions de l’action   : L’article L611-8 envisage 2 hypothèses qui ouvrent l’action en revendication.-Soit l’invention a été soustraite a l’inventeur ou a son ayant cause. Espionnage industriel.-Soit la demande a été déposée en violation d’une obligation légale ou conventionnelle : Le salarié qui dépose en son nom une invention qui appartient a son employeur, ou le fonctionnaire qui a réalisé une invention dans son propre service, ou le conseil mandataire qui dépose en son propre nom au lieu du nom du mandant.

L’action en revendication va être intentée par son inventeur ou par son ayant cause, le vrai titulaire du droit. Quant au défendeur, l’action va être dirigée soit contre la personne qui a déposé le brevet ou le breveté si le brevet a été libéré.Quand on se situe après la délivrance du brevet, le titulaire peut être l’usurpateur, mais il peut aussi être de bonne foi sans savoir que celui qui lui a cédé la demande était malhonnête.

Le fait que défendeur soit de bonne ou de mauvaise foi n’a pas d’importance, sauf sur certains points (prescription et conséquences tirées du succès de l’action)Prescription si détenteur de bonne foi : 3 ans > délivrance du brevet. «  «  «  de mauvaise foi : 3 ans > expiration du brevet (20 + 3 ans après la délivrance)

2. Les effets de l’action   : Si l’action aboutit, le demandeur va être subrogé a l’usurpateur, dans la ppté du brevet ou de la demande selon le moment ou l’on agit.L’effet est rétroactif, l’usurpateur n’est censé n’avoir jamais été pptaire.

Puisque l’usurpateur n’a jamais été pptaire, tous les actes faits sur ce brevet deviennent rétroactivement des actes de contrefaçon.Autre conséquence, il doit y avoir restitution des fruits perçus par l’exploitation du brevet.

Hypothèse ou le défendeur était de bonne foi, il ne savait pas qu’il avait acquis au non domino.S’il est de bonne foi, il ne restitue les fruits qu’a compter du jour ou l’action en revendication a été intentée. Mais cette situation pose toute sorte d’autres problèmes, il est très possible que l’usurpateur s’appuyant sur des autres demandes ait déposé des demandes de brevet réflexe (portant sur la même invention) dans d’autres pays.Avec le premier dépôt usurpateur en France, il a déposé dans d’autres pays.

Normalement on considère que chaque titre étranger est indépendant de la demande principale. Cependant on va demander au non domino de restituer les droits sur les brevets réflexes et les fruits, car il s’agit alors de réparation intégrale.

Si la personne a aussi déposé des brevets de perfectionnement sur l’invention. Ces brevets, il ne doit pas les restituer car c’est lui qui, même s’il a usurpé, a inventé les perfectionnements.

S’il a consenti des licences a des tiers. Logiquement elles devraient être annulées, mais la jurisprudence, soucieuse de préserver les intérêts des licenciés qui ignorent souvent totalement la situation, fait jouer la théorie de l’apparence.Le contrat de licence sera valable, mais seulement jusqu'à la date du jugement qui admet l’action en revendication. A partir de ce moment la licence devra être résiliée.Le contrat n’est donc pas complètement validé, c’est assez peu orthodoxe mais c’est du moyen terme, assez juste.

Sous Section 2   : Les inventions de salariés   : Ce sont les inventions les plus courantes. Au moins 90% des inventions sont le fait de salariés. Le lien de subordination et l’importance que l’invention revet pour l’entreprise rendrait le pur jeu de la liberté contractuelle dangereux.

En France, jusqu’en 1978, c’est la jurisprudence qui a élaboré ces règles sans l’appui d’aucun texte, si ce n’est quelques conventions collectives. En outre, parfois le contrat de travail comporte des dispositions.

Il y avait 3 catégories d’inventions de salariés :- Inventions de services, allant de plein droit a l’employeur, car exécutées en application du contrat de travail- Inventions libres : restaient ppté du salarié car il les avait réalisé sans rapport avec le contrat, de façon indépendante.- Inventions mixtes : Pas de rapport avec le contrat de travail mais avec le concours matériel ou intellectuel de son employeur. En

utilisant le labo, les données etc. de l’entreprise.

Pour les inventions mixtes, puisqu’il y avait concours, comment les gérer ? Elles devaient, selon la jurisprudence, fait l’objet d’une copropriété. Cette solution soulevait des problèmes très importants car le statut de la copropriété ou de l’indivision car fondé sur le statut d’égalité, or le salarié est subordonné a l’employeur. Donc cela suscitait des conflits potentiels.

1978 : Statut plus satisfaisant : Le législateur modifie les catégories mais en plus instaure un système de résolution des conflits en instituant un système de conciliation au niveau national a travers une commission paritaire de conciliation.Donc, même s’il y a quand même de la jpdce, une grande partie du contentieux n’arrive pas devant les juridicitions.

En outre, ce système a supprimé la catégorie des inventions mixtes qui étaient sources de difficultés et en en 1990, le législateur est intervenu pour rendre obligatoire une rémunération aux salariés inventeurs d’inventions de services. Prime obligatoire.

Cela s’applique a tous les salariés du secteur privé, mais aussi au secteur public. C’est donc le même régime.Ce régime ne s’applique pas aux inventeurs indépendants, évidemment (contrat d’entreprise) aux dirigeants de société alors même qu’il y a des contentieux.

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Ces dispositions ont un caractère supplétif de volonté, car le contrat individuel de travail ou la convention collective peuvent aller plus loin et prévoir des dispositions plus favorables.

A. Le classement des inventions de salariés : Avant de savoir quel régime va être applicable, il faut la classer dans une catégorie. A qui appartient le droit sur l’invention ? Quel va être le régime ?

1. Le classement légal : L611-7 :Système tripartie : Inventions de missions, Inventions Hors Missions dont Inventions attribuables a l’employeur et d’autres attribuables a l’employé.

Les inventions de missions appartiennent ab initio a l’employeur car il paie l’employé pour sa mission inventive. Il y a quand même invention de mission même si l’invention n’est pas la mission principale.

a. Invention de mission : Exécution du contrat de travail comportant une mission inventive a condition que cela corresponde aux fonctions effectives de l’employéOuExécution de recherches explicitement confiées a l’employé même si ce n’est pas les fonctions que lui assignent son contrat en général.Elle se prouve par tout moyen. Le titre de l’employé, son grade, sa rémunération etc. n’a aucune importance.

b. Invention hors mission :Ce sont des invention qui ne rentrent ni dans le contrat de travail, ni dans une mission demandée par l’employeur. Ces inventions appartiennent en principe a l’employé.

Mais certaines de ces inventions font l’objet d’un droit de préemption pour s’attribuer la ppté sous certaines conditions.Soit parce que l’invention intéresse l’activité de l’entreprise (il ne faut pas que l’inventivité du salarié profite au concurrent !), soit parce que l’employé a bénéficié de son emploi pour réaliser cette invention. L’entreprise a une certaine part dans l’invention.

L611-7 : « Si invention faite par un salarié Domaine de l’entreprise, soit utilisation de moyens spécifiques a l’entreprise, l’employeur a le droit de se faire attribuer la ppté ou la jouissance de tout ou partie de l’invention en question, mais moyennant le paiement du juste prix. »

Attention, si les moyens ne sont pas « spécifiquement propres a l’entreprise » et que le salarié aurait pu les trouver ailleurs, la règle ne joue pas.

Pour les inventions hors missions non attribuables a l’employeur :Ces inventions sont la ppté de l’employé, et ne doit aucune rémunération a l’employé. Dans l’hypothèse ou l’employeur voulait l’acheter, il faudrait qu’il le fasse dans les mêmes conditions qu’un acheteur normal.

2. Les enjeux du classement :Quel intérêt de distinguer ? Déterminer qui est pptaire de l’invention d’une part, et ensuite savoir si le salarié droit a une rémunération supplémentaire, prime, ou paiement d’un juste prix si préemption ou s’il n’a droit a rien.

Selon les hypothèses concrètes, il n’est pas dit que l’employé préfère systématiquement garder l’invention pour lui. Parfois, mieux vaut obtenir la prime ou le paiement.Le salarié a parfois intérêt a ce qu’une invention hors mission soit qualifiée d’attribuable a l’employeur car elle coûte cher et moins rémunératrice etc.

- Les inventions de missions : Elles sont ab initio la ppté de l’employeur. LE droit de demander un brevet appartient dès l’origine a l’emloyeur. Les droits naissent sur la tête de l’employeur.Depuis une loi de 1990, l’employeur est obligé de verser a son salarié une rémunération supplémentaire (pour encourager l’inventivité des salariés) La règle qui prévoit l’obligation de rémunération supplémentaire est d’ordre public. En général, c’est la convention collective, l’accord d’entreprise ou le contrat de travail qui fixe la prime.De même, le fait que l’entreprise n’exploite pas l’invention ne justifie pas que la prime ne soit pas versée.Cette prime emporte des conséquences fiscales et également par rapport aux délais de prescription, qui va être de 5 ans pour demander la prime.

Comment déterminer le montant de la prime ?Concernant l’évaluation, on considère qu’on ne peut pas se borner a en faire un multiple ou une fraction du salaire. La prime doit tenir compte de l’importance économique, des difficultés, de la part de l’entreprise et du salarié dans l’invention etc…

- Les inventions hors missions attribuables (a l’employeur) :Elles intéressent l’entreprise ou a été faite grâce aux moyens de l’entreprise.L’employeur n’est pas obligé de se faire préempté le droit, qui est une forme d’expropriation pour cause d’utilité privée. Si il ne préempte pas, cela reste la pleine ppté de l’inventeur.

Lorsque l’employeur exerce son droit, on voit apparaître le 2e enjeu, celui de la rémunération. Quand il exproprie le salarié, il doit lui payer le juste prix de son inventionL’employeur ne verse pas une prime, mais un prix de cession si il se fait attribuer la ppté. Cela relève fiscalement de la plus value et non des traitements et salaires.

On est ici probablement dans la période ou l’invention vient tout juste de faire l’objet d’une demande de brevet, et il est difficile de mesurer sa valeur. Pourtant on demande le paiement d’un JUSTE prix. Comment l’évaluer ?Assez fréquemment, on fixe dabord une provision et le reste est liquidé dans un délai de qqs mois a qqs années. On peut aussi fixer le prix sous formes de royalties.

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Le juste prix sera soit forfaitaire ou proportionnel au chiffre d’affaires (royalties)Le juste prix n’équivaut pas exactement au prix de l’invention, en pratique on fait appel a des experts, on prend en compte les apports de l’employé et ceux de l’employeur. On tient compte de la part non payable par l’employeur car effectuée pour cette part grâce a lui.

Les suites de l’attribution : si le prix de cession prend la forme d’une rémunération proportionnelle, cela implique pour l’employeur l’obligation d’exploiter (sinon condition potestative de payer le salarié)S’ il n’exploite pas, l’employé va pouvoir demander des dommages et intérêts.Si l’employeur ne paie pas le juste prix, le salarié va obtenir la résiliation de l’attribution et va récupérer la ppté du brevet.

On peut enfin se demander ce qui se passe quand le brevet vient ensuite a être annulé ? L’employeur peut il demander l’annulation de la préemption et la restitution du juste prix ? (On rappelle qu’il y a annulation rétroactive)

Si l’option de l’employeur porte sur l’invention, le risque de la nullité pèse donc sur lui. La cession est une cession forcée, il y eu expropriation. Or le cédant s’il doit des garanties au cessionnaire (notamment garantie d’éviction et vices cachés) lorsque la cession est forcée, le cédant ne doit aucune garantie a l’échéance.Donc le salarié non consentant ne doit aucune garantie a l’employeur, tout simplement parcequ’il a été exproprié. Le risque pesera donc sur l’employeur.

Les inventions hors missions et non attribuables appartiennent a l’employeur qui peut exploiter l’invention comme il veut, mais l’employeur n’a rien a lui payer non plus.

B. Régime :1. La procédure de classement   :

Il faut que l’employé déclare l’bjet de l’invention, l’application éventuelle, et ls circonstances. Il fait donc une déclaration et l’employeur doit ensuite l’évaluer. Il va statuer sur le fait que l’invention était hors mission ou pas, avec le concours de l’entreprise etc… Ensuite, le salarié doit aussi donner son avis sur le statut de l’invention.On est au stade ou l’invention n’a pas encore de brevet. A titre conservatoire cependant, l’emplyeur ou l’employé ont le droit de faire une demande ce qui ne préjuge pas le fait de savoir a qui appartiendra le brevet.

Le salarié envoie donc cette déclaration a l’emplyeur par RAR et ce dernier dispose d’un délai de 2 mois pour faire une réponse. Soit l’employeur accepte le classement proposé par le salarié, soit il refuse. Si l’employeur estime que l’invention est hors mission attribuable, un nouveau délai de 4 mois est alors ouvert, (a compter de la date de réception du courrier) pour exercer le droit de préemption, d’attribution.

Il doit indiquer au salarié qu’il entend s’attribuer l’invention, de manière expresse (lettre) ou tacite s’il dépose une demande de brevet a son nom.

2. Le contentieux   : En matière de brevet, on a une compétence spéciale, qui appartient a certains TGI, et qui est donc retirée a la juridiction prud’homale même si on est dans les relations de travail. Ratione materiae et ratione loci.

La loi de 1978 a voulu instituer un système de conciliation dans le domaine des inventions de salariés afin d’éviter que lorsqu’un conflit surgirait a propos du classement ou de la rémunération et du juste prix, que ce conflit rende le maintien des relations de travail impossible.L’idée était donc de proposer un système de conciliation, qui marche très bien. Ce n’est que si la phase de conciliation échoue que l’on se retrouve devant le TGI.

Conciliation :Si l’une des parties le demande, l’aritcle L615-21 CPI, dispose que la contestation sera soumise a un organisme de conciliation. C’est le CNIS : Commission Nationale des Inventions e Salariés et est installé a Paris.La CNIS est un organisme de conciliation qui siège avec 3 membres : 1 magistrat pro, 2 assesseurs.La CNIS est au premier abord ressemblante d’une juridiction, mais en réalité, la CNIS ne rend pas de décision, mais simplement d’essayer de trouver ue conciliation et de rapprocher les parties.Il peut y avoir présence des avocats.Tous les litiges sont concernés par le CNIS.

Ou bien la conciliation est obtenue, ou bien l’une des parties est absente ou encore la conciliation n’est pas obtenue, alors c’est alors le CNIS elle même qui propose.Si la conciliation a été obtenue, pas de problèmes, soit les parties ont accepté de façon expresse, soit aucune partie ne saisit le TGI dans le mois qui suit la proposition de la CNIS, alors la proposition de la CNIS devient obligatoire et devient exécutoire sur requete devant le TGI.Si l’une des parties n’est pas satisfaite de la proposition de conciliation, celle ci doit saisir dans un délai d’un mois le TGI, et on passe dans une phase de contentieux, durant laquelle tout ce qui a été dit et fait ne compte plus. Seule la proposition de la CNIS qui sera rapportée devant la TGI, et qui l’a rejetée.

Sous Section 3   : Inventions de fonctionnaires et agents publics   : (CNRS, Serivce de Recherche des CHU, fonctionnaires de l’armement etc.)Ces inventions sont soumises au même régime que les inventions des salariés du privé. L’inventeur agent public est traité de la même manière que l’inventeur salarié du secteur privé. (alors que le créateur public est moins bien traité que le créateur privé, sauf les profs)

Les litiges sont soumis a la CNIS, le régime est très proche a qqs détails près.

Il faut souligner cependant que pour être soumis a ce régime, il faut avoir un statut de fonction publique ou de fonctionnaires, et pourtant beaucoup de personnes font parties des catégories d’agents publics ou fonctionnaires mais qui n’ont pourtant pas le statut. Donc les inventions de ces personnes ne peuvent pas être soumis a ce régime.

CCiale : 25 avril 2006 : Chercher qui fait son mémoire de DEA, au CNRS, médecin en plus. Il avait mis au point une invention ophtalmologique et le CNRS prétendait avoir la propriété de l’invention alors que le chercher non statutaire réclamait la propriété de l’invention. La Cour de Cassation estimait que puisque l’étudiant était l’inventeur et qu’il n’avait pas le statut d’agent public même s’il travaillait dans la même catégorie, il devaut rester propriétaire, malgré une clause (non signée par l’étudiant) de la convention du CNRS. CC : Les exceptions a la règle « inventeur ou ayant cause » ne peut résulter que de la loi, et non d’un règlement intérieur.

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SECTION II   : PROCEDURE DE DELIVRANCE DES BREVETS   : Sous section 1   : Forme et contenu de la demande de brevets   : Pour obtenir un droit privatif sur l’invention, on opère un dépôt de demande de brevet auprès de l’INPI, soit auprès du siège de Paris ou de Province, mais il n’y a pas de délais même s’il vaut mieux se dépecher. Pour bénéficier en revanche du délai de priorité unioniste, on doit faire le deuxième dépôt dans les 12 mois qui suivent le premier.

La demande doit obéir a des formalités très précises, ce qui permet d’assurer la sécurité du brevet et des tiers. La demande est le futur texte du brevet lui même, et ce texte doit permettre d’apprécier la brevetabilité de l’invention d’une part, et d’autre part doit permettre de réaliser la finalité du brevet tout en préservant la sécurité des tiers.

Le brevet est accordé en échange du monopole temporaire a condition que l’inventeur accepte de divulguer, a terme l’invention. Donc il faut pouvoir trouver dans la demande de brevet, tous les éléments qui permettre de comprendre et de reproduire l’invention et de la situer dans l’état de la technique.

Quand le brevet sera accordé, on pourra agir en contrefaçon contre les contrefacteurs, mais il faut que les tiers puissent connaître la limite du monopole accordé, sans qu’ils empietent sur le droit.Donc le texte doit permettre de mesurer les limites, de voir ce qui est protégé et ce qui ne l’est pas.

C’est a ces 2 effets que sert le formalisme.

A. Structure de la demande :Le formalisme est tellement poussé que c’est un métier de conseil a part entière. C’est une profession spécialisée dont c’est le gros de l’activité que de rédiger les demandes. Il faut bien sur des compétences scientifiques plus que juristes que la rédaction.

1. Règle de l’unité de l’invention   : Cette règle tend a exclure que l’on puisse couvrir plusieurs inventions différentes et distinctes par un seul et même brevet. L612-4 : « la demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou bien une pluralité d’inventions liées entre elles, de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général »

Pourquoi le législateur ne veut pas un brevet pour plusieurs inventions ?

-Raison d’être triviale : raison fiscale : Dépôt de la demande et maintien du brevet pendant 20 ans impose des annuités fiscales… Donc le fisc serait floué si on pouvait réunir plusieurs inventions sur un seul brevet.

-Cela permet aussi de faciliter l’examen de la demande si on a une unité et on aura pas besoin de disséquer le brevet pur l’analyser.

-Enfin et surtout, il existe une classification d’inventions par catégories de métiers et d’industrie, qui est extrêmement utile pour faire des recherches d’antériorité.La classification simplifie le travail.

Pour autant aucune de ces raisons n’est vraiment fondamentale. La portée de ce principe doit cependant être mesurée, car le texte est relativisé : Inventions liées entre elles pour un concept inventif.

Donc un même concept inventif général peut engendrer et recouvrir plusieurs inventions, et donc on peut déposer une seule demande.

Ex : invention d’un nouveau produit, mais on peut aussi avoir inventé un procédé spécifique pour obtenir ce produit. On peut même revendiquer une application particulière de ce produit. Donc 3 inventions différentes, mais toutes liées par le même concept inventif général.

Pour cela, on recherche si les différentes revendications relèvent du même domaine. Dans l’hypothèse ou il y a défaut d’unité d’invention, la sanction est alors que l’INPI s’il s’aperçoit de ce défaut, alors il rejettera la demande.Mais l’INPI est assez secourable, et va avertir l’inventeur qu’il faut diviser sa demande en plusieurs dépôts dans un délai imparti.

On peut alors faire plusieurs demandes, une pour chaque invention différente.Si l’INPI délivre alors le brevet, l’acceptation de l’INPI purge le vice, et on ne pourra pas invoquer la nullité du brevet sur ce fondement non fondamental.

2. Les éléments de la demande   : Il s’agit des éléments du texte du brevet aussi. Il y a des éléments d’importance variable.

a. Requête : Elle précise quel titre on demande (brevet ou certificat d‘utilité-6ans=minibrevet) quel intitulé (titre et désignation technique de l’invention) l’identification du demandeur et la désignation de l’inventeur.

b. Description : Plus importante. C’est grâce a elle que l’on va comprendre en quoi consiste l’invention. Elle expose l’invention de façon complète et la situe dans l’état de la technique (notamment par rapport a l’état antérieur) et elle donne a l’homme du métier les moyens de la réaliser.

On va trouver le titre, l’indication du domaine technique auquel elle se rattache, l’état de la technique antérieur s’il existe (pas pour les technologies nouvelles) un exposé de l’invention, exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation (dire et décrire au moins un mode permettant de réaliser l’invention) on doit aussi trouver l’indication de la manière dont cette invention est susceptible d’être appliquée au niveau industriel (si ce n’est pas évident)

Si l’invention porte sur des microorganismes on doit opérer un dépôt de culture auprès d’un organisme habilité et préciser l’existence de ce dépôt de culture. Car la simple description n’est pas suffisante.

L612-5 : L’invention doit être décrite dans la demande de façon suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.L’exposé de l’invention doit permettre de comprendre le problème technique et la solution qui lui a été apportée. L’homme du métier doit être capable de tout reproduire avec le brevet.

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Cette exigence de clarté n’est pas seulement destinée a faciliter l’examen de la demande mais elle est liée a la fonction même du brevet, qui est d’enrichir l’état de la technique et quand l’invention sera divulguée, elle doit permettre d’enrichir au bout de 20 ans l’état de la technique.

La sanction de ce défaut de clarté est la nullité du brevet. Elle est très souvent invoquée notamment par le contrefacteur.De même, un brevet insuffisant ne peut pas constituer un antériorité opposable a une autre demande portant sur la même invention. Ni la nouveauté ni l’activité inventive ne seront détruites par cette description puisqu’elle est insuffisante.

Donc la description qui ne contient pas les éléments essentiels, qui est ambiguë ou contradictoire, qui est lacunaire ou qui ne correspond pas aux revendications, cette description est insuffisante et donc NULLE.

Mais si il y a imprécision, ou erreur matérielle « de plume » si l’homme du métier peut palier l’imperfection par ses connaissances de bases normales, alors la description sera considérée comme suffisante.

De même, l’imperfection de résultat comme on l’a vu, n’est pas une cause de nullité. A la différence de l’insuffisance de description.

c. Dessins et schémas : Ils représentent l’invention, et ne sont que facultatifs, dont le rôle n’est que l’interprétation et une meilleure compréhension.Les dessins ne peuvent pas remplacer la description.

d. Revendications :C’est l’autre élément important. Toute demande de brevet doit comporter au moins une revendication. Elle précise ce sur quoi on souhaite que l’on vous accorde un droit exclusif. On précise l’étendue de la protection demandée.Elles définissent l’invention objet du brevet et l’étendue du monopole.

Tout ce qui ne fait pas l’objet d’une revendication n’est pas protégé, même si on les trouve dans la description, quand bien même ce serait des éléments nouveaux inventifs etc.

Les revendications : L612-6 : elles doivent être claires et concises, a la différence de la description, et les revendications doivent se fonder sur la description. On ne peut protéger que ce qui est décrit.La revendication s’interprète d’ailleurs a la lumière de la description.

Il faut que la revendication soit claire et concise, ce qui n’empêche que l’on doive parfois interpréter la revendication, avec la description et les dessins. Mais on ne peut pas ajouter sous pretexte d’interprétation qqch qui n’est pas décrit, des éléments non compris dans la description etc.

Cela étant, la structure de la revendication est prévue par la loi.Structure   : R 612-17 : toute revendication doit être divisée en 2 : Préambule et « partie caractérisante » L’intérêt de cette division est la distinction de l’objet avec l’invention elle même. Le préambule indique l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques nécessaires mais qui ne sont pas protégées. Cela permet de mettre en lumière des éléments déjà connus mais indispensables pour définir et apprécier la portée de l’invention.C’est dans la partie caractérisante que se trouve le siège de l’invention.

Ex : Fer a caraméliser comportant un manche avec partie métallique raccordée a un cordon, source d’alimentation avec une résistance qui chauffe le métal. Caractérisé en ce que l’élément chauffant est un bloc en fonte dans lequel le fil est noyé en spiral dans un bloc de fonte…

Donc la partie caractérisante indique les caractéristiques techniques. Donc, un élément qui se trouve dans le préambule mais pas dans la partie caractérisante, il n’y aura pas de monopole.

Revendications multiples   : Dans les demandes de brevet, il faut au moins une revendication mais la plupart du temps, il y en a plusieurs parce que l’invention présente en réalité plusieurs aspects, éléments distincts ayant un rapport entre eux (concept inventif général) que l’on pourra revendiquer séparément. La validité sera appréciée séparément.

Invention du produit. Invention du procédé pour l’obtenir. Invention pour l’application de ce produit. On appréciera la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle séparément pour chaque revendication.

Et si l’invention ne peut être protégée, peut être que le procédé, lui, sera valable. Le fait que l’une tombe, cela n’empêche pas l’autre d’être maintenue.

Il peut arriver aussi que l’on souhaite revendiquer plusieurs éléments dépendants d’une revendication principale. Les sous revendications consistent a reprendre la revendication principale en y ajoutant des caractéristiques supplémentaires. Il s’agit de modes particuliers de réalisation de la revendication.

Ex : Soupapes de sécurité installée a l’intérieur du fer a repasser pour empêcher l’eau de noyer le fer et risque d’électrocution. Revendication dépendante : soupapes en tungstène.

Quand la revendication est dépendante, doit on l’apprécier comme la revendication principale ? Lorsque la revendication principale est nulle, la revendication dépendante est elle nulle aussi ?Comment apprécier leur validité dépendante ?

Puisque la revendication dépendante est un mode de réalisation particulier de la revendication principale pour y ajouter des éléments plus ou moins importants, la validité de cette revendication paraît être liée a celle de la revendication principale. Elle en tire pour partie sa brevetabilité.Si la revendication principale est nulle, il n’est pas certain que la revendication dépendante soit nécessairement nulle. Peut être que les caractéristiques sont brevetables.

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Ex : Le choix d’utiliser du tungstène n’est peut être pas connu, il y a peut être invention nouvelle et inventive.Il se peut que la revendication dépendante soit brevetable.

DONC : Même si la revendication principale est nulle, il va falloir faire comme si les revendications qui en dépendent sont indépendantes. Apprécier si chaque revendication prise indépendamment est valable en elle même.

En revanche, si la revendication principale est valable, la revendication dépendante intègre les caractéristiques de cette revendication valable. Par conséquent, elle est elle même nécessairement valable. Les conditions sont remplies. La condition d’activité inventive est nécessairement remplie, puisque la revendication principale n’était pas dans l’état de la technique. On apprécie dans la dépendance.

Illustration : revendication dépendantes et indépendantes RI1 + RI2 + RI3

R1’+R1’’+R1’’’ R1’’’+

R1’’’-

Quand bien même RI1 n’est pas valable, si activité inventive pour R1’ et ‘’ et ‘’’ alors brevetables indépendamment.

B. Les modifications apportées a la demande :La procédure devant l’INPI ou l’OEB est marquée par la souplesse et dialogue constant entre le déposant et l’administration. Cela permet que la demande finale soit aussi au point que possible, d’éviter les rejets chaque fois que cela est possible.Il y a donc de nombreuses possibilités de modifier la demande, soit a l’initiative du déposant, soit sur invitation de l’administration. Et si la demande est incomplète on va pouvoir la compléter, rectifier les erreurs commises dans la demande, erreurs matérielles par opposition aux erreurs dans l’invention elle même.

Si le grief est le défaut d’unité, il y a possibilité de diviser.On peut modifier les revendications, alors que la description est intangible (car sa modification serait dangereuse pour la sécurité des autres déposants) et même parfois, les revendications peuvent être modifiées après l’obtention.

On peut modifier les revendications quand le rapport de recherches a été établi et qu’il fait apparaître des antériorités, on va pouvoir modifier les revendications pour les prendre en compte. On peut ainsi abandonner une partie de la revendication pour éviter de se heurter au défaut de nouveauté.

Normalement, après la délivrance du brevet, on ne pourrait plus modifier. Mais il y a 2 cas ou on peut réduire les revendications. Souvent a la suite d’une transaction avec un autre inventeur pour éviter un litige entre eux, permettant de délimiter les frontières des 2 brevets.

Dans une autre hypothèse, ou le brevet fait l’objet d’une annulation partielle, si certaines revendications ne sont pas valides.L’annulation va prendre la forme d’une limitation et le juge peut même parfois annuler non pas une revendication, mais seulement une partie. Restriction de la portée de la revendication seulement.

Donc c’est toujours dans le sens d’une restriction que les revendications peuvent être modifiées. Par exception, la description peut ainsi être modifiée.

En mettant en œuvre le droit de priorité interne, on considère que la première demande garde ses effets pour la première.

Enfin, on peut décider de changer la requête (pas brevet mais certificat…)

C. Les conséquences attachées a la demande de brevet :1e conséquence : Avant même que le titre ne soit délivré, la demande produit un certain nombre d’effets. Résoudre les conflits entre 2 déposants successifs et indépendants, qui voudraient obtenir un brevet pour la même invention.

2e conséquence : Calcul de la durée de protection du futur brevet. Elle est de 20 ans, (6ans si certificat d’utilité) et cette durée commence a courir a partir du dépôt de la demande et non pas a la délivrance.Il peut s’écouler plusieurs années entre le dépôt et la délivrance !

3e conséquence : Possibilité d’agir en contrefaçon. Le droit exclusif démarre a partir du dépôt de la demande. Pourtant, à la date du dépôt, les tiers ne connaissent pas l’existence de cette demande.On ne peut par conséquent pas, a ce moment être considéré comme contrefacteur.Mais si une copie certifiée est signifiée par l’huissier au tiers, celui ci, dont on soupçonne le risque de contrefaçon, alors il ne pourra plus être considéré de bonne foi.Après publication de la demande, tous les faits d’utilisation de l’invention sans accord sont alors des actes de contrefaçon.Saisie contrefaçon et même action en contrefaçon possible.Cependant, a ce stade, le brevet n’est pas encore accordé, donc le juge ne peut pas statuer. Si l’administration rejette la demande, l’action en contrefaçon n’a plus de base légale. Le tribunal saisi doit donc surseoir a statuer jusqu'à délivrance du brevet.

4e conséquence : Le droit de brevet n’est pas une propriété oisive, mais est une droit conditionné par une obligation d’exploiter. Faute de quoi, le titulaire encourt une « sanction » et de se voir imposer une licence forcée, dont le licencié pourra exploiter.Cette obligation d’exploiter démarre a l’expiration d’un délai de 3ans a compter de la délivrance ou a l’issue d’un délai de 4 ans a compter du dépôt de la demande. (On retient la date la plus favorable)

5e conséquence : Quand il y a usurpation, il existe une action en revendication permettant la revendication du brevet, et même la 28

revendication de la demande du brevet elle même, sans attendre la délivrance. Il peut donc y avoir subrogation dans les droits sur la demande obtenus par l’usurpateur.

6e conséquence : Si on invoque un droit de priorité unioniste, les 12 mois pendant lesquels le déposant est protégé, se calculent a compter du dépôt de la première demande.

Dernière conséquence : C’est a partir du dépôt de la demande que les taxes doivent commencées a être payées, même si on n’est pas sur d’obtenir le brevet !

Sous Section 2   : Examen de la demande et délivrance du brevet   : - Examen de la recherche :

Il y a d’abord une période de mise au secret de l’invention au profit de la défense nationale. Ils prennent connaissance de toutes les inventions, et si le Ministère de la Défense la trouve intéressante peut demander une expropriation ou une Licence forcée.

Que fait l’INPI ? Il se livre a un examen technique que l’on pourrait imagnier de plusieurs sortes :- Dépôt et enregistrement : Délivrance SGDG (sans garantie du gouvernement) et pas d’examen au fond, de sorte que la validité du

brevet ne pouvait être remise en cause que devant les tribunaux.Ou- Examen complet : OEB : Examen des conditions de forme et de fond.

Le système français occupe une position intermédiaire : Le système est moins lent et moins coûteux que celui de l’OEB.Il y a un examen de forme et un examen de fond, mais pas aussi complet que celui de l’OEB. De toute façon, il y a toujours possibilité, après délivrance, de contestation devant les tribunaux.L’examen est incomplet en ce sens que l’INPI ne vérifie que certains des critères de la brevetabilité et encore ne rejette la demande que si les critères soient « manifestement absents »

En outre, l’INPI ne vérifie pas du tout « l’activité inventive » a la différence de l’OEB. Par conséquent, cette vérification est faite devant les tribunaux.

Donc il n’y aura rejet de la demande que dans certains cas : L612-12 :Cas dans lesquels l’INPI peut rejeter la demande, parfois que partiellement.Si l’INPI décèle une cause de rejet, le déposant en est averti et si possible il pourra y avoir régularisation.

FORME :- Le fait de ne pas payer les taxes- Absence d’unité d’invention- Non respect des formes

FOND : - Objet exclu de la brevetabilité, invention manifestement contraire a l’OP ou BM, obtention d’un brevet sur une race, gêne humain,

méthode mathématique ou traitement chirurgical etc.- Défaut manifeste de nouveauté (rapport de recherches révèle une antériorité) ou d’application industrielle.- Insuffisance de la description (ici condition de fond car fonction du brevet remise en cause)

Mais le défaut d’activité inventive, même repéré par l’INPI, ne lui est pas permis par le CPI pour prononcer le rejet.

Quand une condition fait manifestement défaut, l’INPI en informe le déposant et celui ci doit alors la régulariser. En l’absence de régularisation, la demande est alors définitivement rejetée.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours, porté devant la cour d’appel compétente.

- Publication de la demande :

A compter du délai de 18 mois après le dépôt ou de la date de priorité, ou plus tot si le demandeur le requiert, l’INPI publie la demande dans un organe officiel (BulletinOfficielPI) et cette publication indique au tiers qu’il peut prendre connaissance du dossier et du contenu de la demande.

- Etablissement du rapport de recherches :

Rassemblement des éléments de l’état de la techniqueQuel est l’état de la technique ? Si il y a des antériorités, le déposant doit faire valoir des observations. Ensuite, le rapport de recherches va être publié. Utilisé souvent lors des procès en contrefaçon par le contrefacteur pour démontrer l’antériorité et demander la nullité.

Quelques mois plus tard, 2 ou 3 ans au plus, on fait payer une redevance au déposant, et le brevet est ensuite délivré avec tous les documents de la demande et le rapport de recherches. Le brevet est alors présumé valable, et c’est le contestataire qui doit apporter la preuve de la nullité. Avantage procédural du breveté.

Ensuite, publication de la délivrance du brevet au BOPI (bibliothèque de brevet rue de St Petersbourg) et l’INPI tient ensuite un Registre National des Brevets, sur lequel RNB, pour chaque brevet devra être inscrit tous les actes juridiques concernant ce brevet.Tous les actes juridiques affectant le brevet, ne deviendront opposables que s’ils sont inscrit au RNB (ressemble aux registres de conservation des hypothèques, pour la cession des brevets, date d’inscription importante etc.)

Enfin, l’INPI peut, après la fin de la procédure et généralement lors d’un procès en contrefaçon, délivrer un avis documentaire, document qui peut être très utile, établi sur la base du rapport de recherches, qui retient les antériorités pertinentes, et ou l’INPI donne son avis sur l’invention par rapport a l’état de la recherche.

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Cet avis peut être requis par tout intéressé.

SOUS-TITRE II   : LE MONOPOLE D’EXPLOITATION L611-1 : « Toute invention peut faire l’objet d’un titre de PI qui confère a son titulaire ou a ses ayants cause, un droit exclusif d’exploitation »

Le brevet donne un monopole ‘exploitation et la loi donne au titulaire les moyens d’interdire les contrefaçons, et de reproduire l’objet protégé, et par la empiéter sur la propriété du breveté en effectuant des actes qui lui sont réservés.

Ce monopole présente des particularités : L’existence de ce monopole est conditionné par le respect de diverses obligations, d’abord le breveté doit payer des taxes chaque année, pour maintenir le monopole en vigueur.

D’autre part, il est soumis a une obligation d’exploiter, qui certes ne lui fera pas perdre complètement son droit de brevet s’il ne la respecte pas, mais le soumettra au risque de se voir imposé des licenciés non choisis et des redevances non négociées.

CHAPITRE 1 : LES PREROGATIVES DU BREVETELe monopole conféré est seulement temporaire, territorial (limité aux frontières de l’Etat qui l’accorde) et soumis a une obligation d’exploiter.

Il y a toute une série de cas ou certains pourront utiliser le droit sans autorisation et aussi des cas ou le breveté ne conservera uniquement un droit a rémunération.

NB : LEGISLATION QUI CHANGE : LOI ADOPTEE PAR L’UE A LA FIN OCTOBRE 2007

Cours de rattrapge envoyer a :bagmooth@hotmail.com

Section 1   : Définition du droit exclusif (monopole) Sous-Section 1   : Monopole d’exploitation   : Il s’agit d’autoriser ou d’interdire a des tiers d’utiliser cette invention, cde concéder des licences ou de les refuser. Puisqu’il s’agit d’un droit d’exclusivitié, il est logique qu’il y ait qu’un seul brevet pour un même pays.

A. Actes couverts par le droit exclusif (monopole)La définition du contenu du monopole se fait de 2 manières, c’est la teneur du brevet qui définit le brevet, a travers la partie sur les revendications.

L613-3 et L613-4 CPI, définit la liste des actes interdits sans l’autorisation du breveté, et par a contrario, on connaît les actes exclusivement réservés au breveté.

° S’il s’agit d’une revendication qui porte sur un produit, le droit exclusif couvre la fabrication de ce produit mais aussi tous les actes qui sont dans la continuation de cette fabrication (distribution, mise sur le marché, utilisation…) LA fabrication du produit est toute les formes de commercialisation. Peu importe alors le moyen utilisé pour fabriquer le produit, et peu importe aussi son utilisation ou son application. Donc large étendue.

° Si la revendication porte sur un procédé ou un moyen, le droit exclusif couvre l’utilisation et la mise en œuvre de ce procédé, ainsi que sa commercialisation, mais logiquement cette revendication couvre uniquement le procédé, mais pas les produits obtenus par la mise en œuvre de ce procédé.Mais si on a une vision aussi restrictive du monopole sur ce procédé, on va avoir des difficultés a appréhender les actes de contrefaçon. Car avec la mise en œuvre du procédé on obtient des produits, et il sera très difficile de démontrer que les produits on suivi un tel procédé a moins de prendre le contrefacteur sur le fait.Donc :L613-2 CPI : « La protection conférée par le brevet sur un procédé s’étend au produit directement obtenu par ce procédé »La contrefaçon du procédé se concrétise dans les produits obtenus, et quand ils sont fabriqués par ce procédé ils sont des contrefaçons.

° Si le brevet porte sur l’application nouvelle, ce qui est protégé est uniquement l’application nouvelle, les autres applications et le moyen lui même sont libres.

° Concernant les revendications portant sur des combinaisons nouvelles, seule la combinaison nouvelle de moyens connus particulière revendiquée rentre dans le monopole, les autres moyens ne sont pas couverts (sauf s’ils sont aussi revendiqués) et ne couvre pas non plus une combinaison différente, faisant fonctionner les différents moyens de façon différente.(monopole juste sur A+B+C =Y mais pas sur A+D+C=X avec D=B)

B. Actes non couverts par le droit exclusif : Actes que les tiers peuvent faire sans autorisation.L613-5 CPI : Exclue un certain nombre de type d’actes du champ du droit exclusif, utlisation de l’invention sans avoir besoin de verser des royalties. Pour des raisons d’intérêt général : Encouragement pour la recherche, besoin de la Santé Publique, ne cause pas réellement de préjudice.

1. Actes accomplis dans un cadre privé et a des fins non commerciales :On n’est pas du tout dans le cadre du monopole d’exploitation puisqu’il y a 2 conditions cumulatives remplies : Privé et Non commercial.Il s’agit en fait d’un usage purement domestique.Utilisation de l’invention pour bricoler.

2. Actes a titre expérimental : Le monopole ne s’étend pas non plus aux actes accomplis a titre expérimental, on va pouvoir utiliser l’invention a des fins expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique ou même technique pour vérifier l’intérêt technique de l’invention, d’envisager des perfectionnements etc… Ces expérimentations sont libres mais le résultat de l’expérimentation peut très bien tomber dans le champ du brevet.

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De même si on a fait des actes d’expérimentation pour lui trouver un perfectionnement mais le perfectionnement lui même ne pourra pas être exploité sans l’autorisation du titutlaire du brevet.

Donc les suites de l’expérimentation tombent la plupart du temps dans le champ du monopole.

3. Etudes et essais en vue de l’obtention d’une AMM (autorisation de mise sur le marché)Une des difficulté qui s’était présenté dans la jpdce récente, tenait a la volonté des pouvoirs publics, de développer les médicaments génériques. Ils ne peuvent être exploités que s’ils obtiennent une AMM.Le générique en général sort après la fin du brevet. Le génériqueur en général a des coûts moindres, puisqu’il n’a pas a amortir les coûts de l’invention. Le génériqueur ne pourra pas mettre en circulation le générique avant que le brevet ne tombe dans le domaine public.

Le génériqueur repere les médicaments a succès et se prérpare, des la fin du brevet a mettre en circulation le générique. Il va donc préparer une AMM, et faire des essais qui appuieront sa demande. Il doit donc faire des essais avant la fin du brevet. Ces essais constituent ils une atteinte au droit du breveté ? Une partie de la jpdce a considéré que oui, car il ne s’agit pas de simples expérimentations. Mais dans le but d’encourager les génériques, on a inséré dans L613-5 une disposition qui précise que le droit exclusif ne s’étend pas aux essais pratiqués en vue d’une AMM même avant la fin du brevet, et ne porte pas atteinte au droit exclusif.

4. Préparations pharmaceutiques ponctuelles d’officine (magistrales)C’est uen autre limitation au brevet. Un médicament peut être fabriqué en nombre par un labo, mais peut aussi être fabriqué par le pharmacien a la demande (dermatologie)L’article L613-5 excepte du champ d’exploitation, le fait de préparer des médicaments par unité, et extemporanément (a la demande) dans les officines de pharmacie sur ordonnance médicale.

Si c’est un pharmacien d’officine, le préjudice causé au titulaire du brevet est bien sur infinitésimal. Mais si une pharmacie d’hôpital qui fabrique pour les autres hôpitaux n’ont pas le droit de refaire le médicament, sinon le préjudice ici serait significatif.

5. Inventions biotechnologiques Privilège de l’agriculteur : Il s’agit d’une exception d’abord élaborée dans le domaine végétal, mais qui a partir de la directive de 1998, ou le droit des brevet s’est intéressé a la matière biologique en général.Ce privilège de l’agriculteur est tel que quand l’agriculteur achète des plantes ou des animaux reproductibles, traditionnellement, il garde souvent une partie de sa récolte ou une partie des animaux et vend le reste.Toute la production n’est donc pas nécessairement vendue.Ceci n’empiete donc pas sur le monopole.L613-5-1 et L613-5-2 :Ce privilège de l’agriculteur ne permet pas en revanche a l’agriculteur de commercialiser.

Sous Section 2   : Le monopole territorial   : Les droits de propriété intellectuelle n’ont d’effet que dans les limites territoriales de l’Etat qui les reconnaît. Il n’y a pas de protection universelle, il faut procéder a des dépôts pour obtenir une protection du même objet dans plusieurs Etats.C’est le principe de territorialité qui a pour corollaire 2 règles :

- Indépendance des droits : Puisque les droits sont territoriaux, ils sont donc indépendants les uns des autres. Donc tout ce qui advient a un brevet dans un pays, ne touche pas le brevet correspondant dans les autres pays. Si mon brevet expire ou est annulé en France, le brevet reflexe (correspondant) reste valable dans les autres pays.

- La contrefaçon est donc limitée au territoire, mais réciproquement, puisque le droit est territorial, si on a un brevet dans un pays, on peut utiliser ce brevet pour interdire l’importation de l’invention dans le pays ou on a un brevet. On contrôle ainsi l’organisation et la circulation de l’invention.

Mais :La règle de l’épuisement du droit a 2 aspects, et cette règle sert a restreindre le contrôle du titulaire du droit sur la circulation du produit fabriqué :

- Epuisement interne : L613-6 CPI : L’épuisement interne au territoire, lorsque le produit couvert par le brevet, fabriqué et mis en circulation, avec l’accord du titulaire du brevet en France, le titulaire du brevet ne peut pas restreindre ou contrôler la circulation de ces produits, en France. Son droit s’est épuisé concernant le lot considéré en ce qui concerne le territoire français.

Mais en revanche, il n’y a pas en droit français d’épuisement international, ce qui consisterait a considérer que le lot considéré (10 000 cafetières brevetées mise en circulation en Thaïlande) puisse circuler sans limitation partout dans le monde. Mais cette règle n’existe pas en droit français ni en droit communautaire, car cela mettrait en péril l’indépendance des droits et aussi ferait abstraction de la différence du niveau d’effectivité de la protection dans différents pays.

- Epuisement communautaire : L’épuisement international est condamné par l’UE mais celle ci consacre l’épuisement intra-EEE (espace économique européen) qui se justifie par la libre circulation et la mise en place du marché unique.

On considère que, lorsque le titulaire d’un droit de brevet a autorisé la fabrication de produits incorporant son droit et qu’il a lui même autorisé sa première mise en circulation a l’intérieur de l’EEE, son droit s’est épuisé A PROPOS DE CE LOT DE PRODUIT uniquement. Mais ce lot peut circuler librement a l’intérieur de l’EEE.Même s’il y a des conditions, puisque l’on refuse l’épuisement international, le lieu de circulation doit être un Etat intégrant l’EEE, et deuxièmement, le consentement du titulaire du droit doit avoir été donné.Donc cela n’est pas valable si la loi ou l’administration ou le juge octroie les licences obligatoires (non volontaires) sur l’invention. Sans consentement, pas d’épuisement du droit, opposition valable.Donc les produits fabriqués parfaitement licitement dans un pays sous licence forcée, ne peuvent cependant circuler que dans ce pays, parcequ’il n’y a pas eu consentement du fabriquant.

Sous Section 3   : Le caractère temporaire du monopole   : Le brevet donne a son titulaire un monopole, mais ce droit exclusif qui est temporaire, puisqu’il dure 20 ans a compter du dépôt de la demande (et non pas de la date de délivrance)Les certificats d’utilité (mini brevet) avec le même point de départ est de 6 ans.Ce délai est trop long ou trop court, depending on the inventions.

Dans le domaine de la pharmacie et des produits phytosanitaires (engrais, insecticides) la durée de 20 ans a compter du dépôt pose un problème de calcul particulier.

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En effet, comme pour les médicaments, les phytosanitaires requièrent une AMM. Or l’obtention d’AMM est elle même très longue (5 a 7 ans) ce qui veut dire que si on invente un médicament, pour éviter d’être pris de court, il faut déposer une demande de brevet aussi vite que possible.On ne va donc pas attendre l’AMM pour faire la demande de brevet. Cela veut dire que, parallèlement, il faudra attendre l’octroi de l’AMM pour exploiter réellement le produit, alors que le brevet est déjà en cours.Le délai de 20 ans est alors largement amputé.

Les législateurs communautaires ont pris en compte ce problème. On aurait pu imaginer qu’il faille seulement ajouter le nombre exact d’années écoulées entre le dépôt de la demande et l’AMM. Plutôt que d’allonger la durée de protection d’autant, on a créé un certificat complémentaire, le Certificat Complémentaire de Protection (CCP) qui est un titre distinct du brevet, et qui couvre le médicament a partir de la fin de la protection du brevet.Ce certificat complémentaire de protection donne exactement les mêmes droits que le brevet pour une durée égale a la période entre le dépôt de la demande et la date d’AMM mais REDUITE DE 5 ANS.De surcroît, la durée de ce certificat ne peut durer plus de 5 ans.

Donc ce système est compliqué et en plus, ne compense pas le véritable manque a gagner.

SECTION II   : LES LICENCE FORCEES (OBLIGATOIRES) On laisse de côté la question de le droit de possession personnelle antérieure (de celui qui, possédant l’invention, s’est fait brûler la politesse car il n’a pas déposé, et qui pourra a titre personnel utiliser l’invention : L613-7)

Normalement, le droit de propriété intellectuelle sont des droits exclusifs. Normalement, l’inventeur peut refuser et interdire l’exploitation de son invention.Une autre conception beaucoup moins favorable aux inventeurs, est celle de la licence obligatoire. On va supprimer le droit exclusif a l’inventeur, on ne choisit pas d’accorder ou non une licence, on ne choisit pas le licencié, on ne choisit pas les conditions et le prix, et elle nous est imposée par une autorité administrative ou judiciaire, et on obtient seulement une rémunération, souvent mal payée.

Traditionnellement en France, le droit est hostile aux licences forcées et repose sur le monopole. Mais les licences obligatoires, qui sont apparues très tardivement, sont fondées sur des considérations d’intérêt général tout en étant assez peu appliquées. (a la différence d’autres pays)

Il existe un très grand nombre de licence forcée possible, 8 sortes différentes de licences légales. (3 de plus depuis 2007) Certaines que potentielles, dissuadent l’inventeur de tel ou tel comportement.

On a 2 types : Par le Juge, ou par le Ministre de l’Industrie.

A. Licences obligatoires judiciaires : Ce sont celles qui sont en pratique importantes. La première vient sanctionner le défaut d’exploitation par le titulaire.La licence de dépendance permet a une personne qui invente sur un brevet mal exploité, de continuer a inventer.

1. Licence obligatoire pour défaut d’exploitation :Le brevet est assorti d’une obligation d’exploiter en contrepartie.Le non-respect de l’obligation d’exploiter peut être sanctionné par 2 sanctions : La déchéance (brevet) utilisée jusqu’en 1953, mais la Convention d’Union de Paris sur la PI a exclu cette sanction. En effet, cette sanction lourde et pas très bien adaptée, si bien qu’on a choisi la possibilité de se voir imposé une licence obligatoire.La sanction c’est donc l’octroi possible et non pas systématique L613-11 et suivants.

°°° Conditions pour Licence obligatoire pour défaut d’exploitation :C’est bien sur le défaut d’exploitation, même si cette condition n’est pas très sévère, telle que conçue par le CPI. En effet, pour obtenir une licence obligatoire, le demandeur doit établir que le titulaire n’a pas entrepris l’exploitation de l’invention dans les 3 ans qui suivent la délivrance du brevet, ou dans les 4 ans qui suivent le dépôt de la demande en choisissant le délai le plus favorable au breveté.C’est pour laisser le temps pour lancer l’exploitation avant de se voir reprocher un défaut d’exploitation.

Ou bien l’hypothèse ou le titulaire a entrepris l’exploitation mais a arrêté d’exploiter depuis plus de 3 ans. Ce défaut d’exploitation est caractérisé du fait que cette hypothèse n’est pas très fréquente.

En effet, il y a défaut quand il n’y a pas de début d’exploitation, ni de préparatifs sérieux. Donc si on démontre qu’il y a des préparatifs sérieux, on échappe a la licence obligatoire. Et ce sur le territoire de l’EEE. Donc condition pas très sévère.

Quant a l’exploitation elle même, elle consiste a la commercialisation de l’invention, suffisante pour satisfaire les besoins du pays, même si on peut se contenter d’importer.

En outre, même si pas d’importation, pas d’exploitation, on peut encore échapper a la licence forcée, si l’inventeur invoque une excuse légitime. Elle peut consister dans la force majeure, mais tout obstacle sérieux indépendant de sa volonté, empêchant son exploitation.

Si la condition de défaut d’exploitation est remplie, il faut encore que qqun demande une licence. Cette demande est portée devant le TGI (compétent spécifique) et le demandeur doit établir le défaut d’exploitation, avoir demandé une licence conventionnelle que l’inventeur a refusé, et établir que ce demandeur de licence a la capacité (moyens) d’exploiter.Car il n’y a aucune raison d’attribuer une licence obligatoire a qqun qui ne peut pas exploiter.

°°° Effets de la Licence :Le tribunal qui accorde une telle licence doit en fixer les conditions. Le tribunal doit notamment établir les redevances.Cette licence est toujours une licence non exclusive. Le licencié ne peut pas la transmettre et la céder sauf a son entreprise ou a son fonds de commerce.Si le contrefacteur obtenait la licence, il reste contrefacteur pour le passé, et la licence n’est valable que pour l’avenir.

2. Les licences de dépendances :32

Il y a 2 types de licences de dépendances :

a. Licence de dépendance entre brevet de base et brevet de perfectionnement :C’est une situation dans laquelle une invention de perfectionnement d’une technique préexistante encore protégée par un brevet. Si le brevet de base appartient a la même personne que celui qui perfectionne, pas e problèmes.

Mais si il s’agit de 2 inventeurs différents, il peut y avoir un problème.Chaque fois que le perfectionnement breveté va être mis en œuvre, l’invention de base va devoir être reproduite. Or si celle ci est protégée, il faut obtenir une autorisation.L’exploitation du brevet de perfectionnement se trouve dans la dépendance du brevet de base.Sans autorisation, « perfectionner c’est contrefaire »

En général, c’est l’intérêt d’autoriser moyennant des royalties. Mais si le titulaire du brevet de base refuse d’accorder la licence, il bloque l’exploitation du perfectionnement.Evidemment, en général, le brevet de perfectionnement rend le brevet de base tout seul obsolète. Le clientèle ne voudrait que le produit perfectionné, et cela concurrence trop l’inventeur de base.

D’ou l’institution d’un système de licence de dépendance.L’article L613-15 institue ce système de dépendance en considération de l’intérêt public.Le titulaire du brevet de perfectionnement va pouvoir demander au TGI de lui accorder une licence sur le brevet de base dans la mesure nécessaire a l’exploitation du perfectionnement.CETTE LICENCE NE SERA ACCORDEE QUE SI le perfectionnement « représente un progrès technique important et un intérêt économique considérable » par rapport a l’invention de base.

C’est au demandeur qu’il incombe d’établir que son perfectionnement présente ces caractéristiques. La loi prévoit par souci d’équité que lorsque le tribunal accorde un brevet de dépendance, le titulaire de brevet de base peut obtenir en contrepartie une licence croisée, sur le brevet de perfectionnement.

b. La licence de dépendance entre brevet et COV  (certificat d’obtention végétale) : Il y a interférence avec le droit des obtentions végétales. Procédé breveté qui aboutit a l’obtention d’une variété végétale. Pour réaliser la variété nouvelle, on a besoin d’utiliser un procédé breveté. Ou inversement, avec le procédé breveté, on atteint un COV.

Un brevet peut bloquer le COV et vice versa. Si le brevet et le COV appartiennent a des personnes différentes, on arrive au même problème que plus haut.

L613-15-1 : Cet article permet a un obtenteur de variétés végétales d’obtenir une licence forcée sur une brevet dans la dépendance duquel se trouve son droit d’obtention. Le titulaire du COV va pouvoir obtenir une licence obligatoire.L623-22-1 : Le titulaire d’un brevet qui ne peut pas exploiter son invention biotechnologique sans autorisation du COV et empiéter sur lui, va pouvoir obtenir une licence forcée sur ce COV.

A coté de ces licences judicaires, le CPI a prévu une série de licences d’office octroyées par l’autorité administrative.

B. Licences d’office octroyées par l’autorité publique :Il s’agit du ministre de l’industrie actuel (économie et industrie) et ces licences sont rares car moins précises dans leurs conditions et vont plus loin.Le niveau de rémunération en revanche échappe au ministre et tiennent au juge judiciaire.

1. Licence d’office dans l’intérêt de la Santé Publique :L’article L613-16 CPI dispose que le ministre de la Santé, peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle, de soumettre par arrêté a une licence d’office, un brevet couvrant un médicament, un dispositif médical ou de diagnostic.3 situations :-Conditions d’exploitation du brevet contraire a la Santé Publique-Produits ou procédés concernés ne sont pas mis a la disposition du public en des quantités ou qualités suffisantes, ou a des prix anormalement élevés.-Ou bien, licence obligatoire imposée si il s’agit de remédier a des pratiques anti-concurrentielles avérées et établies par une décision administrative ou d’une juridiction.

En principe, le ministre doit commencer par négocier avec l’entreprise pharmaceutique sauf s’il y a une urgence sanitaire ou s’il y a pratique anti-concurrentielle.

Une fois l’arrêté publié, toute personne intéressée et qualifiée, peut demander au ministre une licence (non exclusive) et payante avec une redevance fixée par le TGI.

2. Licence d’office sur les médicaments vétérinaires :Cette disposition se trouve dans le Code de la Santé Publique ( !) et non dans le CPI, et est fondée sur l’intérêt de l’économie de l’élevage ( !) et cela justifie l’octroi de la licence.

3. Licence obligatoire pour la fabrication de médicaments destinés a l’exportation vers certains pays en difficulté économique et sanitaire :

Lors des dernières négociations de Doha de l’OMC, une résolution avait été prise pour faire avancer la diffusion des médicaments dans les pays les plus pauvres. Modification de l’accord ATPIC, avec adoption d’un règlement communautaire du 17 mai 2006 :Il organise de façon très détaillée un système d’octroi sur des brevets pharmaceutiques concernant la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques a condition qu’ils soient destinés a être exportés dans certains types de pays (les plus pauvres) faisant face a des problèmes de santé graves.L613-17-1 : Texte adopté le 29 octobre 2007 : Système détaillé, de licence forcée avec un taux de rémunération fixée par le règlement.Il s’agit de quantités précises, vers des pays précis avec une interdiction que ces médicaments aillent ailleurs que les pays concernés.Il y a donc tout un système de contrôle douanier pour éviter les trafics de médicaments et les contrefaçons.

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4. Licence d’office dans l’intérêt de l’économie nationale : Le ministre de l’industrie peut mettre en demeure une entreprise d’exploiter son invention de manière a satisfaire aux besoins de l’économie nationale et si elle n’est pas suivie d’effets, « qu’elle porte préjudice a l’intérêt public » (vague) il peut y avoir licence d’office.On doit passer par un décret en Conseil d’Etat.

5. Licence d’office dans l’intérêt de la Défense Nationale :Dans les débuts de la procédure, il y a une période de mise au secret en faveur de la DN, qui lui permet d’exproprier l’inventeur et de la mettre au profit de la Défense Publique.

Fin du chapitre 1CHAPITRE II : DEFENSE DU DROIT EXCLUSIF

SECTION I   : LA CONTREFAÇON Elle vise a défendre le droit privatif. Ce n’est pas la même chose que l’action en concurrence déloyale ou la responsabilité déloyale, ni que l’action en propriété en droit civil même si cela y ressemble.Cette action vise a faire cesser un empiètement, et grâce l’action en contrefaçon, je vais récupérer la totalité de mon droit privatif.

Mais l’action en contrefaçon a aussi une fonction réparatrice, car elle va réparer le préjudice issu de la contrefaçon. Fonction indemnitaire mêlée de sanction et de dissuasion.

Elle joue aussi un rôle de moralisation de la concurrence.

L’action en contrefaçon est aussi une action intentée sur le droit civil, mais c’est aussi une action pénale (Tribunal correctionnel)

Sous Section 1   : Les actes constitutifs   : L’article L615-1 CPI dispose que « toute atteinte portée au droit privatif du breveté constitue une contrefaçon » Ce texte renvoie a la définition négative du monopole du breveté pour définir les actes interdits. Chaque fois qu’un acte reservé est accompli, il y a contrefaçon.

A. Date des actes critiqués :Jusqu'à quand y a-t-il contrefaçon ? Tant que le droit de brevet est en vigueur, l’exploitation non autorisée est une contrefaçon. L’acte accompli alors que le brevet est annulé, ou que les 20 ans sont écoulés, ou que le brevet est déchu pour défaut de paiement des annuités… l’invention est utilisable.Mais un acte commis avant la fin du monopole peut être attaqué en justice.

Plus délicate est la détermination du point de départ de la date a partir de laquelle un acte non autorisé peut être qualifié de contrefaçon ?En principe il ne peut y avoir contrefaçon quand le tiers ignore l’existence du droit. Donc ce ne serait qu’a partir de la publication que l’utilisation de l’invention devient une contrefaçon.

Mais entre la date du dépôt et de la publication, les tiers ignorent la demande et on ne peut le leur reprocher, SAUF SI ON LEUR A NOTIFIE LA DEMANDE.

Si l’on agit sur une simple demande de brevet, le juge doit surseoir a statuer car si jamais l’invention n’est pas brevetable, pas de contrefaçon.

B. Le rôle de la Bonne foi :Il faut distinguer selon que l’on se place sur le terrain pénal ou civil.C’est seulement au pénal que la bonne foi est exonératoire. Mais le juge tendance a présumer la mauvaise foi chez le professionnel.

En revanche on agit au civil, et que le contrefacteur soit de bonne ou de mauvaise foi n’a aucune importance, car il faut faire cesser l’atteinte au droit privatif.

Mais il faut faire une distinction entre le contrefacteur direct et le contrefacteur indirect. Le contrefacteur direct et celui qui met en œuvre l’invention brevetée, utilise le procédé etc… sans solliciter l’accord de l’inventeur. Il mettent directement en cause le droit privatif.Ils vont être condamnés sans avoir besoin d’établir qu’ils soient de mauvaise foi. L’importateur est assimilé au fabricant, ils sont des contrefacteurs directs.

Les contrefacteurs indirects sont ceux qui offrent des produits contrefaits, distribuent, revendent, détiennent, utilisent ces produits contrefaits.Ils ne sont condamnés que s’ils sont de mauvaise foi, c’est a dire qu’ils ont agi en connaissance du caractère contrefait.Ici aussi, il y a des présomptions de mauvaise foi, et c’est au contrefacteur indirect de prouver qu’il est de bonne foi.

C. La diversité des actes de contrefaçon : En général, la contrefaçon est toute atteinte au droit privatif. Mais il y a une liste limitative des actes de contrefaçon. L613-3 CPI. Il s’agit de la fabrication du produit breveté, de son utilisation, de son importation et de tous les actes qui sont dans la continuité de ceci. (Détention, offre, mise en vente etc.)

Il y a aussi contrefaçon quand le titulaire d’une licence d’exploitation va au delà des limites fixées par la licence. Le licencié qui ne respecte pas les limites qui lui sont conférées non seulement pourra être poursuivi pour inexécution mais aussi pour contrefaçon.

L’importateur peut être condamné, même de bonne foi. En revanche, le fabricant a l’étranger ne peut être poursuivi sur le fondement de la loi Française. On le fait condamner en démontrant qu’il ne s’est pas contenté de fabriquer mais aussi a participé activement a l’importation dans un pays ou ce n’était pas autorisé.

S’il s’avère que le fabricant étranger a fabriqué des étiquettes en français etc… on va l’assimiler a l’importateur et il sera condamné.Concernant le transit, la réglementation communautaire douanière permet de stopper le transit.Quand les marchandises sont fabriquées dans un Etat mais destinées a un Etat ou leur exploitation serait licite, on ne peut pas stopper le transit dans le pays ou leur exploitation serait illicite.

D’autres actes sont assimilés a la contrefaçon, en particulier le fait de fournir ou d’offrir de fournir des moyens spécifiques dont on sait qu’ils 34

serviront a la contrefaçon.

Sous Section II   : L’appréciation de la contrefaçon   : Le ppe c’est que l’on va partir des revendications du brevet (qui déf l’objet et l’étendue de la protection) pour les confronter à l’objet prétendument contrefaisant. Le ppe qui gouverne l’appréciation des faits de contrefaçon, la manière de comparer, c que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences. C un ppe commun à l’ens de la propriété intellectuelle. En effet si l’on s’attachait aux différences il serait facile d’échapper à la condamnation en contrefaçon. On recherche si les caractéristiques essentielles ont été reproduites, abstraction faite des différences secondaires. Réciproquement, il peut y avoir des ressemblances sans que els caractéristiques essentielles se retrouvent, il n’y a alors pas de contrefaçon. Ce ppe est ardu à mettre en pratique, il faudra pour le juge faire appel à des experts. Lorsque l’on perfectionne une invention brevetée (par ex. une simplification), il n’en demeure pas moins que l’on met en œuvre l’invention en question. Si je n’ai pas l’autorisation du titulaire de ce brevet, dans ce cadre de l’utilisation du perfectionnement on a une contrefaçon. La question des moyens équivalents : à propos de la nouveauté, lorsque l’on ne trouvait pas dans l’état de la technique antérieure, ce moyen de production, on ne tient aucun compte des équivalents en ce qui concerne la nouveauté. Mais, lorsque deux moyens ont une différence de forme, mais remplissent la même fonction technique, et aboutissent exactement au même résultat, on a quand même contrefaçon. Remplacer le moyen breveté par un moyen équivalent est quand même une forme de contrefaçon. Lorsque l’on a revendiqué une combinaison de moyens, c’est en théorie la combinaison qui est protégée, et pas chaque moyen pris séparément. Si on a breveté « A+B+C » sans breveter séparément A, B et C, il n’y a pas de contrefaçon si qq’un fait juste A ou B ou C, ou alors une combinaison différente pour un résultat différent (ex. On a breveté « A+B+C  qui donnent X », c’est toujours légal de faire « AxBxC qui donnent Y »).

Sous Section 3   : La preuve de la contrefaçon Partie procédurale du droit des brevets vaudra pour tout le droit de la propriété industrielle et en partie pour le droit d’auteur (loi 29 octobre 2007 crée un tronc commun procédural, qui transpose dir. comm. de 2004 qui unifie dans UE). Cette loi de 2007 est assez importante pour la pratique. Elle change bcp de dispositions du CPI. Elle est dominée par l’idée force de renforcer la lutte contre la contrefaçon. Elle est clairement en faveur des titulaires de droits.

A. Les principesLa contrefaçon c un fait, et les faits se prouvent par tous moyens (L 615-5). Naturellement, c le titulaire de droits qui agit en contrefaçon qui a la charge de la preuve. Il doit prouver les actes qu’il prétend de contrefaçon et aussi l’existence de son droit, et s’il veut des réparations le pj subi. Le CPI comporte un certain nb de R et pcdures destinées à venir en aide au titulaire de droits de propriété intellectuelle dans la recherche de preuves de la contrefaçon. Le CPI institue une technique facultative mais très efficace, la saisie-contrefaçon. Il prévoit une possibilité de renversement de charge de la preuve en faveur du titulaire du droit en ce qui concerne la contrefaçon des procédés, une contrefaçon très difficile à prouver. Il institue un véritable droit à l’information, et en particulier impose au demandeur de fournir un certain nb de documents.

B. Le renversement de la charge de la preuve de la contrefaçon d’un procédé brevetéProuver que qq’un a utilisé son procédé breveté, si l’on ne peut le prendre sur le fait, est extrêmement difficile. Cela pose un problème très important. Comme cette preuve est dans la plupart des cas très difficile à rapporter (ex de «  probation diabolica »), le Code a posé deux règles favorables au titulaire du brevet. La première considère que la contrefaçon d’un procédé s’étend au produit que l’on obtient directement par le procédé. Sur le terrain de la preuve, considérant la difficulté de la preuve pour la victime, on permet au juge, qui garde sa liberté d’appréciation et n’est pas tenu de le faire, lorsque le procédé breveté permet d’obtenir des produits, d’ordonner au défendeur de prouver lui-même qu’il a utilisé un autre procédé que celui du breveté. Le défendeur devra prouver lui-même qu’il a utilisé un procédé différent du produit breveté. S’il ne parvient pas à prouver qu’il a utilisé un autre procédé, tous les produits identiques à ceux que l’on obtient par le procédé breveté seront considérés comme des contrefaçons dans deux cas : soit lorsque le produit est nouveau, soit quand la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté.

C. La technique spécifique au droit de propriété de confection des preuves : la saisie-contrefaçonL. 615-5 CPI : le titulaire du droit (ici le breveté) peut par requête demander au président du TGI compétent (il n’y en a que 7) du lieu où se passe la contrefaçon, de prononcer une ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. Cette requête peut être faite soit par le breveté, soit par le titulaire d’une demande de brevet publiée, soit encore sous des conditions particulières, le titulaire d’un droit exclusif d’exploitation (le licencié exclusif : droit inscrit au registre des brevets, doit avoir demandé au breveté d’agir et que celui-ci soit resté inactif, et pas de clause dans le contrat de licence qui lui interdise d’agir en contrefaçon). La requête est intéressante parce qu’elle est non-contradictoire donc l’autre partie n’est pas au courant. Cette saisie est un instrument probatoire, c’est un moyen d’obtenir des preuves. Le juge ne l’autorise donc que dans les limites nécessaires à la preuve, ce n’est jamais une confiscation. Et elle est facultative, ne pas la réaliser n’interdit pas une action en contrefaçon.

Il y a désormais deux types de saisies contrefaçons possibles : soit l’huissier procède à la description, avec éventuellement le prélèvement d’échantillons, ou bien la saisie est une saisie réelle (saisie in re, saisie de choses) des produits argués de contrefaçon, ainsi que de tous les documents qui se rapporteraient à la contrefaçon. En outre, depuis la réforme d’octobre, l’ordonnance peut même autoriser l’huissier à saisir le matériel et les instruments qui sont utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits prétendument contrefaisants, et le matériel qui sert éventuellement à la mise en œuvre du procédé. Dans le cadre d’une telle saisie, l’activité de l’entreprise s’arrête. C’est pourquoi dans la pratique les juges ne l’autoriseront que très rarement. Les huissiers peuvent être assistés d’un expert désigné par le demandeur. Cette assistance d’un expert est indispensable dans la plupart des cas parce que l’huissier n’a pas les connaissances techniques nécessaires. Ce technicien doit être une personne juridiquement indépendante du saisissant et du saisi mais dans la pratique c’est pratiquement toujours le conseil en propriété industriel habituel du saisissant qui conseillera l’huissier. Est-il vraiment indépendant ? La C. cass. a fait valoir que oui, le conseil en propriété fait partie d’une profession réglementée dont la loi pose par principe l’indépendance juridique.

Cela étant, comme ces mesures de saisie-contrefaçon peuvent causer des troubles à l’entreprise chez laquelle on va la pratiquer, le juge peut subordonner l’ordonnance à la constitution de garanties par le saisissant, pour indemniser le cas échéant la personne saisie si l’action au fond est jugée infondée ou si l’opération de saisie-contrefaçon est annulée. Cela étant, lorsque les conditions formelles sont remplies, le juge est obligé de prononcer l’ordonnance de saisie-contrefaçon. Cependant il sera libre de choisir l’étendue de la saisie (réelle ou pas).

On peut opérer une saisie contrefaçon après l’assignation au fond, mais ce n’est pas là qu’elle est véritablement intéressante. En effet une fois que la procédure est contradictoire le preuves disparaissent rapidement, et donc les saisies ont moins de chance d’être efficaces. Mais si l’instance au fond n’a pas encore été engagée au civil ou au pénal, il faut aussi penser à protéger les intérêts de la personne saisie, et éviter que l’on puisse exercer une saisie contrefaçon, qui donnera une mauvaise image d’elle et pourra nuire à son activité, sans agir jamais au fond. La saisie contrefaçon sera donc nulle de droit si l’on n’agit pas au fond dans le laps de temps mentionné par décret (qui n’existe pas encore, mais tournera entre 20 et 30j). Si l’on agit pas dans le délai, il faut demander l’annulation au juge, qui n’aura aucun pouvoir d’appréciation et devra annuler la saisie dans sa totalité. La loi ici brise une jurisprudence qui consistait à dire que quand il y avait une saisie

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réelle l’annulation ne portait que sur la description et pas sur les objets saisis. L’annulation n’empêche pas d’agie en contrefaçon mais il faudra trouver d’autres moyens de preuve. Du fait que l’on a une règle qui pose un devoir d’agir au fond assorti d’une sanction, on se demande si les nouvelles règles de saisie-contrefaçon doivent toujours être appliquées jusqu’à l’adoption du décret ou bien si les nouvelles règles rentrent en vigueur mais qu’il n’y a pas de sanction puisque pas de délai (mais possibilité de main levée), on peut aussi faire survivre l’ancien décret précisant délai pour la mise en œuvre du nouveau système, jusqu’à l’arrivée du nouveau décret. En l’absence d’assignation au fond dans le délai, ou bien si à l’issue du procès le demandeur est débouté, le saisi peut obtenir des réparations, invoquer le caractère abusif de la saisie-contrefaçon et demander réparation en justice.

La loi du 29 octobre 2007 a aussi institué ce que la directive et la loi appellent un droit à l’information.

D. Les ordonnances imposant la production d’information sur la contrefaçonLe droit à l’information donne des moyens pour établir l’importance de la contrefaçon et essayer de s’y retrouver dans les réseaux de contrefacteurs. Nouvel art. L 615-5-2 permet au titulaire du droit ou à son licencié exclusif de demander au juge civil saisi au fond d’imposer au défendeur, au besoin sous astreinte, de produire tous documents ou informations pour déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants. La même mesure peut également être imposée aux personnes trouvées en possession de produits supposés contrefaisants, et aux personnes qui fournissent les services utilisés par le contrefacteur dans les activités de contrefaçon. Quel genre de doc ou d’info ? Ceux qui permettent d’identifier les personnes impliquées (fournisseurs, importateurs, détenteurs, grossistes et détaillants) et des informations permettant d’évaluer l’importance quantitative et économique de la contrefaçon (nombre d’unités produites, prix de vente) et ainsi d’évaluer le pj subi.

Sous Section 4   : Les moyens de défense Qu’est ce que le défendeur peut invoquer comme moyens de défense ? Qu’il possède une licence d’exploitation volontaire ou forcée, mais s’il n’a pas respecté les limites définies par les licences d’exploitation non seulement il y a exécution fautive du contrat mais il y a aussi contrefaçon. Qu’il y a une exception au monopole (acte expérimentaux…). Qu’il bénéficie d’un droit de possession personnel antérieur. Qu’il bénéficie de la règle d’épuisement du droit. La bonne ou mauvaise foi n’est pas forcément efficace. En civil, la bonne foi est en ppe indifférente, sauf à distinguer entre contrefacteur direct et contrefacteur indirect. En ppe les contrefacteurs indirects, qui n’ont pas directement atteint aux droits mais exploitent les produits contrefaits, peuvent essayer de faire la démonstration de leur bonne foi pour échapper à la condamnation (mais généralement ce sont des professionnels qui ne pourront pas prouver la bonne foi). Au pénal par contre la mauvaise foi est nécessaire. On peut aussi chercher à prouver que le brevet est frappé de nullité, car comme il n’y a pas de titre il ne peut y avoir contrefaçon. On aura soit l’exception de nullité soit une demande de reconventionnelle. L’annulation sera rétroactive. C’est le moyen privilégié pour échapper à la condamnation en contrefaçon. Mais parfois, alors que le brevet pourrait être annulé, le contrefacteur ne le demandera pas car il cherche à obtenir une licence sur le brevet ou craint des demandes d’annulation contre ses propres brevets en représailles.

L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause 5L 615-8), au civil comme au pénal. C’est assez bref mais chacune des différentes atteintes aux droits du breveté est un acte de contrefaçon différent, ce qui allonge le délai (fabrication, exportation, diffusion, utilisation, revente…). Chacun des délais suit sa propre prescription. Pour certains actes la contrefaçon ne commence à courir que lorsqu’ils ont cessé leurs effets. Si c’est un acte qui se poursuit sur une longue durée, la contrefaçon ne cesse qu’à la fin de la contrefaçon de longue durée, et donc le délai ne commence à courir qu’à cette date. Ex : contrefaçon de la technique d’implantation de la pelouse sur les parois du POPB. Puisque le gazon était toujours implanté sur les parois par le procédé contrefait, la mise en œuvre du procédé s’était poursuivie jusqu’à ce que la fixation brevetée ne serve plus à tenir les pelouses. Le délai de prescription n’avait donc pas commencé à courir, même si la construction du POPB s’était achevée depuis des années.

On a en droit des brevets une action en déclaration de non contrefaçon au L 615-9 CPI. On peut de parfaite bonne foi hésiter sur le point de savoir si l’on risque ou non de contrefaire une technique ou un produit. Celui qui se demande s’il a le droit d’utiliser une technique demande au titulaire du brevet de prendre parti sur l’opposabilité de ce breveté dans ce cadre. Cela permet de savoir si tel acte d’exploitation rentre ou non dans le monopole de son brevet. La personne adresse une description de l’exploitation qu’elle envisage. C’est au titulaire de brevet de répondre si cela rentre ou non dans son monopole. A priori (la loi ne précise pas), cet avis lie le breveté s’il autorise l’exploitation. Si la réponse est défavorable ou s’il ne répond pas dans un délai de 3 mois, l’exploitant peut l’assigner devant le TGI afin de faire juger que le brevet ne s’oppose pas à l’exploitation qu’il envisage.

SECTION 2   : L’ACTION EN CONTREFACON § 1. La procédure

A. La demandeSeul le titulaire du titre peut agir. Dans le cas d’une cession du brevet, seul le titulaire enregistré peut agir. Dans la période qui précède l’enregistrement, l’ancien proprio peut agir, pas le nouveau. Le ppe c que puisque l’action appartient à celui qui a un intérêt à agir, le licencié / le concessionnaire ne peut pas agir en contrefaçon. Cependant on peut distinguer ceux qui ont une licence simple et ceux qui ont une licence exclusive. Ceux sui ont une licence simple n’ont pas de droit privatif par hyp donc ne peut pas agir en contrefaçon. Mais la contrefaçon lui fait qd mm du tort. Le licencié simple peut alors intervenir à l’action en contrefaçon qu’intente le breveté. Mais s’il intervient ce n’est pas sur la même cause que l’action en contrefaçon parce qu’il n’a pas de droit de même nature que le titulaire du droit. Il va intervenir sur le fondement de al concurrence déloyale, et invoquer le pj propre que lui causent les actes du contrefacteur qui son à son égard des actes de concurrence déloyale.

Par exception et sauf clause contraire dans le contrat de licence, le licencié exclusif peut intenter une action en contrefaçon et faire faire une saisie contrefaçon (si le titulaire du brevet n’avait pas voulu intenter d’action).

B. La compétenceLa propriété indus c des questions particulières et techniques dont le contentieux doit être confié à des juridictions particulières. Progressivement depuis qq années ce contentieux se concentre dans un nb réduit de tribunaux. Concrètement, mis à part le droit d’auteur, la compétence en matière de propriété intellectuelle dans tous les domaines est retirée aux tribunaux de commerce et attribuée de façon exclusive aux tribunaux de grande instance. Au-delà, parmi les TGI on est en train de réduire drastiquement le nombre de tribunaux compétents localement. Tout le contentieux de la propriété intellectuel relèvera de la compétence exclusive de qq TGI spécialisés en France. Ce qui veut dire que dans une deuxième étape des TGI se réorganiseront pour avoir des pôles de propriété industrielle. A l’h actuelle, plus que 7 TGI compétents en matière de brevets en France (exclusivement, rationae materiae et rationae locci à la fois). Voit les articles : R 615-17 s. et R 631-2. La plupart des affaires sont jugées par le TGI Paris. Attention le décret n’est pas pris mais la suite de la réforme de la carte judiciaire prévoyait encore moins, que l’on descendrait jusque 3 ou 4, donc risque d’engorgement. Un autre inconvénient à ce genre de spé c que moins de trib donnent plus de juges spécialisés, et moins de diversité d’interprétation, et donc de moins en moins d’occasions d’enrichir la matière. Risque aussi que les magistrats restant longtemps dans le même poste (tu fais le droit des marques, je fais les piratages info) fassent leur juris selon leur lecture perso. Le tribunal compétent c’est celui où s’est déroulée la contrefaçon ou alors dans lequel le défendeur a son

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siège ou son ppal établissement

§2. Les mesures provisoiresDans ce domaine elles sont fort importantes tj pour la même raison. On a affaire à des défendeurs qui pourraient organiser leur insolvabilité. Les mesures pro permettent d’empêcher que la contrefaçon ne prenne des proportions trop graves pendant la pcdure et aussi de conjurer le risque que le défendeur à l’issue du procès ait organisé la disparition de ses avoirs et de ses biens.

Lorsque le TGI est saisi d’une action en contrefaçon, et même avant que l’action ne soit introduite au fond, le titulaire de droits peut demander au président du TGI de rendre une ordonnance soit en référé (contradictoire) soit même sur requête (non contradictoire, donc effet de surprise) afin d’empêcher la poursuite des actes de contrefaçon, ou même d’empêcher une atteinte imminente au brevet. Depuis la réforme du 29 octobre, l’action en ? provisoire peut prendre deux formes : on peut la demander soit par voie de référé soit par voie de requête. L’ordonnance sur requête est soumise à des conditions étroites car elle est redoutables mais l’esprit des deux séries de mesures, l’esprit général est le même : éviter la poursuite des actes de contrefaçon. L’ordonnance sur requête ne peut être admise que s’il y a urgence, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un pj irréparable au demandeur. Qu’il agisse par la voie du référé ou sur requête, le demandeur doit de toute façon remplir une condition. Il doit établir non pas la preuve de la contrefaçon,  mais qu’en fonction des éléments de preuve qui lui sont raisonnablement accessibles, l’atteinte à ses droits ou l’imminence de l’atteinte à ses droits est vraisemblable.

La première série de mesure est destinée à empêcher ou à arrêter la contrefaçon. Un second type de mesures est destiné à assurer l’indemnisation ultérieure du titulaire des droits. Le pdt TGI peut interdire de poursuivre l’exploitation et de continuer les actes argués de contrefaçon par le demandeur (l’astreinte pourra être utile) et ordonner la saisie du matériel et des produits de contrefaçon pour éviter qu’ils ne soient mis en contrefaçon. Ces mesures sont provisoires et destinées à arrêter la contrefaçon pour que le pj ne s’aggrave pas. Le deuxième type de mesures permet au pdt TGI d’autoriser la poursuite de l’exploitation critiquée mais à condition de fournir des garanties financières permettant le cas échéant d’indemniser le titulaire du brevet s’il obtient sa condamnation. Là où la réforme va plus loin c’est que le juge peut même le cas échéant ordonner la saisie conservatoire des biens de la personne soupçonnée de contrefaçon, ordonner le blocage de son compte en banque et la saisie de ses avoirs.

§3. Les sanctions de la contrefaçonLà aussi la matière a été réformée. Il y a des mesures civiles et des sanctions pénales.

A. Les mesures civilesNb : on ne dit pas sanctions pour des mesures civiles car la sanction est en théorie un terme réservé au pénal, pas à la réparation de pj.

L’atteinte que constitue la contrefaçon c pas seulement un dommage, c aussi un empiètement sur un droit de propriété. L’action en contrefaçon est une action hybride, d’origine pénale, et qui doit avoir un aspect dissuasif. L’idée de peine privée n’y est donc pas totalement étrangère.

Le juge prononce des sanctions définitives. La première c’est l’interdiction de poursuivre l’activité, que le contrefacteur soit de bonne ou mauvaise foi. Ensuite des mesures nouvelles : rappel, confiscation et destruction des marchandises. La juridiction civile peut à titre complémentaire ordonner aux frais du contrefacteur le rappel des produits contrefaisants, des instruments qui ont servi à la contrefaçon et la destruction des marchandises ou du matériel en question (tj aux frais du contrefacteur). Jusqu’à la réforme du 29 octobre, ceci présentait un lourd inconvénient pour le titulaire du droit. Lorsque les marchandises étaient confisquées à son profit et lui étaient restituées ou détruites, la valeur de ces marchandises était défalquée des dommages-i auxquels il avait droit (alors que pourtant elles n’avaient aucune valeur pour lui), ce qui réduisait cette indemnité. La loi nouvelle abandonne donc cette solution. La valeur prétendue de ces marchandises n’a aucune valeur (confirmation d’un arrêt C cass dit que les marchandises de contrefaçon sont des choses hors commerce) pour le contrefait.

L’interprétation jurisprudentielle s’en est tenue à la réparation intégrale. Dans les derniers temps ils ont commencé à tenir davantage compte du besoin de dissuasion et alourdir les pénalités. Les condamnations sont pourtant trop basses pour dissuader les contrefacteurs. Il y a une autre raison invoquée contre les d-i punitifs, c’est qu’ils ont en fait une vocation pénale et qu’il y a en l’espèce une action pénale. Mais en l’espèce cette action n’est pas utilisée et donc cette voie ne saurait être satisfaisante. La nouvelle loi a donc renforcé les modalités d’indemnisation et laissé des petites ouvertures que les juges pourront utiliser pour alourdir les d-i sans avoir besoin de dire qu’il s’agit de d-i punitifs. L 521-7 fixe les d-i et institue une alternative entre deux types de modalités de calcul des d-i (qui valent pour toute la propriété intellectuelle). Ces deux branches ne peuvent pas être panachées. Le choix entre les deux est laissé au demandeur. La première est le mode normal de calcul mais le demandeur peut choisir la deuxième.

L 521-7 al 1 er c première méthode. La juridiction va prendre en compte 2 série d’éléments pour établir les d-i :1) les csq éco négatives de la contrefaçon = gain manqué (tt ce que la contrefaçon a fait perdre de bénéf à l’ent) et perte subie (soins du procès, dévalorisation du brevet…).2) les bénéfices injustes réalisés par le contrefacteur. C nouveau et donc plusieurs interprétations possibles. L’idée c que le contrefacteur en doit conserver aucun des bénéf qu’il a pu réaliser grâce à la contrefaçon. La différence entre les deux marges réalisées (celle de la victime, et celle, bien plus importante, du contrefacteur) doit alors revenir au contrefait. Si la victime n’exploitait pas autant que le contrefacteur, elle n’aurait pas pu réaliser autant de gais donc ce n’est pas à proprement parler un gain manqué mais il ne faut pas que le contrefacteur conserve cet argent.3) le pj moral : à l’appréciation du juge. Cela pourrait être un moyen sans le dire de donner à une partie des d-i un caractère dissuasif, sanctionnateur.

Avant la réforme on attribuait à la victime le montant d’une licence d’exploitation correspondant à la production ; mais ce n’était pas du tout dissuasif. Cela ne coûtait pas plus cher de se faire prendre que de payer normalement. Mais petit à petit on avait alourdi la redevance de manière à prendre en compte la violation (majoration car on n’avait pas demandé l’accord). Au j les travaux préparatoires et la directive disent qu’il ne doit pas y avoir de d-i punitifs à proprement parler, mais on arrive à un équivalent.

2 e alternative  : Allocation par le tribunal d’une somme forfaitaire qui ne peut pas être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit. Cela ressemble à ce que l’on avait avant mais ce n’est pas la même chose vu que maintenant il y a le choix. Et surtout la brèche c’est « qui ne peut pas être inférieure » donc on peut condamner à payer une somme forfaitaire supérieure à la valeur d’une licence négociée. On ajoutera qq points mais on ne sera pas déconnecté du pj réel. On ne va pas donc pour autant dans un système à l’américaine. Dans la proposition de la dir., on multipliait le taux de la redevance par deux mais cette sol n’a pas été retenue.

Il y a aussi outre les mesures d’interdiction et le rappel, des mesures de publicité du jugement (affichage, journaux et internet). Ce qui est assez désagréable pour ce genre d’entreprise.

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B. Les sanctions pénalesOn a un arsenal pénal existant, la matière a été recorrectionnalisée en 1990. Les infractions correspondent aux atteintes civiles décrites (la définition de la contrefaçon est la même), avec la différence que le délit est tj intentionnel. La sanction c’est au min 3 ans de prison et 300.000 € amende, avec doublement en cas de récidive ou si le contrefacteur était lié par contrat avec sa victime. Si le délit est commis en bande organisée ou si la contrefaçon concerne des produits dangereux pour la sécurité ou la santé (pièces de rechange d’avion…) on a 500.000€ et 5 ans prison et doublement en cas de récidive. Il y a des peines complémentaires assez similaires aux mesures civiles comparables (rappel…).

TITRE II : LES MARQUESEn plus des marques nationales il peut y avoir une marque communautaire déposée à l’OHMI qui se trouve à Alicante. La marque communautaire a aussi un effet de complication parce l’OHMI a une interprétation des règles qui n’est pas celle de la CJCE et celle des cours nationales (même pb qu’avec le brevet euro).

§ 1. Notions de baseA. La fonction de la marque

Elle fait partie de la catégorie des signes distinctifs et sert à distinguer les produits et servies de son titulaire par rapport à ceux que proposent ses concurrents. Economiquement elle remplit au moins deux fonctions, ce qui en fait un actif de l’entreprise : elle individualise les produits et service set sert d’instrument pour la publicité. La marque sert aussi à créer et à véhiculer une image, la notoriété de la marque, sa réputation. Tout cela a de la valeur sur le plan éco. La marque permet au consommateur de reconnaître un produit et de s’attacher aux services d’une entreprise. Elle a donc une valeur intrinsèque. Ex : marques ombrelles comme Nestlé ou Danone qui identifient toute une série de produits connus eux-mêmes par leur propre marque. On peut aussi parfois ressusciter une marque disparue pour parer de nouveaux produits de sa notoriété. On peut aussi parfois avoir une marque unique qui ne s’applique qu’à un produit et en tire sa force. L’identité de la marque est fabriquée par le marketing, l’image de la marque est impondérable puisque c’est la perception de la marque par le public. Les marques elles-mêmes, si elles représentent des actifs considérables, sont des actifs fragiles et périssables (ex : Perrier dont l’image de marque avait été détruite aux USA en qq mois suite à un accident industriel). La mode à l’heure actuelle dans les grosses entreprises multimarques est de restreindre le nombre de marques. Une marque peut se dévaloriser et mourir ou ressusciter (cf Cémoi).

Du point de vue juridique, la fonction de la marque est de servir à distinguer les produits et services de son titulaire par rapport aux concurrents. Sa fonction est de garantir à la clientèle l’identité d’origine du produit ou du service marqué. La marque apposée sur le produit permet au client d’attribuer la responsabilité de ce produit au propriétaire de la marque. C’est une garantie d’identité d’origine. Mais pas du tout une garantie de qualité du produit ou du service. Il existe d’autres signes distinctifs pour cela, des labels et appellations d’origine qui requièrent la conformité à un cahier des charges (AOC…). La marque permet seulement de relier le produit marqué au titulaire de la marque et garantit au titulaire de la marque l’exclusivité d’emploi du signe pour identifier ses produits et services (garantie contre la contrefaçon).

B. Le principe de spécialitéTout le droit des signes distinctifs, et en particulier le droit des marques, est dominé par le principe de spécialité. Le droit sur la marque n’est pas un droit sur une innovation ou son une création. La marque n’est pas en soi originale comme une œuvre de l’esprit ou une invention. Si le signe est constitué par une création originale en soi (ex : logo), il peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur ou du droit des dessins et modèles, mais ce n’est pas ce qui est protégé par le droit des marques. Rien n’empêche de choisir comme marque qq chose qui n’a rien de nouveau (mot banal, œuvre dans le domaine public depuis longtemps) du moment que c’est la première fois que l’on emploie ce signe pour distinguer les produits ou services que l’on veut distinguer. Autrement dit le droit des marques ne porte pas sur le signe pris en lui-même mais sur la relation établie entre le signe choisi et les produits et services pour lesquels on veut l’employer. C’est un droit relatif. Le principe de spécialité implique que le titulaire de la marque n’est protégé que pour la spécialité, que pour les produits et services qu’il a indiqués quand il a déposé sa marque. C’est donc un droit beaucoup moins étendu que le droit sur les inventions ou le droit d’auteur, qui sont absolus.

C’est le mot « champion » pour l’agro-alimentaire qui est protégé, mais le mot champion pour une marque de sport etc… est toujours possible.C’est avec la spécialité que l’on va apprécier si le signe est disponible.C’est une recherche d’antériorité.

La tromperie, cause de nullité de la marque, s’apprécie aussi par rapport a la spécialité. Si on choisit de désigner des sodas « pur fruits » mais qu’ils sont entièrement chimiques, la spécialité s’apprécie (fruits) et la tromperie avérée.

De même aussi pour les monopoles. On recherche la contrefaçon dans la spécialité. Cela s’applique aussi pour l’obligation d’exploiter la marque.

Le droit de marque ne porte pas sur le signe en soi, mais sur le signe dans le domaine du produit considéré.Si la règle de spécialité est liée a la liberté du commerce et de l’industrie, il n’est bien sur pas question que ce principe justifie un abus de la liberté du commerce.Le droit tient compte du caractère abusif que constitue la reprise d’un signe protégé comme marque dans une spécialité différente.

C’est le comportement parasitaire, qui est constitué par le placement dans le sillage d’une renommée d’une marque. Quand le public reconnaît une marque facilement du fait de sa renommée, il peut y avoir une tentation d’utiliser cette marque pour d’autres produits ou services, en tablant sur le fait qu’on va profiter du succès de la marque sans se démener pour bâtir sa propre marque.En effet, le choix du signe peut être préjudiciable a la marque, car le public peut être amené a penser que le titulaire de la marque s’est diversifié. Il peut y avoir confusion.

Mais aussi le cas ou une marque a une unicité qui fait sa force, par exemple Coca Cola. Si cette marque commence a être utilisée pour d’autre produits, elle va perdre de son unicité, et donc de sa force.

L’utilisation pour des autres produits ou services va avilir la marque, ou au moins la banaliser.En outre, quand on choisit une marque notoire, c’est rarement par hasard. Ce n’est pas innocent. Il y a une volonté parasitaire (se placer dans le sillage de la marque renommée pour bénéficier sans débourser grand chose pour la publicité, investissements, réputation de qualité etc…)Ex : Cosmétique Coca Cola. (vrai exemple de jpdce)

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C’est pourquoi le législateur a atténué les effets, pour permettre que le titulaire d’une marque notoire (que le public reconnaît facilement) de les défendre lorsqu’une personne les utilise hors de la spécialité, dans des conditions soit fautives, soit au moins préjudiciables (et les 2 souvent)Faute : Intention parasitairePréjudiciable : banalisation au moins.

Ce n’est qu’une atténuation, toutes les marques restent soumises au principe de spécialité. Seuls les abus sont sanctionnés.

Coexistence pacifique : Mont Blanc : 2 marques différentes (stylo et crème dessert)

La protection donnée contre l’utilisation hors spécialité qui cause préjudice fautivement, n’est pas basée sur l’action en contrefaçon, (c’est le cas en UE) (action défendant le droit privatif DANS la spécialité) mais est basée sur la responsabilité civile spéciale organisée par L713-5 CPI :1382 et 1383 Ccivil : Dans la responsabilité civile de droit commun, il faut réunir la faute le préjudice et le lien de causalité. Il faudrait ici prouver que la reprise constitue une faute et qu’elle a entraîné un préjudice.Or, ici, il suffit de démontrer le caractère fautif ou préjudiciable.

L713-5 se contente de la démonstration de la faute (comportement parasitaire), ou de la démonstration du préjudice (dévalorisation, perte d’unicité etc…)C’est une responsabilité civile allégée.

C. L’indépendance de la marque :°°C’est l’indifférence de la licéité des produits ou services désignés. La validité de la marque ne dépend pas du point de savoir si les produits ou services désignés peuvent ou non être exploités licitement.Cela n’a pas d’incidence sur la possibilité d’enregistrer la marque.

Ex : interdiction de vendre des médicaments tant qu’on n’a pas obtenu l’AMM, je dépose une marque pour un médicament sans AMM, je ne peux pas vendre le médicament, mais je peux enregistrer la marque.

°°Il y a aussi indifférence de la personne de l’exploitant, la marque ne dépend pas de la personne de l’exploitant. La marque peut être déposée par qqun qui n’en est pas l’exploitant, et elle peut être cédée indépendamment de l’entreprise ou du fonds de commerce. La société mère dépose la marque, et la concède aux filiales.Il y a ici un problème car la marque n’aura pas, de facto, les mêmes caractéristiques et la même qualité.

°°Indifférence de la qualité des produits ou services marquées : Le droit des marques n’assure pas au consommateur une garantie des produits marqués. Ce n’est pas parce que les produits sont de la même marque qu’ils auront tous le même niveau de qualité.

Cependant, il y a les marques collectives de certification et c’est avec ces marques que l’on peut savoir que le label a été respecté. Les professionnels qui veulent exploiter la marque doivent respecter le cahier des charges établi par le label.

Mais en général, la marque n’impose pas au titulaire d’offrir des produits de qualité constante. °° Enfin, indépendance par rapport aux marques réflexes : Les dépôts de la même marque dans les autres pays sont les marques réflexes. Avec le principe de territorialité, chaque marque est indépendante. Si ma marque est annulée ou déchue en Italie, elle ne l’est pas pour autant en France, etc…Donc ce qui arrive a la marque dans un pays n’a pas d’incidence sur les droits réflexes (convention de paris pour la protection de la PI)

D. Les intérêts en jeu :On a vu que l’intérêt général joue un grand rôle dans l’organisation du droit des brevets (LO, protection …) En droit des marques, il y a dans la fonction d’identification de la marque, un intérêt collectif qui tient dans une certaine organisation du marché, police de la concurrence. Il y a un aspect de moralisation, de lutte contre la fraude commerciale.

Mais l’intérêt général n’a aucune part. Il n’y a aucune nécessité a ce qu’une marque tombe dans le domaine public. A la différence bien sur de l’invention.

C’est pourquoi, par le biais du réenregistrement tous les 10 ans, on peut conserver sa marque. On voit bien sur l’intérêt pour les entreprises et marques très anciennes. (Guerlain : Depuis Napoléon 1er !)

Ceci étant, dans les arrêts de la CJCE sur les marques (de plus en plus a cause de la directive) l’intérêt général est de plus en plus invoqué. Mais il s’agit en fait de la liberté de la concurrence dont on parlerait plus ici.

Qu’en est-il de l’intérêt du consommateur ?L’idée de lutte contre la fraude ou la déloyauté commerciale est très présente. Mais les intérêts consuméristes ne sont pris en compte que de manière limitative. Le droit des marques est d’abord fait pour les entreprises, par pour les consommateurs.Si je suis titulaire de la marque Blédina pour les aliments pour bébé (qualité, sérieux…) et que je décide de faire des produits de moins bonne qualité pour faire des économies n’a aucune incidence sur la marque. C’est la raison pour laquelle je peux vendre la marque indépendamment du fonds de commerce.

Cela étant, l’intérêt consumériste existe, de façon indirecte. L’intérêt du titulaire de la marque est lié a celui du consommateur en cas de contrefaçon par exemple. Le titulaire élimine du marché le contrefacteur, qui trompe la clientèle.

Les marques déceptives ou trompeuses, sont également frappées de nullité par le droit des marques. La marque qui fait croire qu’un produit a des caractéristiques qu’il na pas en fait. (La marque Lavab’Laine qui n’est ni lavable ni en laine)Ce sont autant les intérêts du concurrent que les intérêts du consommateur que ces règles défendent. En effet, les concurrents ont tout intérêt a ce que l’entreprise trompeuse cesse ses ventes, et les consommateurs ont tout intérêt ne plus risquer d’être victime de tromperie.Puisque la marque est un actif de l’entreprise, le titulaire a tout intérêt aussi a ne pas tromper les clients. Dépréciation d’actif.

Enfin, la fonction de la marque est aussi une garantie d’identité d’origine des produits. La marque permet au client d’attribuer le produit 39

marqué au titulaire, et par la même, sa responsabilité.La marque permet de distinguer un produit de ceux du concurrent bien sur, mais du coté du consommateur, la marque lui permet d’opérer des choix.

Fin de l’introCHAPITRE PREMIER : L’ACCES A LA PROTECTION

Section 1   : Le choix du Signe L711-1 CPI   : définition de la marque : La marque de fabrique de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation graphique, qui sert a distinguer les produits ou services des personnes physiques ou morales.

Le code ajoute un certain nombre de conditions qui président au choix du signe : 4 Conditions de validité :- Susceptible d’une représentation graphique. Etre « Possible »- Distinctif (c’est la fonction même de la marque)- Licite- Disponible (antériorité)

Le signe doit donc permettre de distinguer les produits ou services de son propriétaire, peu importe la valeur économique du moment qu’il est apte a exercer cette fonction.Il n’y a pas création, a la différence du la Pintellectuelle ou du droits des brevets. Un terme ou expression parfaitement banal peut être une marque.Toute personne physique ou morale peut déposer une marque, ce n’est donc pas lié a la qualité de commerçant, il n’y a pas de règles spécifiques qui limiterait l’aptitude d’une marque, et la personne du titulaire peut se différencier de l’exploitant.

Enfin, sous réserve de qqs textes, on n’est jamais obligé d’utiliser une marque. La marque est facultative.Une entreprise n’est pas obligée de posséder une marque pour commercialiser un produit.D’autre part, on peut très bien posséder une marque mais vendre des produits sans utiliser sa marque.Mais pour des raisons d’ordre économique, il est bien sur préférable d’avoir une marque.

Sous Section 1   : La possibilité de représentation graphique   : La pratique des marques appelle cette condition « il faut que la marque soit possible » Le droit de marque n’existe que grâce a un dépôt et a un enregistrement. Il ne devient opposable aux tiers que lorsque la marque a été publiée. Elle doit être inscrite au registre national des marques.

L’exigence d’une représentation graphique correspond d’abord a une information des tiers (limite du droit exclusif) et a la procédure d’enregistrement.

La CJCE a explicité cette exigence en disant que « pour constituer une marque, le signe doit pouvoir faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères qui soient claire précise, complète par elle même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. »Cette exigence telle que développée par la Cour de Justice est facile a remplir pour les marques nominales (composées d’un ou plusieurs mots) Cela ne pose pas de problèmes non plus pour les marques figuratives ou emblématiques, ou un assemblage de couleur.

En revanche, cette exigence a suscité des interrogations a propos d’objet intellectuels, de signes, dont le dépôt paraît difficile a réaliser a propos de la forme, qui la rendrait peut intelligible.Exemple de l’arôme, du parfum, de l’odeur du produit. De même, un son, un bruit. (ex : Distinction de 2 produits de pharmacie par le goût, comment le traduire par la marque ? Carburant avec odeur spécifique, comment le traduire dans la marque ?)

L’article L711-1 du CPI donne une série d’exemples de signes qui peuvent constituer une marque. Dans cette liste il y a des signes verbaux ou figuratifs (2D ou 3D ex : Forme de la bouteille de Perrier) ou même la forme du produit en lui même (le bonbon ourson) ((il faut que la forme ne soit pas imposée par le produit ex : canette de coca))

Suivant la tendance que l’on retrouve dans toute la propriété intellectuelle, il y a une tendance a vouloir élargir le champ utilisé pour les marques a des objets nouveaux.

°°D’abord pour les signes olfactifs et gustatifs :

°Odeur : On a fait valoir qu’il y avait moyen de représenter des odeurs graphiquement. D’abord on a dit que l’odeur pouvait se décrire par des mots (odeur de l’herbe fraîchement coupée) L’OHMI (office européen qui enregistre les marques) avait accepté cette représentation pour des balles de Tennis. On distinguerait la marque par l’odeur chez le marchand de balles de tennis.Deuxième technique : dessin représentant la chromatographie (courbe colorée)Ou encore : Décrire l’odeur par la formule chimique ou par un dépôt d’échantillon.A supposer que l’on puisse choisir une odeur pour un produit, il faut que l’odeur soit arbitraire par rapport au produit. Si l’odeur EST le produit ça ne marche pas.Sieckmann : 12 décembre 2002 : Marque déposée pour des services représentée : « Odeur balsamique fruitée avec une légère note de cannelle »Ils avaient déposé la formule chimique pour refaire l’odeur. La CJCE a eu a se prononcer sur cette question.La Cour commence par rappeler que la liste n’est pas exhaustive, et non limitée aux signes visuels. Mais ensuite la cour va étudier les différents moyens proposés pour représenter graphiquement l’odeur. La formule chimique représente pas l’odeur mais le produit chimique. Et de toute façon ce n’est pas assez intelligible pour qqun qui n’est pas chimiste.L’échantillon d’odeur n’est ni assez stable ni assez durable.La description par des mots n’est pas assez claire ni précise ni objectif. Même la combinaison de ces 3 éléments apparaît comme insuffisamment claire et précise.D’ailleurs la cour ajoute : En dehors du cas ou ce que l’on souhaiterait protéger ne serait pas un moyen de distinguer un produit des autres, mais le parfum réellement, la cour fait une remarque sur la distinctivité.En dehors de cette exigence de représentation graphique de l’odeur, pour qu’un signe constitue une parque valable, il faut que le public

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perçoive ce signe comme un moyen pour distinguer le produit ou les services. Par conséquent lorsque le public ne voit dans le signe qu’un élément fonctionnel, ou technique, ou de décoration ou finition, le public n’y voit pas un instrument d’identification. Le public va donc considérer que la forme est fonctionnelle. Ou considérer que la couleur attribuer a la marque n’est qu’une finition.Pour l’odeur c’est pareil, le public ne pourra pas penser que l’odeur sert a distinguer le produit, mais que l’odeur sert a rendre le produit agréable. Le public n’aura pas tendance a y voir une marque.

°Le problème est exactement le même pour des signes gustatifs. Le médicament qui a un goût dégueulasse avec un goût de fraise. Le patient ne peut penser que le goût sert a distinguer mais simplement a masquer le goût dégueulasse originel.

°° Signes sonores :L711-1 : Parmi les exemples de signes susceptibles de constituer des marques, l’article mentionne les signes sonores tq : sons, phrases musicales.Une phrase musicale ne pose pas de problème de représentation graphique (porté, clef, note, silence…) En revanche la référence faite aux sons est plus problématique.Comment représenter par exemple un son tq le cri d’un animal. On pourrait la décrire par des mots. Mais cela risque de manquer de précision (le coq crie-t-il toujours de la même façon, parmi les pays ?)

On utilise les spectrogrammes de sons, mais c’est une technique qui est rarement utilisée, ce type de dépôt n’est pas intelligible au public. La fonction d’information ne semble pas assurée. Une partie de la doctrine considère que le dépôt peut se faire car on ferait appel a des techniciens.

La CJCE a été saisie de cette question. Elle a considéré que un signe sonore ne remplit pas la condition de représentation graphique lorsqu’il est représenté au moyen d’une description verbale. Si j’entends choisir comme marque 3 mesures de l’hymne a la joie (cette œuvre est dans le domaine public) comme indicatif d’un service radio.Si au lieu de représenter graphiquement par la portée, on se contente, dans le dépôt, de dire « l’hymne a la joie » cela ne va pas, car il faudrait connaître par cœur l’hymne a la joie.Il en va de même pour le cri d’un animal ou une onomatopée quelconque.

Donc la Cour de Justice semple limiter la représentation graphique au dépôt a l’hypothèse de la portée.Donc pour le son du moteur de la Harley Davidson : lors du dépôt, pas de mots, pas de courbes sonores, pas de portée musicale.

°° Signes figuratifs ou emblématiques :L’article L711-1 donne un certain nombre d’exemples non limitatifs (dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, ou images de synthèse) Donc n’importe quel signe en 2D ou 3D.

La limite est qu’on ne peut pas utiliser le droit de marque pour se créer un monopole sur un genre, un style ou élément de mode. On détournerait ainsi la marque de son utilité première.L’ours en peluche en tant que tel, sans forme, sans couleur particulière, n’est pas possible car le genre « ours en peluche » serait ainsi monopolisé.

On peut combiner en revanche avec un dessin, un élément distinctif etc…Marque « Corps de Chasse » en mots > Dessin = contrefaction, l’inverse est vrai. La législation dispose que la marque peut être constituée en 3D, avec comme marque la forme du produit lui même ou celle de son conditionnement. Il faut bien évidemment que la forme soit arbitraire (elle n’est pas imposée par la fonction remplie, ou par sa nature)Exemple : Forme de la brique de jeu Lego©.Ici, la forme est imposée par le jeu lui même, la marque n’est pas valable.De même la marque de citron qui aurait pour forme un citron.

Enfin L711-1 mentionne parmi les marques tridimensionnelles, la forme qui caractérise un service. Quelle est la forme du service ?Ex : Déposer la forme caractéristique et arbitraire des emballages qu’utilise un servie (les paquets UBS ou FedEx) Ou donner une forme distinctive et arbitraire aux véhicules servant au déménagement.On distinguerait le service par la forme particulière des véhicules.

Jpdce : Forme du bâtiment de restauration = marque du restaurant.Ccass : 1972 : Restaurant Courte-Paille : Sur l’autoroute, c’est pas facile d’apercevoir de loin une marque écrite, tandis qu’on distinguerait le service de loin si son architecture était bizarre.

°° Marque composée par des couleurs : L711-1 : Cas des couleurs et signes constitués par des couleurs. Ce cas doit être abordé de façon restrictive. Cet article admet que l’on puisse choisir comme marque des combinaisons, des dispositions ou des nuances de couleurs.Disposition : Il faut préciser qu’une couleur va être présentée dans une certaine dispotion. (ex : Un bleu vermeille disposé sous la forme d’un cercle)Combinaison : Plusieurs couleurs (Alternance de couleurs longitudinales blanche et bleue Adidas)

En revanche, si les dispositions ne présentent pas de difficultés, la possibilité de choisir une nuance est plus difficile. L’idée de l’article est qu’on ne peut pas pouvoir monopoliser les couleurs de base, primaires. Car si l’on permettait aux entreprises de le faire, on empêcherait les concurrents de présenter ces produits avec ces couleurs.

On pourra choisir le « rouge vermillon n° 2885 » dans le nuancier « pantôme » internationalement reconnu.Par exemple la nuance de rose pantôme précise pour le produit laitier.

L’intérêt de ce genre de marques est que dans certains cas elles constituent le seul moyen pour identifier des produits vendus en vrac il n’y a que ce moyen la. (Chevilles en Plastique vendues en vrac dans un présentoir) C’est la couleur qui fait la marque (on pourrait pas écrire la marque sur des chevilles en plastique)Ex : Le Jaune Bouton d’Or Kodak dans sa nuance. Ou le Vert Fuji.Cela étant, il y a des inconvénients, car en droit des marques le titulaire est protégé contre sa reproduction mais aussi contre l’imitation avec les contrefaçons. (signe presque pareil)Avec les couleurs, si le concurrent utilise la même couleur dans une autre nuance, que se passe-t-il ? La protection est soit trop forte, soit trop

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faible sous l’angle de l’imitation illicite.

La Cour de Justice a admis qu’une nuance de couleur pouvait constituer une marque, (ce que permet la directive) mais elle a souligné 2 particularités :

- Les consommateurs en général ne perçoivent la couleur du produit ou du conditionnement comme un moyen de distinguer les produits, mais un élément de décoration, de finition. La CJCE considère donc que la couleur n’a pas de capacité distinctive. Donc rare admission.

- Le nombre de couleurs dont le public est susceptible de se souvenir, et le manque d’attention du public aux nuances est assez frappant. Donc la CJCE fait valoir que la palette accessible au public pourrait être vite épuisée. « Il y a un intérêt général a ne pas permettre trop de marques sur les couleurs, ce qui réduirait trop fortement la palette dont les compétiteurs ont besoin pour désigner leurs propres produits »

Mais la CJCE admet en 3e lieu que même s’il se peut qu’a l’époque du dépôt, la couleur n’ait pas la capacité d’attirer l’œil, la couleur pourrait devenir ultra connue, et le public attribuerait sa couleur a sa marque, in fine, et reconnaîtrait le produit a sa couleur.

Ex : Camping Gaz : Le succès de la marque, la familiarité acquise auprès du public, le signe devient distinctif. La marque verbale « Camping Gaz » n’était pas possible (mots trop communs a tous les produits) mais la couleur bleue est la marque voulue.

Sous Section 2   : Le caractère distinctif   : L’exigence de ce caractère touche a la raison d’être des marques.

A. Distinctivité   : Puisque la fonction de la marque est de distinguer le produit ou les services, le caractère doit être apte a distinguer les produits ou services. S’il n’y a pas de distinction possible, il ne peut pas y avoir de marques, car pas de distinction et anti-concurrentiel car les concurrents ne pourraient pas utiliser des éléments dont ils auraient besoin pour indiquer le genre auquel ils appartiennent.

L711-2 CPI : Cette exigence s’apprécie en fonction de 3 paramètres : La spécialité, perception du signe par la clientèle visée, date du dépôt.

°° La spécialité : Le signe peut être descriptif ou nécessaire pour désigner certains produits.Ex : Baccara : Nécessaire ou descriptif pour les jeux de cartes. Pas pour les voitures, car arbitraire.Grey Flanelle pour des tissus c’est nécessaire et descriptif, pas pour un parfum. Vintage pour des vêtements = distinctif, pas pour du vin car on a besoin du mot pour désigner telle année de vinification.

La marque sera annulée partiellement, seulement valable pour les produits pour lesquels la marque est arbitraire.

L’idée est donc que la marque doit avoir un caractère arbitraire.Cela ne doit pas se confondre avec l’originalité, car on pourrait utiliser un terme parfaitement banal pour désigner un service qui n’a rien a voir. Quark n’est pas un terme nouveau, qui a un sens précis en Physique. (Quark = plus petite particule du proton)

°° Marque distinctive a la date du dépôt : On apprécie si a la date du dépôt, le terme était arbitraire.

°° On apprécie par rapport a la perception du consommateur moyen, raisonnable, normalement informé et attentif. Le client moyen.

En principe, on a la même approche pour toutes les marques. Mais pour certaines, la démonstration du caractère distinctif va être plus difficile.En effet, selon la Cour de Justice, la nature du signe peut avoir une incidence sur la perception du public : La cour exige que le public pertinent perçoive le signe comme un signe distinctif et non pas comme autre chose. Il ne doit pas le percevoir comme un élément de finition, de décoration, de technique du produit. Or, dans un certain nombre de cas, on considère que le consommateur moyen ne verra pas le signe comme un élément distinctif.

Par ailleurs la législation ne fait pas de différence entre les marques faibles et les marques fortes. On ne distingue pas les marques très distinctives et peu distinctives, en ce qui concerne le principe de la protection.Une marque peu distinctive sera autant protégée qu’une marque très distinctive.

Cela ne joue pas au niveau de la reconnaissance du droit donc. Mais en ce qui concerne l’étendue de la protection la distinction entre marques fortes et faibles joue un rôle important. Plus une marque est distinctive, plus la marque est protégée. On admettra plus facilement la contrefaçon de la marque forte.Au contraire, pus la marque est faible, moins elle sera protégée et plus il sera difficile de démontrer l’imitation illicite.

Ex : Une marque d’assurance automobile : « SOS Malus » : Peu distinctive car descriptive et fortement évocatrice du service proposé. Puisqu’il s’agit d’une marque faible, une marque qui s’en approche n’est pas une imitation illicite. « Stop Malus »Les juges ont considéré qu’il n’y avait pas d’imitation illicite.

La CJCE considère que l’on doit prendre en compte la distinctivité du signe. Une marque illicite consiste a reproduire une marque pratiquement pareille pour des produits identiques ou proches.Pour démontrer l’imitation, la CJCE considère qu’il faut une approche globale, on tient compte notamment du caractère distinctif.Si la marque est fortement distinctive, cela peut compenser le fait que les 2 produits soient éloignés. Donc plus la marque est forte plus elle est protégée, et la CJCE a admis l’imitation alors que signes pas très ressemblants dans des domaines éloignés.

B. Les signes non distinctifs   : L’article L711-2 évoque les signes qui ne sont pas distinctifs   : -Signes génériques, usuels ou nécessaires-Signes descriptifs-Signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou qui lui donnent sa valeur substantielle.

L’idée est d’éviter qu’un concurrent empêche l’utilisation des termes. D’autre part éviter le détournement de la finalité des marques pour obtenir un monopole.

1. Règles générales :42

a. Les signes nécessaires, usuels ou génériques :Le signe ne doit pas être exclusivement la désignation usuelle, nécessaire ou générique du produit ou service qu’on entend désigné. L’adverbe exclusivement est important, car si on a une combinaison de termes génériques et de fantaisie, la marque est valable (Coca Cola ou les beaux Parapluies du panthéon)

Le caractère générique usuel ou nécessaire s’apprécie au niveau professionnel ou particulier. Un mot générique dans le langage professionnel reste générique même pour le grand public qui ne le connaît pas.(Beurre tendre, Crème de Gruyere…)

Il ne faut pas confondre le terme usuel ou générique ou nécessaire, avec la banalité du terme. Tout dépend de la spécialité.Ne pas confondre originalité et distinctivité.(Petit Navire pour les conserves ou Petit Bateau pour les vêtements)

Pour la langue étrangère : dans la langue étrangère il s’agirait d’un terme générique ou usuel. On regarde si le public moyen considère que le terme lui évoque un terme nécessaire ou si ca lui évoque un terme fantaisiste.Fashion Awards, compris par le public. Pas possible. Super Mint, compris. Pas possible.En revanche : Blaze : incompréhensible, donc marque valable.

Enfin, il est possible que des termes usuels ou nécessaires soient agencés entre eux, d’une manière qui rend l’ensemble arbitraire.Ex : Marque Baby-Dry©. Dépourvu de signification en Anglais, la CJCE a dit oui, alors que les 2 éléments sont très distinctifs.

b. les signes descriptifs :MANQUENT 10 MINUTES…

1. Règles générales :C’est la même idée, il s’agit d’empêcher une personne de priver les concurrents des signes descriptifs. Un signe descriptif est souvent en même temps usuel :Ex : marque « multimedia » pour des produits multimedia.De même pour la marque « Alcool » pour un parfum.

Si une entreprise possède un monopole sur un signe descriptif cela obligera le concurrent a utiliser des paraphrases.

De même on considère que les termes superlatifs, « top, super … » sont considérés comme descriptifs, et il ne peut pas y avoir de monopoles dessus.

Mais il faut distinguer entre les termes purement superlatifs et ceux qui vantent les qualités supérieures d’un produit.TPICE : « Top » pas valable. Mais « UltraPlus » valable. C’est la casuistique du droit des marques.

Jusqu’a la directive communautaire de 1991, en droit français, l’exclusion ne valait que si le terme était une caractéristique « essentielle » du produit. Le terme « essentiel » a disparu, donc des lors qu’une caractéristique tout court est décrite par un signe descriptif, la marque doit être annulée.Cependant la Cour admet toujours un peu de souplesse si le terme n’est représentatif que d’une caractéristique secondaire, malgré ca le texte ne le permet plus.La marque complexe (usuel plus descriptif) est alors admise.

L’enregistrement de la marque complexe n’empecchera nullement les concurrents d’utiliser un des mots de la marque pour désigner leurs propres produits. On peut même admettre que la combinaison d’éléments qui sont séparément tous descriptifs, sera arbitraire, la combinaison a un caractère de fantaisie et ne sera pas nulle.

Ex : Baby-Dry : TPICE : Description purement descriptive, marque pas valable car « les 2 termes employés étaient caractéristiques du produit » a sa destination et a ses qualités. Appel devant la CJCE : « Annulation de a’arrêt considérant la marque comme non descriptive et parfaitement valable » pourquoi ? : «  si le signe Baby-Dry évoque bien sur la fonction que le produit est censé remplir, elle n’est pas pour autant descriptive » car si chacun des 2 termes est susceptible de faire partie du langage courant, leur juxtaposition inhabituelle dans sa structure ne constitue une expression pour désigner de tels produits. Par conséquent, ce n’est pas une marque exclusivement constituée de signes descriptifs et la marque est valable.

Il faut donc rechercher si le signe est susceptible de désigner les caractéristiques des produits de concurrents pour savoir si on doit empecher un quelconque monopole. En l’occurrence avec Baby-Dry, même s’il est évocateur, il n’est pas descriptif.Cela dit, il s’agira d’une marque faible (les concurrents pourront facilement utiliser les mots baby et Dry)

Il ne faut pas confondre les signes évocateurs et les signes descriptifs. Ainsi la marque « abracadabra » pour des produits liés au monde du spectacle, n’a pas posé de problème car cela ne faisait que « faire penser » donc simplement évocateur.Bien sur, plus la marque est évocatrice, plus elle fait penser aux caractéristiques, mais moins elle sera protégée.La marque « fromentine » évoque le froment, le blé, et le suffixe est de fantaisie. Donc admissible mais très évocateur. Une telle marque sera protégée, mais faiblement distinctive et faiblement protégée.

Il faut différencier ce qui est évocateur de ce qui est descriptif. Cela relève des juges du fond. La casuistique est assez inattendue.« Teint léger » Nul comme descriptif. « Bonne mine » évocatrice et non descriptive donc valable.

2. Appréciation de la validité des marques tridimensionnelles :L711-2 alinéa 2 C : est dépourvu de caractères distinctifs les signes qui :

- Sont constitués par la forme, imposés par la nature ou la fonction du produit- Sont constitués exclusivement par la forme qui confère sa valeur substantielle au produit (Perrier)

Il faut empêcher que le droit de marques soit détourné de sa finalité en permettant que la marque couvre des formes techniques. On utilise le droit des brevets pour couvrir la fonction de la forme qui doit être protégé. Couvrir la forme naturelle du produit dont tous les concurrents ont besoin. Ou couvrir une forme esthétique en contournant le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles.Il y a détournement du droit initial.

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Le droit français considère que quand la forme découle de sujétions techniques et de la fonction que le produit doit remplir. On considère que cette forme ne peut pas être distinctive. La forme est imposée par la fonction du produit. Le client ne pourra pas voir dans la forme un moyen de distinguer mais un moyen fonctionnel.Une forme purement fonctionnelle ne peut être distinctive.

La directive communautaire de 1988 a fait de cette règle une exclusion spéciale. Ceci signifie que si on est en présence d’une marque tridimensionnelle, avant de voir si elle est distinctive, il faut vérifier que la marque est purement fonctionnelle.

En droit français les 2 étapes sont remplies en même temps. En droit communautaire non.

a. Forme imposée par la nature ou la fonction du produit : L’idée est qu’il ne faut pas permettre de monopoliser par le droit des marques, une forme dictée par la fonction technique ou pratique du produit ou par sa nature. Par exemple en jurisprudence on a refusé ‘admettre la validité d’une forme tridimensionnelle déposée comme marque pour des « agrafes spéciales pour attacher les vignes aux tuteurs » On avait déposé comme marque la forme de l’agrafe elle même, qui n’avait rien de fantaisiste et était entièrement dictée par sa fonction.Idem pour des disques abrasifs : Forme extrêmement simple. Si on autorise a monopoliser une forme fonctionnelle aussi simple, on empêche les concurrents d’utiliser cette forme pour leur produits. Et en plus on contournerait le droit des brevets.

Cela étant, en pratique il est difficile de savoir, car le fait que la forme est en partie fonctionnelle et en partie arbitraire ne peut pas empêcher le dépôt de la marque (le bonbon qui a la forme d’un camion de pompier) Car la forme, même quand elle est arbitraire obéit toujours un peu a la fonctionnalité du produit.

Affaire qui a opposé Phillips et Rennigton (rasoirs électriques) CJCE2002 et Ccass2006 : Dans cette affaire qui pourrait apparaître secondaires, les enjeux étaient importants : Il s’agissait d’une marque déposée par Phillips, et la marque était constituée par la forme de la tête de rasoirs. La jurisprudence française était alors assez généreuse a l’égard des marques tridimenssionnelle. Remmington cherchait a démontrer que tout le dessin ne représentait que des caractéristiques techniques, et qu’il n’y avait rien d’arbitraire, donc la marque devait être annulée. Phillips tentait de démontrer que tout la formé était arbitraire. Les conseils en ppté industrielle disaient que tout était fonctionnel pour Remmington, et que tout était arbitraire pour Phillips.Cette affaire a mobilisé 2 juristes a plein temps qui passait tout leur temps a briffer les cabinets d’avocats pour leur apprendre a se défendre sur cette affaire.L’affaire est arrivée devant la CJCE qui a saisi l’occasion pour régler cette question des caractères exclusivement fonctionnels. Elle donne tort a Phillips et considère que la forme était purement fonctionnelle.

L’appréciation du caractère exclusivement fonctionnelle a été éclairée comme suit : La CJCE a considéré qu’on ne devait pas utiliser la méthode de la multiplicité des formes. On se pose aussi cette question en droit des dessins et modèles.Cette méthode consiste a dire : Pour arriver au même résultat technique il n’existe que la forme que l’on entend protéger, et donc cette forme est exclusivement technique, et donc il faut la protéger que par le droit des brevets, mais pas par le droit des dessins et modèles.Ou alors, il existe plusieurs formes pour remplir la même fonction, donc on peut choisir de la protéger par le droit des dessins et modèles.Ce critère manque un peu de rigueurs selon le Professeur. (plusieurs formes peuvent toutes être fonctionnelles)

Selon la CJCE, le critère de la multiplicité des formes ne doit pas s’appliquer en droit des marques alors qu’il s’applique en droit des dessins et modèles.Il faut selon la Cour, une appréciation concrète des signes, et un signe tridimensionnel ne peut constituer une marque valable s’il est démontré que les caractéristiques essentielles sont attribuables aux résultats techniques.

Si l’on démontre que les caractéristiques essentielles ne sont pas uniquement attribuables a la fonction, la Cour décide qu’il faut rechercher si la forme est distinctive. La Cour précise que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles ne doit pas différer des marques verbales etc…

Par exemple la forme nue du produit peut constituer une marque valable sans qu’il soit besoin de rajouter un nom, une étiquette etc…

Cela étant, le caractère distinctif s’apprécie d’après « le consommateur moyen » raisonnablement attentif et normalement informé. Or le consommateur moyen n’aura généralement pas tendance a voir dans la forme du produit le moyen de le distinguer des autres. Il sera moins accoutumé a se servir de la forme pour distinguer, par rapport a se servir d’une marque verbale etc…Il est possible qu’on ait donc du mal a démontrer le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle.

b. La forme du conditionnement ou de l’emballage On peut choisir comme marque un conditionnement ou un emballage. On utilise des formes de bouteilles comme marque. Mais il ne faut pas que la forme soit exclusivement conditionnée par la nature du produit ou sa fonction. Il faut que la forme soit fantaisiste, arbitraire…

Il est difficile de démontrer que le conditionnement est arbitraire. La CJCE est venue apporter une précision assez byzantine. Elle considère qu’au fond il y a 2 sortes de produits par rapport au conditionnement.

Il y a des produits qui ont une forme intrinsèque (tournevis, boules de pétanque) et donc il est pas difficile de leur donner un conditionnement indépendant. Mais il y a des produits qui peuvent changer de forme selon le conditionnement (farine, poudre, lait… a la base, le produit n’a pas de forme intrinsèque)

La CJCE en déduit donc que si le produit a une forme intrinsèque, il n’y a pas de rapports entre l’emballage et le produit, et il n’y aura pas de difficultés a démontrer l’arbitraire.

Mais si le produit n’a pas de forme intrinsèque, il ne peut être commercialiser qu’avec une emballage. Et la CJCE considère qu’il faut assimiler la forme de l’emballage a la forme du produit. (Bouteille de lait, forme du lait)Donc la protection de ces conditionnements sera donc plus difficile. Il faudra démontrer que la forme est arbitraire.

c. Exclusion de la forme conférant sa valeur substantielle au produit :44

Cette disposition a été inspirée par le droit des marques BENELUX et reprise dans la directive. Cette formule est quelque peu hermétique.L’idée était qu’on ne voulait pas permettre qu’a travers le droit des marques, on monopolise non pas un signe distinctif mais une création ou une innovation industrielle, le soucis d’éviter le contournement du droit des dessins ou d’auteurs par le droit des marques (pas de limites temporelles)

Par exemple, éviter qu’une maison de couture dépose a titre de marque un modèle particulier de robe. Normalement le modèle doit être déposé et protégé par le droit des dessins et modèles pas par le droit des marques. On contournerait ainsi la durée limitée du droit des dessins.On protègerait a travers la marque tout a fait autre chose. (technique, création)

Il ne suffit pas que la forme ait un effet attractif pour que cela invalide la marque. Sinon il n’y aurait pas beaucoup de marques tridimensionnelles. Pour obtenir l’annulation de la marque il faut donc démontrer que cette esthétique donne sa « valeur substantielle » au produit. Cela signifie que c’est cette forme qui détermine le choix du consommateur.(Verre en Cristal car il a une forme spécifique)

ex : Forme de la bouteille de Cointreau comme marque : Cette forme toute originale qu’elle soit, me permet de repérer de loin la bouteille que je souhaite acheter, sans avoir besoin de regarder l’étiquette.Mais c’est pas la forme qui m’intéresse, c’est le contenu. Aussi originale et esthétique que le conditionnement soit, e n’est pas ce qui me décide.Tandis que le verre, la marque donne la valeur substantielle.

Pour le parfum, même si les flacons sont recherchés, j’achète uniquement pour l’odeur, pas pour la forme. De même pour les bonbons, qui ont une forme particulière, c’est pour le goût que les achète.

Il faut aussi regarder l’incidence de l’effet de notoriété et publicitaire de la forme donnée au produit. Exemple de la jurisprudence BENELUX pour les imperméables Burberry’s®.Les imper’ se reconnaissent grâce a la doublure. Mais ce qui motive l’achat ce n’est pas la doublure même si elle a un effet esthétique important.

Arrêt de la cour de Paris concernant le jeu Monopoly : 7mars2007 : (PIBD)Un certain nombre de marques étaient nulles car donnant leur valeur substantielle au produit : une marque était constituée par le plateau du jeu avec les cases… L’autre marque était constituée par le dessin du retour en prison.

d. L’inaptitude intrinsèque du signe à exercer la fonction distinctive :Ici encore, la directive de 1988, comporte des subtilités qui ne sont pas apparues tout de suite car l’on a pensé que les règles n’étaient pas changées.

La question de l’inaptitude intrinsèque : Article 3 de la directive : Elle pose une exclusion séparée de celle qui concerne les marques usuelles descriptives etc… en visant les signes dépourvus de caractères distinctifs.D’un coté elle parle des signes descriptifs, usuels, génériques ou nécessaires et d’un autre elle parle des signes dépourvus de signes distinctifs.

Cette distinction n’est as anodine. Il a fallu attendre que la CJCE vienne nous éclairer et elle a donné un contenu a cette exclusion a part, elle vise « des signes qui sont intrinsèquement inaptes a exercer la fonction distinctive » c’est a dire des signes qui ne sont peut être pas usuels, génériques, descriptifs ou nécessaires, mais qui en eux mêmes, ne constituent pas du tout vis a vis du public des moyens de reconnaissance.

Exemple : élément de finition d’un produit, un slogan publicitaire. Une variante du nom du produit, ou un signe qui en soit n’a aucune aptitude tant il est banal par lui même. (La bouteille blanche pour la rouille = signe tellement banal que non admis)En fait, on raisonne vis a vis du public : « je ne vois pas dans cet aspect la marque du produit »

Critère très difficile a remplir.

C. Incidence de l’usage sur la distinctivité : L’article L711-2 dans son dernier alinéa, reprenant la Convention d’Union de Paris (inspirant aussi la directive) dispose que l’usage peut faire acquérir le caractère distinctif a une marque qui en était a la base dépourvue.

Concrètement, initialement le signe était nécessaire, générique, usuel ou descriptif et puis, par un effet de familiarisation de la clientèle avec le signe ou le produit, le caractère distinctif est acquis, et la clientèle a finit par voir une véritable marque dans le signe. Elle a cessé de voir un signe intrinsèquement dépourvu de distinctivité ou usuel etc… et elle le reconnaît grâce a ce signe.

Ex : La marque « Camping gaz » constituée de termes usuels etc… mais tout le monde aujourd’hui reconnaît la marque.

Cela étant, cet effet de l’usage qui purge le vice de non distinctivité ne purge pas tous les vices. Le long usage ne peut faire acquérir la validité qu’a certains signes, ceux qui étaient usuels nécessaires génériques ou descriptifs ou intrinsèquement non distinctifs mais pas les signes sont constitués par la nature ou la fonction du produit.De même pour le caractère trompeur ou déceptif, ce n’est pas parce que la marque est connue que le caractère trompeur est purgé.

Quelle sorite d’usage ?Il faut que ce soit un usage a titre de marque. Il faut que cet usage soit dirigé vers le public, vers la clientèle. On va retenir tout un faisceau d’indices, par exemple la durée d’usage, l’importance, la célébrité, la portée géographique, les efforts publicitaires, diffusion des produits sous la marque, si on est le seul a l’utiliser, la reconnaissance comme marque chez les professionnels.

On cherche par une série d’indices, in concreto, si le signe est effectivement devenu distinctif. Ceci vaut pour toutes les marques (couleur, tridimensionnelle)

Ex : Kodak, le jaune est devenu assez reconnaissable.45

Sous Section 3   : La licéité du signe   : L’article L711-3 du CPI, mentionne 3 catégories de signes qui ne peuvent pas être choisis car illicites. Exclusion de signes par des conventions internationales, signes exclus comme contraires aux BM ou OP, et enfin les signes « déceptifs » c’est a dire trompeurs.

A. Signes interdits par la Convention d’Union de Paris pour la PI et autres accords internationaux (OMC)L711-3,a, on ne peut choisir comme marque les signes interdits par OMC ou CUP. Ce, peu important la spécialité et le genre de produits ou services.

Tous les signes : emblèmes officiels, armoiries, drapeaux, ou autres signes officiels des Etats Membres de la CUP. Ainsi que tous les signes de contrôles et les poinçons adoptés par les Etats.La même règle vaut pour les signes emblèmes etc… des autres organisations internationales auxquelles les Etats de la CUP ont adhéré. (ONU, OMC, FAO, OIT etc…)Une marque « interpole informatique » n’était pas valable comme portant atteinte au sigle Interpol (coopération de police internationale)

Il y a parfois des textes nationaux, conventions, qui réservent aussi leurs sigles (croix-rouge, anneaux olympiques)

B. Les signes contraires a l’ordre public ou aux bonnes mœurs et signes interdits par la législation :Les marques dont la publication serait particulièrement choquante (usage de drogues, signes obscènes, incitation a la haine etc..) évidemment contraires a l’OP et aux BM.Cela étant, les BM évoluent avec le temps. La mise en œuvre de la règle est donc pas toujours facile.

Ex : Un signe qui incite a l’usage de stupéfiants est contraire aux BM : Mais les marques Cannabia ou Chanvria pour des bières étaient illicites, mais la marque Opium pour le parfum de YSL n’était pas illicite. Pourtant, YSL avait fait exprès.

L’ordre Public peut également être mis en cause, et très souvent il y aura un cumul de cause de nullité. La marque sera trompeuse en plus.Quand la marque usurpe une appellation d’origine, elle se heurte a une interdiction légale, elle se heurte a une antériorité, mais elle est aussi trompeuse car la marque évoque l’origine et les qualités.

La mise en œuvre est plus facile avec des textes précis, il en existe qquns, (textes qui interdisent l’utilisation de terme faisant croire qu’on est un établissement de crédit, ou des textes qui interdisent l’utilisation des emblemes olympiques etc… Leclerc : Olymprix procès perdu)

Pour apprécier l’illiciéité, il faut prendre le signe lui même par rapport a la spécialité : en revanche on ne tiendra pas compte du point de savoir si l’exploitation du produit ou du service visé est interdite.

C. Les signes déceptifs :Décevoir = to decieve = tromperLe droit des marques ne doit pas être l’instrument de tromperie ou de fraude consistant a lui donner de fausses informations. La marque en elle même ne doit pas tromper le public en lui faisant croire a telle ou telle caractéristiques en réalité inexistantes.

C’est pourquoi L711-3,c, interdit de choisir un signe de nature a tromper le public notamment sur la nature la qualité, la provenance géographique du produit ou service.C’est la prohibition des marques déceptives.

Il s’agit d’empêcher le choix de signes qui comportent en eux mêmes un germe de tromperie a l’égard du public. De tels signes sont nuls pour 3 raisons :

- Ils portent atteinte aux intérêts de la clientèle.- Ils comportent un caractère frauduleux- Ils faussent la concurrence

Bien entendu, la marque déceptive est aussi contraire a l’ordre public. Et la règle apparaît complémentaire avec le Code de la consommation, notamment sur la publicité mensongère. Ou encore avec les dispositions sur les fraudes ou les tromperies dans la vente.

Les moyens sont variés, l’imagination du fraudeur étant fertile.La marque trompeuse peut être constituée de termes descriptifs qui donnent a penser que le produit a certaines caractéristiques alors qu’il ne les a pas, d’un nom de lieu, d’un néologisme (en langue étrangère) ou trompeuses par des dessins ou formes…Même le conditionnement peut être trompeur (terrine de porc en forme de canard)

Ex : Lavab’Laine, Servi’Frais, PrincipalFinancialGroup, MokaLux, EvianFruité sans eau, CommeALaMaison pour des confitures industrielles.

Ou des produits dont on fait croire qu’ils ont fait l’objet d’une certification quelconque, ou qu’il y a un lien avec un organisme ou un pays.Ex : EuroLivret : Pas de contrôle européen.Ex : DoctorCox (alors que pas de docteur en question)

On peut aussi faire croire a une qualité ou garantie particulière (HyperGarantie ou ProduitSincere) ou encore a des marques qui font croire a une origine géographique ou AOC etc… (Geneva pour des montres fabriquées en France : Double tromperie : Géographique et Qualitative puisqu’on a tendance a penser que la Suisse est plus forte en horlogerie) ou encore un vin « rue du fort-médoc » alors que méoc = AOC.

Pour qu’il y ait tromperie, encore faut-il qu’il y ait vraiment un « préjudice » :Si l’indication géographique n’a aucun intérêt, et que la marque est essentiellement fantaisiste :Ex : Kodak = Lieu géographique ! eau de zanzibar.La déceptivité s’apprécie tel que : Le signe doit être trompeur, mais surtout en considération des produits ou types de services en question. Lavab’Laine pour des produits alimentaires aurait été un terme de fantaisie.

La marque Caviar’Petrossian a été jugée déceptive car Petrossian concerne plusieurs œufs de poisson. (alors que caviar = esturgeon) La 46

déceptivité est donc partielle, annulation partielle. Cafés Brazil : trompeur que pour le mélange dont les cafés ne viennent pas du brésil.

Mais un terme inexact, peut être un nom fantaisiste. Tout dépend de ce que le public comprend. Une marque « Miel’Epil » ou Cotonnel dans lesquels il n’y a ni miel ni coton. Jugées valables.Mais en réalité le public ne s’y trompe pas, il le sait très bien, les termes inexacts sont purement fantaisistes et seulement évocateurs.

Mais les choses sont encore plus incertaines pour le justiciable car une marque évocatrice peut elle même être un instrument de tromperie. C’est par l’évocation que l’on va tromper le client. On va faire croire au client que le produit a des qualités qu’il n’a pas.

Ex : Fleur de Santé : Déceptive : Parce que cette marque évoquait l’idée d’un produit a base de fleur ayant un effet sur la santé, créant une confusion entre hygiene et médicament.Le produit n’était que cosmétique, sans effet sur la santé (d’ailleurs il n’était pas fait a base de fleur)

Si le long usage circonstancié peut parfois faire acquérir la distinctivité, le vice de déceptivité ne peut jamais être purgé par le long usage.Mieux, une marque qui n’était pas trompeuse a la date du dépôt, non déceptive, soit devenue déceptive par l’usage dont le titulaire en a fait. Le titulaire de la marque a lui même rendu la marque déceptive par le temps. Il ne peut y avoir nullité (date du dépôt) mais il peut y avoir déchéance, la marque devenue déceptive sera alors sanctionnée.

Ex : La marque BrazilPanthéon qui me sert, par la suite, a vendre du café de Cote d’Ivoire, devient déceptive.

Sous Section 4   : La disponibilité du signe   : Cela veut dire que pour pouvoir choisir un signe, il faut qu’il soit disponible dans la spécialité, il n’existe pas une marque identique pour les mêmes produits ou services. Mais aussi le choix du signe peut porter atteinte a un certain nombre de droits antérieurs.Cela étant, la possibilité d’invoquer l’indisponibilité du signe est plus restreint que la non distinctivité ou la tromperie (toute personne intéressée peut agir) ici, seuls les titulaires de la marque utilisée ou du signe peuvent demander.

Dans un procès en contrefaçon, je peux toujours demander par voie reconventionnelle, la nullité rétroactive de la non distinctivité de la marque au jour du dépôt.Si je sais que la marque d’en face a été déposée en copiant la marque de qqun d’autre etc… je ne pourrai pas me substituer aux droits de défense du titulaire du droit antérieur sur le signe. Je ne peux rien faire a ce niveau.

Liste d’antériorité : L711-4   : Enumération de 8 catégories   : mais liste non exhaustive   : 4 premières catégories = droits sur des signes distinctifs4 dernières : droits de PI autres que signes distinctifs, ou droit de la personnalité (nom, image) a quoi on ajoute la défense d’intérêts de collectivité locales.

A. Antériorités constituées par des signes distinctifs :1. Les marques :

Le droit antérieur le plus fréquent est un droit sur une marque. Marque enregistrée dans la même spécialité, inscrite au registre des marques. La particularité est qu’on peut non seulement demander l’annulation mais aussi la possibilité d’agir avant que l’INPI délivre l’autorisation avec l’action en opposition auprès du directeur de l’INPI.

En droit français, seules les marques enregistrées sont protégées, le droit d’usage ne peut donc pas être invoqué en antériorité. Si on a pas déposé la marque, on peut pas faire grand chose.Cependant, il faut tenir compte de 2 correctifs :

- Recours a la théorie de la fraude : Certes on a pas déposé la marque, mais le dépôt que vous faites a un caractère frauduleux (parasitisme…)

- Marques notoires : Article 6bis de la CUP(ProtectionPI) Il s’agit d’une marque très célèbre, déposée ou protégée a l’étranger, non protégé en France ou par les pays de la CUP, mais qui a acquis une très grande renommée. On considère que le titulaire peut s’opposer au dépôt en France, même s’il n’ pas déposé en France.

2. Autres signes distinctifs :°°°Dans cette catégorie, il n’y a pas que les marques, il existe d’autres signes.D’abord la dénomination (raison) sociale, qui sert a identifier une personne morale parmi les personnes morales.C’est situé entre le nom commercial et le nom patronymique.

Antériorité : L’article L711-4 prévoit qu’elle empêche le choix du signe qui la constitue a titre de marque quand il est antérieur et qu’il existe un risque de confusion.Il faut que la dénomination sociale soit antérieure, et il faut en plus qu’il existe un risque de confusion.(Ce risque n’est pas nécessaire pour le droit de marque pour empêcher a cause d’antériorité)L’activité sociale dans les statuts est définie de manière extrêmement vague et large, donc il faut vraiment regarder l’activité sociale.

°°°Plus proche de la marque et dans le même ordre d’idée : Nom commercial et enseigne : (nom commercial = signe distinctif du fonds de commerce, et l’enseigne = élément du fonds géographique)Ils sont des signes distinctifs, qui ne font pas l’objet d’un droit de PI organisé, L711-4 : « Le choix de la marque ne doit pas porter atteinte a un nom commercial ou a une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public »Encore une fois, 2 conditions : Rayonnement géographique national et risque de confusion.

Il faut aussi que les produits ou les activités relèvent de la même spécialité. Le fonds de commerce en question concerne les mêmes produits que ceux que l’on veut exploiter sous la marque, avec des signes identiques ou similaires.On peut avoir une enseigne très originale et distinctive, mais qui soit connue que très localement (paté de maison) on peut donc l’utiliser ailleurs sans risques.

Cela étant, les intérêts légitimes sont quand même pris en considération, lorsque ces signes n’antériorisent pas la marque et ne permettent pas d’invalider son dépôt. L713-6 : « L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle a l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination

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sociale, nom commercial ou enseigne (par un tiers), dans 2 cas :- lorsque l’utilisation est antérieure a l’enregistrement de la marque (on exploitait déjà l’enseigne avant que vous ne déposiez la

marque) - lorsque l’emploi de son nom de famille par un tiers de bonne foi ne risque pas d’être confondu avec la marque et rayonnement très

local, et dans ce cas la, même après le dépôt, l’utilisation est possible »

°°°Concernant enfin les appellations d’origine protégée, il s’agit d’un signe distinctif très particuliers car il obéit a un processus de reconnaissance très complexe (autorité publique ou commission européenne) et aussi car il garantit a la fois l’origine géographique et les qualités déterminées que le produit tire de son origine.Ex : Médoc = Appellation d’origine ; on sait que le vin provient de vignes situées dans le Médoc, il a été vendangé et vinifié sur place, mais en plus il présente des caractéristiques particulières (telle méthode de vinification, mis en bouteille, viticole et vinicole…) On est donc une catégorie particulière. Cela fait d’ailleurs l’objet d’un registre communautaire.

Ces signes font donc l’objet d’une protection particulière. Le signe qui constitue une appellation d’origine ne peut pas être déposé comme marque par un tiers pour les produits couverts par cette appellation.Cela signifie que le producteur de vin ne peut pas déposer l’appellation Médoc pour en faire une marque pour désigner des vins du Médoc.Quand bien même la zone d’appellation serait minuscule et ne comporterait qu’un agriculteur, l’appellation géographique pourrait, a terme, léser les autres producteurs de vin (peut plus utiliser le mot « médoc »)

Ensuite, même en combinaison, on ne peut pas utiliser l’appellation. Le producteur qui n’a pas droit a l’appellation ne peut déposer soit seul soit en combinaison ce signe qui constitue l’appellation.

Que se passe-t-il si on utilise ce signe pour désigner des produits qui n’ont rien a voir avec l’utilisation courante ?Principe de spécialité, normalement le signe est libre d’usage en dehors de la spécialité. Mais en matière d’appellation d’origine, le principe de spécialité est pratiquement écarté.L641-2 Code Rural : L515-5 Code de la Consommation : « Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou tout autre mention l’évoquant, ne peut être employé pour aucun produit similaire, NI POUR AUCUN AUTRE PRODUIT OU SERVICE (   !) lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété d’appellation d’origine. (profit parasitaire ou nuisance)

Ex : Champagne c/ YSL  JCPG 1994 : 2e Partie 22229 : 15 décembre 1993 : (ou contre Caron) : utilisation du nom ou imitation du bouchon de champagne. www.champ-pagne.com bouteille d’eau pour chiens.

Mais l’utilisation du mot Champagne combiné avec un mot fantaisiste, est tout a fait possible, DANS LA MESURE ou on vend réellement un produit en rapport avec le champagne (sinon c’est déceptif)

B. Les autres antériorités a l’article L711-4   : D’autres types d’antériorités sont opposables :

°°° Œuvre couverte par le droit d’auteur (œuvre de l’esprit) : Il est relativement fréquent d’utiliser une création pour en faire une marque (dessin d’une étiquette) soit une œuvre même préexistante dont on va se servir avec l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droits ou pas, selon que l’œuvre est tombée dans le domaine public. (Ok pour Beethoven, pas pour Le ptit Spirou)

Toutes les sortes d’œuvres peuvent donc être utilisées comme marque. Le principe c’est que le droit d’auteur est opposable a tous, sans aucune formalité, et donc si l’œuvre est encore protégée, on ne peut l’utiliser comme marque qu’avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur (cessionnaire, héritiers…)Leur protection étant absolue, même si on veut utiliser une œuvre tombée dans le domaine public, il est encore possible de se heurter au droit d’auteur, car une prérogative ne disparaît pas (droits patrimoniaux disparaissent après 70ans) c’est celle des droits extra-patrimoniaux (l’utilisation de l’œuvre constituerait une atteinte au droit moral de l’auteur, et on pourrait être poursuivi par les titulaires de ce droit moral)

°°° Les attributs de la personnalité :Ils peuvent empêcher le chois de certains signes comme marque. Le choix de la marque ne doit pas porter atteinte en principe aux droits de la personnalité d’un tiers (ex : Le choix se heurterait a l’existence du droit sur le patronyme, du droit d’un tiers sur son pseudonyme, ou sur son image (photo, portraits…))Aussi un titre de noblesse peut également constituer une antériorité comme protégée. Devise, armoirie d’une famille…Quant au prénom, compte tenu du fait qu’il y aura très rarement un risque de confusion entre la personne qui porte le prénom et son utilisation, mais une personne peut avoir donner une célébrité particulière a un prénom grâce auquel elle s’est fait connaître (Barbara)

La difficulté a faire valoir un droit antérieur, ce n’est pas l’existence du droit lui même, mais le problème est que les noms sont très souvent portés par beaucoup de gens, et pourquoi est ce que le choix de la marque se heurterait a un droit sur un nom que tout le monde a ?Il faut donc définir des critères :Il y a des marques efficaces, marques de renommées etc… (Renault est un nom extrêmement courant)

La jurisprudence est donc très restrictive pour admettre que la marque se heurte aux droits de la personnalité antérieurs.Le titulaire du nom doit, selon la jurisprudence, démontrer que le choix fait par le déposant crée un risque de confusion qui cause un préjudice au titulaire du nom.Le risque de confusion doit être démontré a la date du dépôt de la marque. Il faut démontrer que le public serait amené a penser que cette personne est a l’origine de cette exploitation et y a donné son accord.

Concrètement il faut donc que le nom soit très rare, et il faut plutôt que ce soit un nom historique ou aristocratique. Ou que le personne qui se plaint ait donné a ce nom une célébrité particulière.Ex : Alain Delon : Cela porterait atteinte a Alain Delon, car le public se dirait certainement que les produits concernés sont rattachés a Alain Delon. Mais il faut que ce soit Alain Delon l’acteur qui se plaigne, pas un « Alain Delon lambda ».

Beaucoup de jurisprudence sur Rothschild.

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Même lorsqu’il s’agit de noms rares et inhabituels, la jpdce est très réticente a admettre le risque de confusion et va généralement considérer que l’homonymie est fortuite, et que le public ne fera pas de confusion.

Ex : Dop de l’Oréal. Un risque de confusion me serait préjudiciable. Professeur Dop. Les élèves se moquent de moi. Débouté. L’écrivain Déninos et Danone. Idem pour Aniéli (marque de chaussures et Mr Aniéli président de fiat)

Si l’action est accueillie, le juge doit faire cesser l’atteinte au droit d’antériorité, il doit prononcer la réglementation de l’usage du nom en ajoutant un préfixe ou suffixe etc.. ou interdire l’utilisation tout simplement.

Cela étant, ces questions s’utilisation posent d’autres questions, comme celle de savoir qui peut agir (Leclerc et les frères Leclerc)Le titulaire du nom et non pas l’entreprise qui ne fait qu’exploiter.

Le titulaire du nom peut très bien concéder des licences ou céder le droit d’utiliser son nom (bien sur il ne cède pas le droit personnel)Cette utilisation peut parfois être frauduleuse.Ex : Il existe en Bourgogne une appellation d’origine, Romanée Conti, très prestigieuse et il y une famille qui s’appelle Vicomte Romanaie de Beaune. Un astucieux vendeur a eu l’idée de se faire céder le droit d’utiliser le nom Romanaie de Beaune. Le vin était vendu sous Vicomte Romanaie et il était confondu a l’étranger avec Romanée Conti, ici il y a fraude.(idem avec Rothschild)

L713-6 dispose que « l’enregistrement de la marque n’empêche pas l’utilisation du même signe ou signe similaire comme dénomination, nom commercial ou enseigne quand cette utilisation même postérieure a l’enregistrement est le fait d’un tiers de bonne foi qui utilise son propre nom »

L’usage permis est limité au nom, dénomination ou enseigne, mais il ne peut pas l’utiliser comme marque. A condition de ne pas créer confusion ou parasiter la marque.L’article L713-6 après avoir posé cette limitation aux droits du titulaire de la marque précise que « si cette situation porte atteinte a ses droits, le titulaire de la marque peut demander en justice qu’elle soit limitée ou interdite »

Si l’homonyme se met a parasiter le titulaire de la marque, alors qu’il était de bonne foi initialement ou si, malgré sa bonne foi des confusions se construisent dans l’esprit de la clientèle, alors le titulaire va pouvoir demander au juge de prendre des mesures, et elles seront soi l’interdiction complète de l’usage du nom par le tiers, ou bien sa réglementation (modification judiciaire consistant a ajouter des éléments de distinction au nom)

°°° Antériorité qui n’est pas un signe distinctif : L711-4 : (Lobby de l’Association des mères de France au moment de la directive sur le droit des marques) : « On ne peut pas choisir un signe qui porte atteinte au nom a l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale »

On a déjà vu que la marque était déceptive si choix de l’indication géographique est faux. Or le code comme la directive pose qu’en principe on peut choisir un nom géographique comme marque sous réserve des appellations mais aussi sous réserves du nom image ou renommée d’une collectivité territoriale.(Pizza de St Tropez)

C. Les autres droits antérieurs : L’article L711-4 utilise le mot « notamment » ce qui signifie que la liste n’est pas exhaustive.

Ex : Action de la Bibliothèque Nationale de France contre celui qui avait déposé le sigle BNF comme marque. Il faut quand même démontrer le risque de confusion. (Assas-Sorbonne ?)

Ex : Il est fréquent qu’une personne choisisse comme nom de domaine ou de site une marque préexistante. Avec le nommage de sites internet : Le premier arrivé était le premier servi et il arrivait qu’on puisse s’accaparer un nom d’une grande entreprise avant elle.

Situation inverse : Un nom de domaine utilisé par qqun, et qqun d’autre va déposer ce nom comme marque. Il y a antériorité. L711-4 permet, par sa non exhaustivité, de s’opposer au dépôt de la marque utilisée comme nom de domaine s’il y a bien sur un risque de confusion.

SECTION II   : L’acquisition du droit sur la marque   : Jusqu’en 1964 et la réforme, le droit sur la marque ne s’acquérait pas par l’enregistrement mais par le premier usage. C’était simplement déclaratif.Depuis 1964, le système a changé et c’est le dépôt qui confère le droit sur la marque. Cela étant, la marque dite d’usage n’est pas totalement dépourvue d’effets juridiques, puisqu’on a vu que la marque notoire existe (6bis CUPPI), et aussi le cas de la marque d’usage exploitée mais non enregistrée est reprise par un tiers et déposée de mauvaise foi, puisqu’on peut invoquer la théorie de la fraude qui permet l’annulation du dépôt de mauvaise foi, alors même qu’on a pas de droit privatif sur la marque.

Sous section 1   : Le titulaire du droit   : Le droit a la marque appartient au premier déposant, et l’acte d’usage ne confère aucun droit. Cela étant, le premier utilisateur n’a pas de droit de PI et pourtant il dispose comme en droit des brevets d’une action en revendication.

L712-6 CPI : Cet article institue une action en revendication qui permet d’obtenir le transfert de la propriété de la demande de marque ou de la marque au revendiquant.

Si la marque a été déposée en fraude, on vient de voir qu’on peut demander son annulation. Mais l’action en revendication présente un intérêt considérable, car on se subroge dans les droits du fraudeur et on gagne du temps.

De plus, en cas d’action en annulation, si je veux déposer la marque annulée, il y a un risque qu’entre temps, un tiers de bonne foi ne la dépose avant moi.

Avec la revendication : on obtient la restitution de tous les fruits et revenus perçus, les renouvellements, la titularité de la marque rétroactive, annulation des contrats passés avec les tiers…

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Celui qui agit en revendication n’est pas titulaire du droit stricto sensu, mais il fait une action destinée a sanctionner une fraude. Il y a tranfert de la propriété a celui qui aurait pu l’obtenir.Quelle fraude ? Déposer une marque a dessein pour empêcher le concurrent de continuer a l’utiliser avec succès. Ex : La société qui s’apprête a s’établir en France est prise de vitesse par un concurrent déjà établi en France.Ou alors déposer les marques a la seule fin de la revendre a celui qui ça gène. Ex : Déposer toute une série de phrases avec le verbe « lire » au passé composé, pour amener tout intéressé a racheter la phrase qu’elle veut. En fait c’est du commerce de PI.

Ou le dépôt du nom de la société en formation en cachette des autres associés pour obtenir des royalties quand la société va naître.

La mauvaise foi réside dans l’intention et la connaissance antérieure du déposant par rapport a celui qui aurait normalement du en profiter. C’est a celui qui agit en revendication de prouver la fraude (et le préjudice mais c’est facile) et il devra prouver l’usage antérieur qu’il faisait du signe.Cette action en revendication se prescrit par 3 ans a compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Mais cette prescription par 3 ans a compter de la publication de la demande d’enregistrement n’est pas destinée a protéger le fraudeur mais celui qui acquiert la marque du fraudeur.

Si l’action en revendication n’est pas dirigée contre un sous acquéreur de bonne foi, mais contre le titulaire fraudeur ou l’acquéreur fraudeur, il n’y a pas prescription ou c’est la prescription de 30 ans.Donc si mauvaise foi = pas de prescription.Si bonne foi = prescription triennale.

Sous section 2   : L’acquisition du droit par l’enregistrement   : A. Procédure d’enregistrement   :

(cela ressemble au système pour brevet)On ne dépose qu’une seule marque a la fois, avec l’identification du déposant, et la représentation graphique et le cas échéant une description (rare) et donc une reproduction, et puis une énumération de la liste des produits et services ou le déposant souhaite utiliser sa marque (il définit donc sa spécialité) avec un classement de classes administratives pour les produits en question.

On peut également revendiquer un délai de priorité unioniste, c’est a dire la possibilité lorsque le pays ou l’on fait le premier dépôt fait partie de l’UParis, de faire des dépôts de la marque dans un autre pays de l’Union dans un délai de 6 mois sans risquer d’être antériorisé dans les autres pays.

Le dépôt est publié dans les 6 semaines et a partir de cette publication au BOPI, les tiers vont pouvoir former opposition ou formuler des observations.

A partir de cette publication les tiers utilisant la marque seraient donc contrefacteurs pour autant que la marque soit par la suite enregistrée. L’institut de la PI va se livrer a un examen de forme et de fond qui est un examen limité.

L’INPI va vérifier que le signe est susceptible va constituer une marque valable et qu’il est conforme a L711-1, 2 et 3 (représentation graphique condition de forme et de fond, il est distinctif, et il est licite et non déceptif)

Mais ce n’est pas parce que la marque est enregistrée qu’elle est incontestable, et cet examen n’est pas complet, il manque la recherche des antériorités éventuelles. (L’examen serait trop lourd et assez peu sur)

Si la marque est admise a l’enregistrement elle fait l’objet d’un enregistrement a l’INPI et elle obtient son « état civil ». Tant qu’elle n’est pas inscrite, les actes relatifs a la marque ne sont pas opposables.

Cela étant, le départ de la protection de la marque est en réalité la date du dépôt. C’est a partir de la date du dépôt de la demande que court le délai de 10 ans, renouvelable sans limites dans le temps.Quant a l’action en contrefaçon, elle est possible a partir de la demande.

En revanche, l’obligation d’exploiter n’est requise qu’a partir ou la procédure est terminée, publication de l’enregistrement.

Durée de protection : Elle vaut pour 10 a compter du dépôt avec possibilité de renouvellement. On ne paie qu’a chaque renouvellement. A la fin de chaque période il faut demander le renouvellement dans les 6 mois qui précèdent l’arrivée du terme, a l’INPI, et en principe ce renouvellement n’entraîne aucun examen nouveau, avec une taxe et la marque continue a être protégée.Sauf si on demande un changement : dans ce cas, si on demande d’étendre la liste des produits et services etc… alors la sécurité des tiers est en jeu, et il doit y avoir nouveau dépôt avec examen de forme ou de fond.

B. La sauvegarde des droits antérieurs   : Il y a une différence avec le droit des brevets, les titulaires de droits antérieurs n’ont pas besoin d’attendre la délivrance pour faire savoir que selon eux, la marque se heurte a leur droit.Cela dit les tiers ne sont pas égaux, puisque seuls les titulaires de droits sur des marques peuvent exercer une procédure d’opposition, les autres titulaires d’antériorité ne peuvent que formuler des observations auprès du directeur de l’INPI sur n’importe quel aspect de la marque.

Plus efficace est la procédure d’opposition, elle consiste a pouvoir s’opposer a la délivrance du droit, au cours de la procédure, ce qui est censée renforcer la solidité des marques.Mais cette procédure d’opposition ne peut être fondé que sur l’invocation d’un droit de marque antérieur. (enregistrée ou notoire)(exclusion pour droit d’auteurs, AOP, etc…)

Saisi d’une opposition, le directeur est contraint de se prononcer de manière motivée, pour savoir si le dépôt porte effectivement atteinte a la marque antérieure en question.Délai de 6 mois. Il peut rejeter la demande d’enregistrement ou pas. Décision susceptible d’appel devant la Cour d’Appel.

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SECTION 3   : LA PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE   : On peut perdre le droit sur la marque en ne renouvelant pas, par un acte de renonciation explicite publié au registre des marques, on peut aussi le perdre parce qu’on est exproprié, parce que la marque a fait l’objet d’une saisie et d’une vente forcée…

En revanche on ne perd pas le droit sur la marque par des actes de tolérances (art. 2232 Ccivil) et on ne perd pas le droit par usucapion, et possession acquisitive.

Mais il y a aussi 3 hypothèses de forclusion > perte du droit.

Sous section 1   : L’annulation du droit sur la marque On vient de voir la décision du directeur de l’INPI. On y ajoute le caractère frauduleux (fraus omnia corrumpi) et l’antériorité.Cause de nullité (pas distinctive, illicite, antériorité, pas de représentation graphique ou fraude)

En cas d’annulation le droit conféré disparaît complètement et rétroactivement, mais le titre est présumé valable tant qu’il n’y a pas d’annulation. Foi est due au titre, et c’est a l’adversaire de prouver la nullité, que le juge ne peut soulever d’office.

Parmi les vices susceptibles d’entraîner la nullité, il y en a 2 :Vices intrinsèques et extrinsèques dus a un droit antérieur.Cette distinction a des conséquences juridiques.

Intrinsèque : - Impossibilité de représenter graphiquement le signe- Le défaut de caractère distinctif- Le caractère illicite du signe

Ces vices étant intrinsèques, la nullité est absolue, et tout intéressé peut demander sa nullité. (le défendeur a un procès en contrefaçon, ou un concurrent que l’existence de la marque gène sur son marché, ou une association de consommateur, un syndicat professionnel…)

Extrinsèque :La nullité ne sert qu’a protéger le titulaire du droit antérieur, et la nullité ne peut être demandée uniquement par lui, c’est donc une nullité relative. Cela signifie que dans un procès en contrefaçon, le défendeur qui sait que la marque demanderesse est antériorisée par qqun d’autre, il ne pourra demander sa nullité devant le juge.

Quand la demande de nullité se porte sur un droit de marque antérieur, elle peut échouer si le défendeur démontre que le titulaire de la marque en question ne remplit pas l’obligation d’exploiter telle que la prévoit le CPI.La déchéance pour défaut d’exploitation est remplie.

Si la marque est nulle, l’annulation peut être totale mais peut n’être que partielle. Le dépôt de marque peut être annulé soit pour la totalité des produits ou services, soit seulement pour certains produits.Une même marque peut être descriptive pour certains produits et distinctive pour d’autres, ou déceptive etc…

Quant a l’effet de la décision d’annulation, il est rétroactif et absolu, la marque est annulée erga omnes. Cette marque doit être radiée du registre des marques.Les licences et contrats vont tomber de façon rétroactive.

L’action en nullité peut être introduite n’importe quand, sans délai de nullité. Mais l’action peut se heurter a 2 obstacles temporels :- Une marque qui n’est pas distinctive au moment du dépôt peut le devenir grâce au long usage. Dans ce cas, l’action en annulation

exercée a un moment du long usage, l’annulation ne pourra être prononcée sur ce fondement. L’usage fait acquérir la distinctivité.

- En ce qui concerne l’action par les titulaires antérieurs. La loi est plus rigoureuse puisqu’elle a consacré la forclusion par tolérance. C’est l’article L714-3 : « L’action en annulation ou contrefaçon exercée par le titulaire d’un droit antérieur n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et si son usage a été toléré par lui pendant 5 ans »

Cela ne vaut que pour la distinctivité. La directive a imposé cette forclusion que l’on peut expliquer tel que :

o Souci de ne pas remettre en cause les situationso En tolérant l’usage de sa marque par un tiers, le titulaire a érodé le caractère distinctif de sa marque, la marque est devenue

moins distinctive par la faute du titulaire premier.o Protéger le nouveau titulaire et ses dépenses.

Les inconvénients de cette règle est qu’elle est contraire aux principes généraux du droit de la PI et du Droit en général. Normalement il n’y a pas de forclusion de tolérance.Ensuite, admettre que la tolérance vienne restreindre des droits protégés est quand même libéral.Enfin, en considérant que le titulaire premier laxiste ne peut obtenir l’annulation, si on se place du point de vue du consommateur, le résultat concret de la forclusion par tolérance est qu’on va avoir 2 marques identiques, pour les mêmes produits ou services utilisés par 2 titulaires différents économiquement et juridiquement, et la fonction première de la marque est bafouée.

On aurait pu penser que cette forclusion jouerait rarement, mais en fait elle s’applique et les juges ne sont pas aussi exigeants que souhaitable.

Conditions : -Titulaire du droit de la marque ait toléré l’usage :Il doit avoir connu cet usage et le titulaire postérieur a utilisé sa marque-La tolérance s’est maintenue pendant au moins 5 années :La Cour de cassation a qualifié la tolérance de prescription. Ce qui implique l’application de 2244 Ccivil et qu’on ne peut interrompre cette prescription par certains actes seulement (commandement d’huissier ou citation en justice) et pas par lettre RAR etc… Même si ce délai ne

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court qu’au jour de la connaissance, de l’usage.-Il faut que la marque seconde ait été déposée de bonne foi :Cette condition est difficile pour l’adversaire s’il devait démontrer sa bonne foi, mais puisqu’elle est présumée en France, c’est au titulaire premier de prouver la mauvaise foi.

L’action en annulation et contrefaçon est échue, mais le déposant de la marque postérieure a un droit de marque diminué car il ne peut empêcher le titulaire premier de continuer d’utiliser la marque. C’est le consommateur qui va être perdu.

Sous section 2   : La déchéance du droit sur la marque   : Le titulaire du droit sur la marque voit l’existence même de son droit conditionné par un certain nombre d’obligations.

- Obligation d’exploiter la marque (ce qui existe aussi en droit des brevets, même si la sanction n’est pas dramatique, et on perd le droit exclusif en se voyant imposer une licence obligatoire) et la sanction est plus radicale et la déchéance peut être obtenue ainsi.Ce qui est bizarre c’est que la sanction es sévère alors qu’on se moque bien de savoir si la marque est ou non exploitée (pas d’intérêt général)

- La directive de 1988 a ajouté 2 nouveaux cas : o Obtention de la forclusion d’une marque qui initialement était valable mais qui est devenue déceptive par la suite. C’est

justifié et même avant la consécration légale, la jurisprudence utilisait l’action en annulation (ce qui était pas correct car s’apprécie au moment du dépot mais nécessaire)

o Forclusion par dégénérescence : Une marque qui a l’origine était distinctive, avec un terme arbitraire et qui par la suite est devenu générique (ex : Frigo ou Walkman de Sony, Bic, Célophane, Aspirine)

Le public finit ici par assimiler la marque au produit lui même. Très souvent, un produit très innovant pour lequel il n’y a pas de nom commun ou très technique et le produit a un tel succès qu’il devient familier et le public appelle les nouveaux produits par le nom commun.Sa dégénérescence est une sanction du succès.

FIN

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