Module 3. Le droit des marques et les noms de domaine

3.1. Qu’est-ce qu’une marque ?

Au sens du Code de la propriété intellectuelle, la marque est un “signe” servant à distinguer précisément des produits ou services de ceux de concurrents :

• En déposant une marque à l’INPI, on obtient un monopole d’exploitation sur le territoire français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment.

• Son titulaire est le seul à pouvoir l’utiliser, ce qui permet de mieux commercialiser et promouvoir les produits et services visés lors du dépôt. C’est le principe de spécialité.

• Il peut se défendre en poursuivant en justice toute personne qui, notamment, imiterait ou utiliserait aussi sa marque. C’est l’action en contrefaçon.

• Il peut faire exploiter sa marque par un tiers : cession ou licence de marque.

Principe de territorialité de la marque

La protection accordée à la marque est limitée au pays où elle a été enregistrée. Les déposants doivent renouveler les formalités dans tous les pays où ils souhaitent que leurs marques soient protégées.

Il existe cependant une marque communautaire qui comme son nom l’indique couvre l’U.E. dans son ensemble. http://oami.europa.eu

3.2. Ce qui peut être protégé ?

• La marque peut prendre des formes variées telles :– qu’un mot, – un nom, – un slogan, – des chiffres, – des lettres, – un dessin ou un logo.

3.3. Ce qui ne peut pas être protégé :• Un signe, un mot ou une expression qui sert à

désigner le produit ou service. – Ex. : le mot “baba” ne peut être déposé seul pour

désigner de la pâtisserie.• Un signe, un mot ou une expression qui décrit le

produit ou service. – Ex. : l’expression “pure laine” seule ne peut être

choisie pour un tapis en laine• Des termes “élogieux” utilisés seuls, comme

“Super” ou “Plus”…

Ce qui ne peut pas être protégé :(suite)

• Un terme qui pourrait tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance du produit. – Ex. : “Lavablaine” pour des tissus en coton ; “Genéva”, pour des montres

fabriquées en France. • Un mot ou une expression contraire à l’ordre public ou aux

bonnes mœurs, comme un slogan raciste. • Certaines armoiries publiques, drapeaux ou autres signes officiels

protégés, listés auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

• Une appellation d’origine. Celle-ci est constituée par un nom réglementé, qui est celui du lieu dont est issu le produit auquel il doit ses caractéristiques spécifiques.– Ex. : “bordeaux“ seul, pour un vin, est interdit.

3.4. La recherche de la disponibilité

• Disponibilité Lorsque l’on envisage de déposer une marque, il est

nécessaire de s’interroger au préalable sur la disponibilité du signe que l’on souhaite protéger.

Vérifier la disponibilité d’une marque ne constitue pas une obligation légale, mais ne pas le faire est risqué !

Si la marque ou le nom de société n’est pas disponible, elle peut être contestée à tout moment par les propriétaires de droits antérieurs qui peuvent, par exemple, vous attaquer en contrefaçon ou en concurrence déloyale et vous interdire d’exploiter votre marque

3.5. Qu’est-ce qu’une “classe” de produits et/ou de services ?

• Un dépôt de marque n’a pas vocation à protéger un nom de manière générale, mais un nom identifiant des produits et/ou des services.

• Pour plus de facilité, les différents produits et services ont été organisés par classes. – Ex.Les vêtements appartiennent ainsi à la classe 25.

• Il faut tout d’abord d’identifier les produits et/ou services pour lesquels vous déposez une marque ; ensuite, on doitles ordonner en fonction de la classification internationale et, enfin, les mentionner sur le formulaire de dépôt de marque

3.6. Combien coûte un dépôt ?

• Le coût de dépôt d’une marque dépend essentiellement du nombre de classes sélectionnées.

• Le coût d’un dépôt :– Dépôt papier

• 225 € • si vous désignez des produits et/ou services appartenant à une,

deux ou trois classes

– Dépôt électronique• 200 €

– Classe supplémentaire• 40 € pour chaque classe de produits et/ou services supplémentaire

– Paiement des redevances le jour du dépôt.

3.7 L’opposition à l’INPI

• L’opposition permet d'empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle, si on estime que celle-ci porte atteinte à ses droits.

• Cette démarche doit être engagée auprès de l’INPI et aboutit, si l'opposition est bien fondée, au rejet de la marque nouvelle.

• l’INPI n'est pas habilité à vérifier qu’une marque est utilisée ou imitée. C’est à vous de faire cette vérification.

3.8 Faire un dépôt

• Les dix étapes clefs d’un dépôt de marque sur le site de l’INPI

• Cas pratique :– http://depot-marque.inpi.fr/

3.9 La protection de la marque sur internet

• Une action en contrefaçon ouverte aux titulaires de marque.

• Art. 713-1 CPI : L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.

2 types de protections :

1. La marque « classique » = un signe + un domaine d’activité = protection

2. La marque renommée (L. 713-5 du CPI) :

Une protection en dehors du principe de spécialité (ex. coca cola) lorsque la marque est connue d’ une partie significative du public concerné.

Article L713-2 CPI : interdiction de la reproduction pour les mêmes classes

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

Article L713-3 : l’imitation et la reproduction de la marque pour des services similaires

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du

public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Par exception : un cas d’utilisation du nom sans contrefaçon

Exemples : – La référence à la marque dans un but d'information est licite.

• Ex. le produit a remporté un prix dans un concours (Concours Lépine), ne constitue pas une contrefaçon.

• Ex. citation de la marque dans ouvrage littéraire.

– Même si l’usage présente un caractère polémique si c’est hors du cadre de : • "la vie des affaires" entendue comme "la compétition entre

entreprises commerciales" (CA Paris, 16 nov. 2005, aff. Esso) • notamment pour faire “la promotion de produits ou de services

concurrents à ceux du titulaire de la marque” (CA Paris, 30 avr. 2003, aff. Danone).

.

Areva et tête de mort :• En 2002, Greenpeace avait lancé deux campagne en ligne contre les politiques

environnementales d’Esso et d’Areva, en parodiant leur logo. • Attaquée en justice par le groupe pétrolier et par la Société de participations du

Commissariat à l’énergie atomique (SPCEA), détentrice de la marque Areva, l’association avait perdu en appel, le 17 novembre 2006, contre la SPCEA.

• La cour de Paris avait, en effet, estimé que Greenpeace avait dépassé les limites de la liberté d’expression, en associant une marque à la mort : l’association écologique avait détourné le logo de la société spécialisée dans le nucléaire en y faisant apparaître une tête de mort ou un poisson à l’aspect maladif.

• Dans un arrêt du 8 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de donner gain de cause à Greenpeace France et New Zélande qui « agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression ».

• La cour suprême a également considéré que l’utilisation des logos Areva ne visait pas la société mais les marques déposées par elle, et par conséquent ses activités et services. La campagne portant atteinte à ces derniers et non à l’honneur ou à la considération de la personne morale, il ne pouvait donc pas être reproché à Greenpeace d’actes de dénigrement contre la SPCEA.

Attention cependant…Exploitation pour son propre produit la référence indirecte à la marque

(généralement connue du public) par le biais de la reprise dans une caricature de ses éléments distinctifs = Contrefaçon – Ex. reprise du graphisme d'une boite de camembert dans une pochette de

disques. – Ex. t Shirt à l'effigie de "Monsieur Propre".

1. reproduction des marques sur des produits non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement,

2. reproduction des marques sur des tee-shirts, 3. reproduction des marques sous la forme caricaturale ou parodique, usage de la

caricature ou de la parodie uniquement pour railler ou faire sourire (non), 4. intention essentiellement commerciale de profiter des marques pour vendre les

tee-shirts, intention de capter une clientèle attirée par le personnage notoirement connu de MR PROPRE,

5. dommages-intérêts montant = 100 000, mesure de publication, insertion = 40000, frais irrépétibles = 30000, confirmation.

3.10 Les noms de domaine

Nous aborderons : • Syntaxe et historique • L’extension .fr• Contentieux des noms de domaine / marque…• Méthodes alternatives de résolution des

conflits

2 types de prestataires :

• Office d’enregistrement (registries : Afnic)– Centralisation des données– Pouvoir de suppression ou de transfert d’un nom

de domaine– Contrôle de la procédure appliquée par les

registrars • Bureaux d’enregistrement : Registrars – activité commerciale– Pluralité d’offices– Des exemples de Registrars – WHOIS

Nom de domaine de premier niveau – les TLD

• Extension :– Soit la nature de l’organisation : generic

TLD .com; .org; .net– Soit le pays d’enregistrement : Country code TLD .fr– Soit pour une zone géographique : .eu; .asia

• Création de l’ICANN pour gérer le système : http://www.icann.org/

Les gTLD

– Création de nouveaux gTLD : http://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_de_premier_niveau

– Nouvelles extensions Internet : un « Big Bang » pour les noms de domaine.– Création du .mamarque

Nom de domaine de second niveau

Limitation de taille (2 à 63 caractères)

• Le terme domaine désigne habituellement un domaine de deuxième niveau.

• Voici quelques noms de domaine valides : wikipedia.org, paris.fr, paris-france.fr, lions.com, louvre.museum, yaourt.biz et platon.name.

• On dira que le terme wikipedia est une composante du nom de domaine wikipedia.org.

Choix de l’extension.fr

• La charte de nommage de l’Afnic : http://www.afnic.fr/fr/ressources/documents-de-reference/chartes/

Les règles de l’AFNIC

– Choix d’un nom de domaine• Liberté de choix du ND sous réserve du droit des tiers• Certains ND sont interdits par ex. assassinat.fr• Certains termes sont réservés : ex. strasbourg.fr

– Qui peut obtenir un ND ?• Un titulaire de nom de domaine, est une personne

physique ou morale qui répond aux exigences et critères d’éligibilité propres aux catégories de domaine.

3.8.Le contentieux des noms de domaine :

Quels sont les principales « infractions » :• Cybersquatting et autres formes d’agissements parasitaires :

- Réservation du ND au préjudice du titulaire légitime- Conséquence du principe : premier arrivé, premier servi- Conséquence de la coexistence de plusieurs procédures d’enregistrement

– Typosquatting : ND avec une typographie proche :- Créditmutul.fr

– Grabbing ou gang name : enregistrement de grande marque pour les revendre :

– Suck : Air France suck – transfert du ND– Slamming : incitation à transférer le ND en fin de cycle au profit

d’un tiers qui en assurera la gestion– Meta-tags, phishing…

- Le recours à l’arbitrageMéthodes alternatives de règlement des litiges : – Principe UDRP

• 1er condition : Atteinte aux droit du requérant• 2e condition : le titulaire du ND n’a aucun droit sur celui-ci ni

aucun intérêt légitime qui s’y rattache• 3e Condition : le ND a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

– Art. 4.b UDRP

• Organismes accrédités par l’ICANN : OMPI, ect…• Exemple de procédure : Orange-tunisie.com

– Pour le .fr : http://www.afnic.fr/fr/resoudre-un-litige/ – Pour le .EU : ADR.eu

- Les actions spécifiques en contrefaçon de marque devant les juridictions judiciaires

• La protection des noms de domaine : application du droit des marques:

La protection de la marque : Cas n° 1 l’enregistrement de la marque est

antérieur à celui du nom

• Le dépôt d’une marque confère un droit de propriété au déposant :

ex. « il apparaît qu’en connaissance de cause, la société ICARE a cru pouvoir déposer le nom de domaine ATLENTEL.COM directement aux Etats-Unis , au mépris de la législation française sur les marques; il convient donc de condamner la société ICARE , sous astreinte… à faire retirer le nom de domaine ATLENTEL.COM du réseau Internet en France et dans le monde entier »

– TGI BORDEAUX 22 JUILLET 1996

Cas n°2 l’enregistrement du nom du domaine est antérieur à celui de la marque

Le nom de domaine exclut le dépôt de la marque– Ex : annulation du dépôt de la marque OCEANET,

déposé deux ans après l’enregistrement du nom du domaine « oceanet.fr »,considérant que l’utilisation de ce nom de domaine constituait un droit antérieur au dépôt de la marque.

TGI 29 JUIN 1999

Une protection spécifique du .FR :

1. Des règles spécifiques pour le .fr– Décret n°2007-162 du 6 février 2007 – CPCE art.

R 20-44-42 et ss.

Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi. »

I

•Merci