MARQUE

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MARQUEpar Robert KOVAR Professeur mrite lUniversit Robert Schuman Ancien prsident de lUniversit et Jacques LARRIEU Professeur lUniversit de Toulouse I - Capitole

DIVISIONGnralits, 1-15.

CHAP. 1. Existence de la marque, 16-128. SECT. 1. Notion de marque, 19-45. ART. 1. MARQUE NATIONALE HARMONISE, MARQUENAUTAIRE,

CHAP. 2. Droits confrs par la marque, 129-155. SECT. 1. Interdiction de la reproduction et de limitation de la marque, 132-148.COMMU-

19-23.

ART. 1. DISTINCTION DE LA REPRODUCTION ET DE LIMITATION, 133-141. 1. Reproduction lidentique, 133-138. 2. Imitation, 139-141. ART. 2. RISQUEDE CONFUSION,

ART. 2. DFINITION

DE LA MARQUE,

24-37.

1. Des signes et des marques, 25-26. 2. Fonction de provenance, 27-29. 3. Aptitude distinguer, condition autonome, 30-33. 4. Un signe identificateur, 34-37. ART. 3. FONCTIONSDE LA MARQUE,

142-148.

1. Notion de risque de confusion, 143. 2. Apprciation du risque de confusion, 144-148.

38-41. 42-45.

SECT. 2. Limitations des effets de la marque, 149-155.ART. 1. LIMITESGNRALES,

ART. 4. CARACTRES ART. 1. TOUS

DE LA MARQUE,

150-152.

SECT. 2. Forme de la marque, 46-61.LES SIGNES,

ART. 2. LIMITES LIES LEXPLOITATION OU LA NON-EXPLOITATION DE LA MARQUE, 153-155.

47-51.

ART. 2. APTITUDE LA REPRSENTATION GRAPHIQUE, 52-61.

SECT. 3. Validit de la marque, 62-128.ART. 1. CARACTRE LICITEDE LA MARQUE,

CHAP. 3. Exercice du droit de marque, 156-383. SECT. 1. Obligation dexploiter la marque, 157-191. ART. 1. FONDEMENTS DE LOBLIGATION DUSER DE LA MARQUE,160-161. ART. 2. NOTION COMMUNAUTAIRE 162-167. ART. 3. CONDITIONS 168-185.DUSAGE DE LA MARQUE,

63-71.

1. Contrarit lordre public et aux bonnes murs, 64. 2. Signes interdits, 65-68. 3. Signes trompeurs, 69-71. ART. 2. CARACTRE DISTINCTIF DE LA MARQUE, 72-104. 1. Signe non distinctif, 79-85. 2. Signe gnrique ou usuel, 86-89. 3. Signe descriptif, 90-99. 4. Signe constitu par une forme naturelle , fonctionnelle ou substantielle , 100-104. ART. 3. CARACTRE DISPONIBLE DE LA MARQUE, 105-128. 1. Conflit avec une marque antrieure, 107-127. 2. Conflit avec un autre signe distinctif, 128.aot 2009 - 1 -

RELATIVES LUSAGE DE LA MARQUE,

1. Caractres de lusage de la marque, 169-177. 2. Critres dapprciation du srieux de lusage de la marque, 178-182. 3. Auteur de lusage de la marque, 183. 4. Preuve de lusage de la marque, 184-185. ART. 4. SANCTION 191.DE LINEXPLOITATION DE LA MARQUE,

186-

1. Dlai constituant linexploitation de la marque, 187189. 2. Consquence de linexploitation de la marque, 190.Rp. communautaire Dalloz

MARQUE 3. Justification de linexploitation de la marque, 191. 2. Accords incluant des stipulations relatives la marque, 347-352. ART. 2. MARQUE ET POSITION DOMINANTE, 353-369. 1. Marque et existence dune position dominante, 354-356. 2. Marque et exploitation abusive dune position dominante, 357-369. ART. 3. MARQUE ETCONCENTRATION,

SECT. 2. Exploitation de la marque et libert des changes, 192-310.ART. 1. CONDITIONS DAPPLICATION LA MARQUE DES RGLES RELATIVES LA LIBERT DES CHANGES, 199-225. 1. Conditions dapplication des articles 28 et 29 du Trait CE au droit de marque, 200-213. 2. Conditions dapplication la marque, de larticle 30 du Trait CE, 214-225. ART. 2. DROITS DU TITULAIRE DE LA MARQUE, 226-310. 1. Contenu des droits du titulaire de la marque, 227238. 2. puisement du droit du titulaire de la marque, 239310.

370-383.

1. Marque et constitution ou renforcement dune position dominante par lopration de concentration, 371-372. 2. Marque et restrictions directement lies et ncessaires la ralisation de lopration de concentration, 373-378. 3. Marque et qualification des entreprises communes au regard de la notion de concentration, 379. 4. Marque et engagements exigs pour autoriser lopration de concentration, 380-383.

SECT. 3. Exploitation de la marque et rgles de concurrence, 311-383.ART. 1. MARQUEET ENTENTE,

314-352.

1. Accords ayant pour objet une marque, 315-346.

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MARQUEmai 1998, p. 183 187. R. KOVAR, Les fonctions des marques selon la Cour de justice des Communauts europennes aprs larrt Hag II, RJDA 11/1991, p. 751 ; Le reconditionnement des produits marqus : limportateur et le fabricant plaidant par-devant la Cour de justice, Mlanges offerts J.-J. Burst, 1997, p. 273, Litec. S. LIPOVETSKY, Une marque communautaire 3D deux vitesses : lesthtique au service de la marque de luxe ?, D. 2008. 1367. A. MENDOZA-CAMINADE, Le nom de famille lpreuve du droit des affaires, D. 2008. 2569. R. MILCHIOR, Bilan jurisprudentiel sur la marque communautaire, Rev. Lamy Droit des affaires no 45, p. 11-25, 1er janv. 2002. O. MONTALTO, Procdure denregistrement de la marque communautaire, Revue de la proprit industrielle et artistique (RIPIA) no 182, p. 59-68, 12 oct. 1995. J. MONTEIRO, Comment la marque communautaire peut-elle influencer les stratgies des entreprises ?, Revue de la proprit industrielle et artistique (RIPIA) no 182, p. 21-41, 12 oct. 1995. J. MONTEIRO, Lusage srieux de la marque communautaire, Propr. ind. 2008, tude 15 ; La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire, Propr. ind. 2009, tude 12. A. NETTE, La future protection titre de marque au sein de lUnion Europenne, le choix entre la marque communautaire et des enregistrements nationaux distincts, PIBD no 609, p. 71, 1er mai 1996, traduction de larticle publi in Trademark World, no 83, dc. 1995-janv. 1996, p. 24 28. J. PASSA, Lusage de marque dans la jurisprudence rcente de la CJCE, RJDA 3/2003, p. 195. M.-A. PEROT-MOREL, Notorit et renomme : unit ou dualit de concept en droit des marques, Mlanges J.-J. Burst, 1997, p. 463, Litec. F. POLLAUD-DULIAN, Les marques tridimensionnelles en droit communautaire, RJDA 8-9/2003, p. 707-716 ; Les marques tridimensionnelles en droit communautaire, RJDA 8-9/2003, p. 707 ; Le point sur la protection des marques renommes dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communauts, RJDA 3/2004, p. 232. E. SCHAHL, Marque communautaire et marque internationale : liaisons dangereuses ?, D. 2005, chron. 1074. D. SCHENNEN, La transformation de marques communautaires en marques nationales (Die Umwandlung der Gemeinschaftsmarke), PIBD no 661, p. 158-160, 1er oct. 1998, traduction de larticle publi in MITT, avr. 1998, p. 121 131. K. STEPHENS, Unconventional trade marks Smells, sounds, colours and shappes, WIPR (17), 9, sept. 2003, p. 21. D. TATHAM et F. GEVERS, Lexamen des revendications danciennet par lOHMI Alicante : une histoire pisodes (The continuing story of the examination of seniority claims by the OHIM in Alicante), PIBD no 684, p. 150-152, 15 oct. 1999, traduction de larticle publi in EIPR, vol. 21, no 5, mai 1999, p. 228 235. E. TARDIEU-GUIGUES, LEurope des proprits intellectuelles : Apports de lordonnance du 25 juillet 2001 en matire de droit des marques, Dossiers Proprit intellectuelle no 1, p. 17-22, 1er janv. 2001. C. VILMART, La distinctivit des marques communautaires au regard de la jurisprudence communautaire, Propr. intell. no 3, p. 38-44, 1er avr. 2002 ; De Charybde en Scylla , de mou kiap mou , d Arthur Arthur et Dlicit Comment ne pas risquer la confusion entre lidentit et la similitude de deux marques !, Propr. ind. no 2, p. 14-17, 1er fvr. 2004. V. VON BOMHARD, Marque communautaire : effets de lanciennet et de la transformation dans les anciens protectorats et colonies (The European Community trademark : effects of seniority and conversion in former colonies and protectorates), PIBD no 643, p. 185-186, 1er dc. 1997, traduction de larticle publi in TMR, vol. 87, no 2, mars-avr. 1997, p. 137 et s. J. WERBERNDRFER, Lobligation dusage : Observations concernant la pratique de la division dopposition de lOHMI (Der Benutzungszwang : Erluterungen zur Praxis der Widerspruchsabteilung des Harmonisierungsamtes), PIBD no 709, p. 175-176, 1er dc. 2000, traduction de larticle publi in MITT, nos 4 et 5, avr.-mai 2000, p. 253 259.

Gnralits. 1. Les relations du droit des marques et du droit communautaire sont rvlatrices des dveloppements du processus dintgration conomique aboutissant, avec lActe unique europen, la constitution dun march intrieur. Aujourdhui dailleurs, la situation nest pas radicalement diffrente, mme si les lgislations relatives aux marques ont t harmonises et que la marque communautaire a, finalement, t cre. 2. Le droit de marque, reconnu son titulaire par chaque tat membre, est un droit exclusif dexploitation qui, conformment au principe de territorialit, couvre lensemble du territoire de ltat qui la accord. Ce principe veut aussi que le droit sur la marque ne produise pas ses effets au-del des frontires de cet tat. La protection du droit sur la marque est assure par laction en contrefaon limite au territoire de ltat o la marque est enregistre. Pour pouvoir disposer dans plusieurs tats du droit dexclusivit qui sattache la marque, il est donc ncessaire de la faire enregistrer dans chacun deux. Ces marques parallles seront rgies par autant de droits nationaux que dtats o lenregistrement a eu lieu. Le titulaire dune marque enregistre dans plusieurs tats est titulaire dautant de marques distinctes. Il serait en droit de sopposer par une action en contrefaon, ce que des produits revtus de sa marque mis sur le march par lui-mme ou avec son consentement dans dautres tats puissent tre introduits dans un tat o il est titulaire de ce droit sur la marque. Mais en sopposant lintroduction dun tel produit provenant dun autre tat membre, il entraverait laaot 2009 -3-

libre circulation des marchandises lintrieur de la Communaut. Tel tait pourtant ltat du droit au moment o le Trait CEE tait conclu. 3. Lvidence de cette antinomie ne suffit pas amener les ngociateurs du Trait retenir une solution permettant dviter tout conflit substituant la diversit des droits nationaux de proprit industrielle et commerciale un droit unique couvrant lensemble du territoire de la Communaut. Cette solution ne sera retenue que plus de trente ans aprs lentre en vigueur du Trait instituant la CEE et, encore, en laissant subsister les droits nationaux de proprit industrielle. 4. Le Trait instituant la CEE ne consacrait quun seul article aux droits de proprit industrielle et commerciale. Aux termes de son article 36 (devenu Trait CE, art. 30), linterdiction des restrictions quantitatives et des mesures deffet quivalent limportation, lexportation et au transit devait composer avec la ncessit de protger la proprit industrielle et commerciale. Cette disposition, devenue depuis larticle 30 du Trait CE, signifiait que le droit sur la marque demeurait du seul ressort des droits des tats membres. 5. Dans un premier temps qui durera jusquen 1988, lintervention du droit communautaire lgard des droits de proprit industrielle et commerciale se fera par la voie jurisprudentielle. IlRp. communautaire Dalloz

MARQUEreviendra la Cour de justice, en interprtant de manire particulirement constructive larticle 36 du Trait CEE, de concevoir un ensemble de principes permettant de concilier les intrts contradictoires de la libert des changes de marchandises et la prservation des droits de proprit industrielle et commerciale. La Cour sest efforce de dterminer les limites au-del desquelles la protection de ces droits cessait dtre justifie. Les concepts qui seront forgs et utiliss alors par la Cour de justice seront, par la suite, repris dans la lgislation communautaire. 6. Il apparut que les besoins du fonctionnement du march intrieur ne pouvaient se satisfaire dun droit prtorien aussi mritant quil ft. Il savrait ncessaire de consolider des solutions acquises par linterprtation du Trait en les codifiant dans un texte de valeur lgislative. En raison mme de son mode de production discontinu, la jurisprudence de la Cour de justice ne pouvait remdier entirement la diversit des rgimes nationaux qui pouvait donner lieu des disparits prjudiciables la cohrence du march intrieur. 7. On en vient ainsi une deuxime phase de lemprise du droit communautaire sur les droits nationaux de proprit industrielle et commerciale consistant en une harmonisation de ces droits. Sagissant de la marque, une premire directive du Conseil rapprochant les lgislations des tats membres a t adopte le 21 dcembre 1988 (Direct. no 89/104 du Conseil, 21 dc. 1988, JOCE, no L 40, 11 fvr. 1989). La directive portant rapprochement des lgislations nationales relatives aux marques a t introduite dans le droit franais par la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (D. 1991. 101) (Sur lensemble de la lgislation franaise, V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service). Cette directive a t modifie par une dcision no 92/10 du Conseil (Dcis. no 92/10 du Conseil, 19 dc. 1991, JOCE, no L 6, 11 janv. 1992). Finalement, le lgislateur communautaire a adopt, le 22 octobre 2008, la directive no 2008/95 rapprochant les lgislations des tats membres, constituant la version codifie de cette lgislation (Direct. no 2008/95 du Parlement europen et du Conseil, 22 oct. 2008, JOUE, no L 299, 8 nov.), qui abroge la directive no 89/104. Est annex la nouvelle directive un tableau de correspondance entre les articles des deux directives (annexe II). 8. Cette directive avait pour but, non de procder au rapprochement total des lgislations des tats membres en matire de marques , mais simplement de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant lincidence la plus directe sur le fonctionnement du march intrieur (troisime considrant du prambule de la directive). Le neuvime considrant du prambule de la directive expose quil est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistres jouissent dsormais de la mme protection dans la lgislation de tous les tats membres . Cette harmonisation ne prive cependant pas les tats membres de la facult daccorder une protection largie aux marques renommes. 9. Lapport de la directive du 21 dcembre 1988 a t de subordonner aux mmes conditions, dans tous les tats membres, lacquisition et la conservation du droit sur la marque enregistre, afin de mettre fin aux disparits dans les lgislations nationales qui pouvaient entraver la libre circulation des produits. Lharmonisation des droits nationaux na cependant pas permis de rsoudre toutes les difficults lies la mise en place du march intrieur. Elle laisse subsister des traces substantielles de ltat du droit antrieur. Le principe de territorialit continue sappliquer aux marques harmonises , mme si la jurisprudenceRp. communautaire Dalloz -4-

de la Cour de justice a su en attnuer les aspects les plus attentatoires la libert des changes. La ncessit, pour obtenir une protection dans lensemble de lespace communautaire, de lenregistrer dans chacun des tats membres, persiste. Enfin, le rapprochement des lgislations tatiques est incomplet, de sorte que les tats membres conservent une comptence lgislative significative. 10. La troisime phase du dveloppement de lintervention du droit communautaire dans le domaine des marques sera la cration dune marque communautaire dont les conditions dobtention, comme les effets, seraient unifis, couvrant tous les tats membres. Cette formule est destine apporter une solution permettant de surmonter la contradiction entre des droits de marque, mme harmoniss, qui restaient des droits nationaux circonscrits dans une territorialit nationale, malgr les effets du principe de lpuisement communautaire consacr par la Cour de justice, et la territorialit communautaire essentielle au march intrieur. 11. Lexpos des motifs du rglement crant la marque communautaire met clairement en vidence la raison dtre dun tel instrument juridique (Rgl. no 40/94 du Conseil, 20 dc. 1993, JOCE, no L 11, 14 janv. 1994, sur la marque communautaire, remplac par Rgl. no 207/2009 du Conseil, 26 fvr. 2009, JOUE, no L 78, 24 mars). La ralisation dun march intrieur ne pouvait se satisfaire de la seule limination des obstacles la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services ainsi que de ltablissement dun rgime assurant que la concurrence ntait pas fausse ; il impliquait, en outre, linstauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises dadapter demble leurs activits de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communaut (Rgl. no 40/94, considrant 1, devenu Rgl. no 207/2009, considrant 2). Le Conseil fait valoir que le rapprochement des lgislations nationales ralis espar la directive du 21 dcembre 1988 (prc. supra, no 7) est impuissant lever lobstacle de la territorialit des droits que les lgislations nationales confrent aux titulaires des marques (Rgl. no 40/94, considrant 3, devenu Rgl. no 207/2009, considrant 4). Aussi, parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer ces fins, des marques leur permettant didentifier leurs produits ou leurs services de manire identique dans lensemble de la Communaut, sans considration de frontires, sont particulirement appropries (Rgl. no 40/94, considrant 1, devenu Rgl. no 207/2009, considrant 2). Il sagit dtablir un rgime communautaire des marques offrant aux entreprises le droit dacqurir selon une procdure unique, des marques communautaires bnficiant dune protection uniforme et produisant leurs effets sur tout le territoire de la Communaut. Cependant, linstitution de la marque communautaire nentrane pas la disparition des marques nationales dont le rgime continue tre dtermin par les lgislations des tats membres dans le respect des prescriptions de la directive relative au rapprochement des lgislations nationales sur les marques (prc. supra, no 7). Ces deux types de marque, les marques nationales et la marque communautaire, coexistent donc, le droit dopter pour lune ou pour lautre tant offert aux oprateurs conomiques. 12. Le droit des marques cr par le rglement du 20 dcembre 1993 ncessite, pour chaque marque communautaire, des mesures administratives dexcution qui ne pouvaient tre confies aux instances nationales. Il a donc t institu un Office de lharmonisation dans le march intrieur, dont la comptence couvre les marques et les dessins et modles. Cet office est un organisme communautaire dont les dcisions font lobjet dun contrle judiciaire exerc par le Tribunal de premire instance et, en dernier ressort, par la Cour de justice.aot 2009

MARQUE13. Les trois temps qui viennent dtre distingus ne portent pas atteinte la cohsion de lensemble des rgles communautaires qui rgissent le droit des marques. Certes, chacun deux a ses spcificits, mais tous concourent ladaptation du droit des marques aux exigences de lintgration conomique. Leurs apports respectifs sinscrivent dans une relle continuit. Les instruments lgislatifs mis en place dans la deuxime et la troisime phase de la formation des rgles applicables au droit des marques sont manifestement redevables la jurisprudence de la Cour de justice qui ils ont emprunt des concepts fondateurs tels que la distinction entre lexistence et lexercice du droit sur la marque, lobjet spcifique de ce droit, ses fonctions et lpuisement qui rsulte de son exercice. Par ailleurs, que ce soit la directive relative au rapprochement des lgislations nationales sur les marques ou le rglement instituant la marque communautaire, leur interprtation continue sinscrire dans la ligne de la jurisprudence originelle de la Cour de justice. 14. Si lexercice du droit sur la marque peut affecter la libre circulation des marchandises, il peut galement prjudicier au principe de la libre concurrence dict par le Trait. La Cour de justice a su affirmer lemprise du droit communautaire de la concurrence sur les droits de proprit industrielle et commerciale en gnral et sur le droit de marque en particulier, tout en sefforant de distinguer le bon grain de livraie dans lexploitation de ces droits. Comme en ce qui concerne la libert des changes, il lui a fallu parvenir un juste quilibre entre lusage lgitime du droit sur la marque et les abus auxquels ce droit pouvait donner lieu. Certes, la marque a moins retenu lattention du droit communautaire de la concurrence que le brevet (V. Brevet), lincidence de ce droit nen est pas moins apprciable, que ce soit dans le cadre du rgime des ententes, de labus de position dominante et des concentrations. Au total, les exigences du droit communautaire ont impos une remise en cause de certains avantages, pas ncessairement justifis, que les droits de proprit industrielle et commerciale taient parvenus sassurer dans le cadre des droits nationaux des tats membres. 15. Le corpus juridique progressivement labor aussi bien par la voie jurisprudentielle que par celle de la lgislation est constitu dun ensemble de rgles qui rgissent les conditions de lexistence des marques (V. infra, nos 16 et s.), les droits qui sy attachent (V. infra, nos 129 et s.) et lexercice qui peut en tre fait (V. infra, nos 156 et s.).

CHAPITRE 1erExistence de la marque.16. Lexistence de la marque est lie un certain nombre de conditions qui font lobjet dune lecture particulirement prcise et rigoureuse de la part de la jurisprudence communautaire. Sous son influence, la jurisprudence franaise tend affiner ses propres solutions. 17. La marque sert les intrts particuliers de son titulaire, mais elle sert aussi lintrt gnral en jouant un rle dlment essentiel du systme de concurrence non fauss que le trait entend tablir (CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99, Rec. I. 5475, point 30). Avec la marque communautaire, le titulaire se voit accorder des prrogatives inconnues jusque-l : une protection illimite dans le temps sur un territoire largi 27 pays, conjugue avec la libert de circulation des marchandises et des services. Aussi, la position juridique privilgie reconnue au titulaire de la marque ne doit-elle pas venir fausser le fonctionnement du march intrieur et limiter les moyens de la concurrence. Le but de la protection dune marque ne peut tre de priver le march de sa diversit de couleurs (OHMI, 3e ch. rec., 18 dc. 1998, Light Green, R 122/1998-3, http://oami.eu.int), la libert de choix des autres entreprises ne doit pas tre restreinte (OHMI, 1re ch. rec., 25 janv. 2000, R 136/1999-1, http://oami.eu.int). Les rgles de droit des marques doivent tre interprtes en fonction de lobjectif final, qui est de garantir un systme de concurrence relle (av. gn. R.-J. COLOMER, concl. prsentes le 18 janv. 2001, sur CJCE, 4 oct. 2001, Merz & Krell, aff. C-517/99, Rec. I. 6959, points 32 et 33). De plus, un autre objectif, la ncessaire protection du consommateur, prend de plus en plus dimportance dans lanalyse des effets de la marque. La conception patrimoniale de la marque cde du terrain une vision plus consumriste. 18. Par divers aspects, le droit des marques lchelle europenne tente de cantonner les droits du titulaire de la marque, de limiter lappropriation des signes, en sacrifiant un peu les droits monopolistiques au profit de la libre concurrence : exigences strictes pour le dpt, notamment la reprsentation graphique de la marque ; multiplication des motifs absolus de refus, notamment en faisant du dfaut de caractre distinctif une causeaot 2009 -5-

autonome par rapport au caractre usuel, gnrique, descriptif ; droit de citation de la marque par un tiers entendu largement (par ex. CJCE, 11 sept. 2007, Cline, aff. C-17/06, Rec. I. 7041 ; CJCE, 25 janv. 2007, Adam Opel, aff. C-48/05, Rec. I. 1017 ; A. FOLLIARD-MONGUIRAL, Un an de jurisprudence en matire de droit communautaire des marques, Prop. ind. mars 2008, chron. 2, nos 103 et s.). Mais ce droit europen se montre paradoxalement ouvert aux volutions et aux besoins du monde conomique : reconnaissance du besoin de protger, au-del de la fonction distinctive, limage de la marque ; protection spcifique de la renomme dune marque ; admission des marques dsignant un commerce de dtail ; admission de principe des signes atypiques (sons, couleurs, formes, odeurs) et acceptation dune reprsentation des marques sonores par un fichier sonore lectronique Cest sous le bnfice de ces observations quon tudiera la notion de marque (V. infra, nos 19 et s.), la forme de la marque (V. infra, nos 46 et s.) et la validit de la marque (V. infra, nos 62 et s.).

SECTION 1re Notion de marque.ART. 1er. MARQUENATIONALE HARMONISE, MARQUE COMMUNAUTAIRE.

19. Les droits nationaux ont t harmoniss par la directive no 89/104 du 21 dcembre 1988 rapprochant les lgislations des tats membres sur les marques (prc. supra, no 7 ; abroge par Direct. no 2008/95 du Parlement europen et du Conseil, 22 oct. 2008, JOUE no L 299, 8 nov.). Paralllement, le rglement no 40/94 du 20 dcembre 1993 (codifi et remplac par Rgl. no 207/2009 du Conseil, 26 fvr. 2009, JOUE, no L 78, 24 mars) crant la marque communautaire a donn naissance un titre unitaire pour lensemble de lUnion, rgi par un droit matriel dtach des ordres juridiques nationaux (ses modalits dapplication sont prcises par Rgl. no 2868/95 de la Commission, 13 dc. 1995, JOCE, no L 303, 15 dc., mod. parRp. communautaire Dalloz

MARQUERgl. no 1041/2005 de la Commission, 29 juin 2005, JOUE, no L 172, 5 juill.). Il est noter cependant que les dispositions de la directive ont t reprises largement par le rglement du 20 dcembre 1993. Aussi, le droit matriel des marques, national et communautaire, est-il trs similaire (V. supra, no 7 ; TPI, 22 mars 2007, SIGLA c/ OHMI, aff. T-215/03, Rec. II. 711, point 32, Europe 2007, comm. 151, obs. L. Idot : linterprtation du rglement peut se faire par analogie avec les dispositions correspondantes de la directive). Par consquent, les dcisions des instances de lOHMI (http://oami.eu.int) et la jurisprudence de la Cour de justice des Communauts europennes (http://curia.eu.int) fournissent un clairage prendre utilement en considration pour la comprhension de la loi franaise. Les tats membres sont dailleurs obligs dinterprter leur droit national la lumire des analyses du droit communautaire proposes par la Cour de justice des Communauts europennes (S. DURRANDE, obs. D. 2003. 2685 ; G. BONET, RTD eur. 1998. 607). Le droit communautaire exerce du reste une influence grandissante sur les concepts nationaux en matire de marque (J. AZMA, RTD com. 2000. 89, no 2). 20. La Cour de justice apparat bien place pour assurer le rle dunification de linterprtation du droit communautaire et du droit national harmonis. Elle est situe au carrefour de ces divers ordres juridiques. Elle connat des recours contre les dcisions des chambres de recours de lOHMI (Rgl. no 207/2009 prc., art. 65). Par ailleurs, elle peut tre saisie par un renvoi prjudiciel opr par le juge national (Trait CE, art. 234) qui souhaite obtenir une aide pour interprter la directive communautaire afin dappliquer correctement son droit national (G. BONET, RTD eur. 2004. 98). Cest le juge national qui apprcie la ncessit dune dcision prjudicielle et la pertinence des questions quil soumet la Cour. La Cour a nanmoins la possibilit de refuser de rpondre une question prjudicielle, notamment quand le problme pos est de nature hypothtique, ou lorsque la Cour ne dispose pas des lments ncessaires pour rpondre de faon utile (CJCE, 8 mai 2003, Gantner Electronic, aff. C-111/01, Rec. I. 4207, point 36 ; CJCE, 7 juill. 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermrkte, aff. C-418/02, Rec. I. 5873, point 58). Il convient, en effet, que le juge national ait gard la fonction confie la Cour, qui est de contribuer ladministration de la justice dans les tats membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions gnrales ou hypothtiques (CJCE, 27 nov. 2003, Shield Mark, aff. C-283/01, Rec. I. 14313, point 52 ; CJCE, 15 dc. 1995, Bosman, aff. C-415/93, Rec. I. 4921, point 60). Mme lorsquelles ne sont pas rendues dans le cadre dun arrt prjudiciel, mais sur le fondement des dispositions du rglement no 40/94, les solutions de la Cour ont une incidence sur le droit national, ne serait-ce que parce que les rgles de la directive et celles du rglement sont souvent identiques (CJCE, 13 sept. 2007, Il Ponte Finanziaria c/ OHMI, aff. C-234/06, Rec. II. 7333, affaire Bainbridge, point 83, Propr. ind. 2007, comm. 89, obs. A. Folliard-Monguiral, not. p. 32). 21. Comme la directive no 89/104, la directive no 2008/95 nopre pas un rapprochement total des droits de marque (V. supra, no 8). Lharmonisation a port sur quelques points principaux mentionns notamment dans son considrant 8 : la ralisation des objectifs poursuivis par le rapprochement [des lgislations nationales] suppose que lacquisition et la conservation du droit sur la marque enregistre soient en principe subordonnes, dans tous les tats membres, aux mmes conditions . Et le lgislateur communautaire a ajout un autre objectif lharmonisation, en proclamant (considrant 10) quil est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistres jouissent de la mme protection dans la lgislation de tous les tats membres . Bref, lharmonisationRp. communautaire Dalloz -6-

porte sur les conditions dobtention, la conservation et la protection de la marque. 22. Parce que la Communaut est partie lAccord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), la lgislation communautaire, notamment en matire de marques, doit tre interprte la lumire de cet accord international (CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, aff. C-49/02, Rec. I. 6129, point 20 ; mais un justiciable ne peut pas, en principe, invoquer devant une juridiction nationale lincompatibilit dune rglementation communautaire avec certaines rgles de lOMC, CJCE, Communiqu de presse no 16/05 du 1er mars 2005, http://curia.eu.int/fr/actu/communiques/index.htm). 23. Le juge national sappuie sur le droit communautaire des marques pour faire voluer linterprtation du droit franais correspondant (V. par ex. : Aix-en-Provence, 24 nov. 2000, Sport quipement, PIBD 2001, III-243 ; CA Paris, 15 dc. 2000, AOM Minerve, D. 2002, somm. 1135, obs. S. Durrande ; Com. 21 janv. 2004, D. 2004. 1015, note E. Schahl, et J.-P. Bresson ; V. aussi : G. BONET, RTD eur. 1998. 607 ; G. CANIVET, L. IDOT, R. KOVAR et D. SIMON, Lamy Procdures communautaires 2005, t. 1, no 210-95 ; CA Paris, 27 juin 2008, St Inter-Actions, Propr. ind. 2008, comm. 95, obs. P. Trefigny-Goy). ART. 2. DFINITIONDE LA MARQUE.

24. La ralisation des objectifs fixs par la directive du 21 dcembre 1988 suppose une dfinition harmonise de la marque. Aussi nest-on pas tonn de trouver, dans les considrants liminaires, laffirmation selon laquelle, cette fin, il convient dtablir une liste exemplative de signes susceptibles de constituer une marque sils sont propres distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises (considrant 7, devenu considrant 8 de la directive no 2008/95). 1er. Des signes et des marques. 25. Cest une dfinition en forme dnumration combine avec des lments conceptuels qui est propose par larticle 2 de la directive no 2008/95. Il dispose : Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles dune reprsentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, condition que de tels signes soient propres distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises . Cette dfinition est assez fidlement reprise pour la marque communautaire par le rglement du 20 dcembre 1993 (art. 4 ; rappr. : Accord ADPIC [JO 26 nov. 1995], art. 15, 1). 26. En revanche, le lgislateur franais sest sensiblement cart de ce modle. Il a prfr formuler une dfinition gnrale de la marque, alors que le lgislateur europen, il est vrai, dfinit non pas directement la marque, mais plutt les signes susceptibles de constituer une marque . Cest ainsi quen droit franais, le premier alina de larticle L. 711-1 du code de la proprit intellectuelle nonce : La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de reprsentation graphique servant distinguer les produits ou services dune personne physique ou morale . Lalina 2, revenant au modle de rfrence europen, propose une liste non limitative dexemples de signes pouvant constituer une marque. Il est cependant remarquer que la liste franaise est beaucoup plus longue et dtaille. Elle cite notamment les sons et les couleurs, absents de lnumration europenne qui sen tient lvocation de signes plus traditionnels (V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service).aot 2009

MARQUE 2. Fonction de provenance. 27. En dpit de ces quelques diffrences de prsentation, il ressort des dfinitions prcites que llment caractristique de la marque, cest son aptitude distinguer un produit ou un service des produits ou services offerts sur le march par les autres entreprises. La fonction de provenance assure par la marque est frquemment rappele par la Cour de justice depuis larrt Hag (CJCE, 17 oct. 1990, HAG GF, aff. C-10/89, Rec. I. 3711 [HAG II], points 13 et 14 ; CJCE, 11 nov. 1997, Loendersloot, aff. C-349/95, Rec. I. 6227, point 24, RTD eur. 1998. 600, obs. G. Bonet ; CJCE, 29 sept. 1998, Canon, aff. C-39/97, Rec. I. 5507, point 28, PIBD 1999, 668-III-28) : Il ressort galement de la jurisprudence de la Cour que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou lutilisateur final lidentit dorigine du produit ou du service dsign par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rle dlment essentiel du systme de concurrence non fauss que le trait entend tablir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services quelle dsigne ont t fabriqus ou fournis sous le contrle dune entreprise unique laquelle peut tre attribue la responsabilit de leur qualit (CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99, Rec. I. 5475, point 30 ; V. aussi : CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737, point 35). 28. Les marques sont des identifiants susceptibles de permettre de distinguer des produits ou des services (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, R 0711/1999-3, PIBD 2002, 754-III566 ; OHMI, 18 dc. 1998, Wrigley, Light Green , R 122/19983, 1, 17, PIBD 1999, 684-III-415 ; Direct. no 2008/95, considrant 11). Sur ce point, les dfinitions de la directive et du rglement sont plus claires que celle propose par le code de la proprit intellectuelle. La capacit distinctive y est prsente comme un lment de la dfinition de la marque (cest un signe propre[s] distinguer ; larticle 2 de la directive no 89/104, dans sa version anglaise, visait des signs capable of distinguishing ; rappr. : Accord ADPIC, art. 15, 1), tandis que la dfinition franaise nen fait quune fonction de la marque ( servant distinguer ). 29. Quant aux produits ou services que ce signe identifie, les textes ne les dfinissent pas, et ces catgories sont donc trs ouvertes. Nanmoins, pour de nombreux pays, le service de vente au dtail consistant dans un simple achat pour revendre, ne pouvait tre en soi dsign par une marque, la marque sappliquant plutt aux marchandises distribues par ce canal. Lidentification du commerce de dtail devait tre assure par le nom commercial. Cependant, la Classification internationale des produits et des services, dite Classification de Nice (Dcr. no 60-454 du 4 mai 1960, JO 14 mai ; www.wipo.int/classifications/nice/fr/), a introduit le commerce de dtail dans la classe 35 par une formule alambique. La note explicative de lArrangement de Nice relatif la classification internationale des biens et des services explique, propos de la classe 35 regroupant des services : cette classe comprend le regroupement pour le compte de tiers de produits divers [ lexception de leur transport] permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodment, ces services peuvent tre assurs par des magasins de dtail, par des magasins en gros, par lintermdiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens lectroniques, par exemple, par lintermdiaire de sites Web ou dmissions de tl-achat . LOHMI a alors accept des marques dposes pour des services de regroupement de produits pour les offrir la vente ou des services de grands magasins (pourvu que les produits en relation avec ce commerce soient mentionns : OHMI, 2e ch. rec., 17 dc. 1999, Giacomelli, R 46/1998-2, http://oami.eu.int ;aot 2009 -7-

Communication 3/01 du 12 mars 2001 du prsident de lOffice ; cep. : OHMI, Rgles dexamen, 4 3, j). La Cour de justice a confort spectaculairement cette volution, en jugeant que il y a lieu de conclure que la notion de services au sens de la directive comprend les services fournis dans le cadre du commerce de dtail de produits (CJCE, 7 juill. 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermrkte, aff. C-418/02, Rec. I. 5873, JOUE, no C 217, 3 sept. 2005, point 39). Et pour rsoudre les problmes de rdaction du libell dans le dossier de dpt, la Cour prcise : aux fins de lenregistrement dune marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de dtail, il nest pas ncessaire de dsigner concrtement le ou les services pour lesquels cet enregistrement est demand. Pour lidentification de ceux-ci, il suffit dutiliser des formules gnrales telles que regroupement de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodment (point 49). 3. Aptitude distinguer, condition autonome. 30. Un signe doit [] possder la capacit inhrente de distinguer (OHMI, 3e ch. rec., 28 juin 2000, Les Grands Chais de France, R 464/1999-3, 11). Cette prdisposition caractristique relevant de la dfinition de la marque (CPI, art. L. 711-1 ; Direct., art. 2 et 3-1, a ; Rgl., art. 4 ; OHMI, directives dexamen, 8.2) devrait tre sanctionne de manire autonome par rapport lexigence de caractre distinctif (CPI, art. L. 711-2 ; TPI, 9 oct. 2002, KWS Saat c/ OHMI [Nuance dorange], aff. T-173/00, Rec. II. 3843, point 26 ; comp. TGI Strasbourg, 15 dc. 2003, Patachek/Altesse Bijoux, PIBD 2004, 782-III-171). Une couleur est apte constituer une marque, mme si une couleur en soi na pas de caractre distinctif, ce qui entrane le refus denregistrement (OHMI, 3e ch. rec., 18 dc. 1998, Light Green, R 122/1998-3 ; cependant, si laptitude distinguer dun signe ne signifie pas automatiquement que ce signe possde un caractre distinctif, lorsque son caractre distinctif a t dmontr, il est forcment capable de distinguer au sens de lart. 4 du Rgl. no 40/94 et du Rgl. no 207/2009 : CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99, Rec. I. 5475, PIBD 2003, 756-III-37, points 39 et 40 ; comp. : TPI, 25 sept. 2002, Viking-Umwelttechnik c/ OHMI [Juxtaposition de vert et de gris], aff. T-316/00, Rec. II. 3715, point 24 ; S. HIDAKA, N. TATCHELL, M. DANIELS, B. TRIMMER et A. COOKE, A sign of the times ? A review of key trade mark decisions of the european court of justice and their impact upon national trade mark jurisprudence in the EU, The Trademark Reporter 2005, vol. 94, p. 1105 s.). La lettre des textes, comme la lecture quen propose la Cour de justice des Communauts europennes, confortent cette interprtation. 31. Il convient de noter que la directive no 2008/95 distingue, dune part, les motifs de refus ou de nullit frappant, sur le fondement de la dfinition de la marque donne par larticle 2, les signes qui ne peuvent constituer une marque (art. 3, 1, a) et, dautre part, les motifs de refus fonds sur labsence dun caractre ncessaire, qui condamnent les marques qui sont dpourvues de caractre distinctif (art. 3, 1, b), comme les signes descriptifs (art. 3, 1, c), gnriques (art. 3, 1, d), etc. (Rappr. Rgl. no 40/94, art. 7, 1, a et b, devenu Rgl. no 207/2009 ; comp. la formulation plus ambigu de lart. 15, 1, de lAccord ADPIC). La difficult, pour oprer cette distinction, vient de ce que la dfinition de la marque sur laquelle sappuie la premire srie de motifs de refus, fait principalement rfrence la fonction essentielle de celle-ci, qui est de garantir au consommateur ou lutilisateur final lidentit dorigine du produit . De la fonction essentielle, on glisse aisment au caractre distinctif (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28). 32. Dans plusieurs dcisions, lOHMI, comme la Cour de justice, expliquent que pour savoir si un signe peut constituer uneRp. communautaire Dalloz

MARQUEmarque, il conviendrait de commencer par vrifier sil correspond la dfinition de celle-ci (TPI, 5 avr. 2001, Bank fr Arbeit und Wirtschaft c/ OHMI [EASYBANK], aff. T-87/00, Rec. II. 1259, point 20 : Aux termes de larticle 4 du rglement no 40/94, llment dterminant pour quun signe susceptible de reprsentation graphique puisse constituer une marque communautaire consiste dans son aptitude distinguer les services dune entreprise de ceux dautres entreprises ; CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, aff. C-49/02, Rec. I. 6129, points 41 et 42 ; TPI, 13 juin 2007, IVG Immobilien c/ OHMI, aff. T-441/05, Rec. II. 1937, point 47). En consquence, ces autorits europennes prconisent de contrler dans un premier temps (au titre des articles 2 et 3, 1, a) si le signe nest pas impropre par nature, cest--dire dans labsolu, jouer un rle dindicateur dorigine (OHMI, 18 dc. 1998, Wrigley, Light green , 19 et 20, prc. supra, no 28 ; cette dmarche est approuve par la Commission europenne : CJCE, 27 nov. 2003, Shield Mark, aff. C-283/01, Rec. I. 14313, point 31 ; V. aussi point 36), et seulement ensuite, dans un deuxime temps (au titre des alinas b d de lart. 3, 1), de juger in concreto du caractre distinctif ou non au regard des produits et services du libell de dpt. 33. Concrtement, dans larrt Libertel, la Cour de justice, interroge sur le point de savoir si une couleur pouvait prsenter un caractre distinctif au sens de larticle 3, 1, b, a opt pour un raisonnement en deux tapes principales : premire tape, se demander si le signe est susceptible de constituer une marque au sens de larticle 2 de la directive ; deuxime tape, sinterroger sur son caractre distinctif en regard de larticle 3, 1, b d. La premire tape, elle-mme, se subdivise en trois tests : Lexamen de ces questions ncessite de dterminer au pralable si une couleur en elle-mme est susceptible de constituer une marque aux termes de larticle 2 de la directive. cet effet, une couleur en elle-mme doit remplir trois conditions. Premirement, elle doit constituer un signe. Deuximement, ce signe doit tre susceptible dune reprsentation graphique. Troisimement, ce signe doit tre propre distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises (CJCE, 6 mai 2003, Libertel, aff. C-104/01, Rec. I. 3793, point 22 ; CJCE, 25 janv. 2007, Dyson, aff. C-321/03, Rec. I. 687, points 27 et 28, Propr. ind. 2007, comm. 21, obs. A. Folliard-Monguiral). La vrification de la conformit de llment considr la dfinition dun signe susceptible de constituer une marque, passe donc par un triple test. Si on laisse de ct lexigence de reprsentation graphique, qui sera examine plus loin, les autres lments de la dfinition font rfrence un signe qui sert didentificateur. 4. Un signe identificateur. 34. Il convient donc que llment choisi puisse constituer un signe (CJCE, 6 mai 2003, Libertel, prc., point 27), par exemple, pour une couleur, quelle puisse tre perue autrement que comme un lment de dcoration, et, deuxime condition, qui se confond largement avec la premire, quil soit propre distinguer (arrt Libertel prc., point 39), cest--dire notamment communiquer des informations prcises sur lorigine du produit (arrt Libertel, prc., point 40). Un signe identificateur est un lment peru par les sens et un lment dot dune signification. Par consquent, tout lment saisi par les sens est susceptible de constituer un signe au regard de larticle 2 de la directive no 2008/95. Il ne sagit pas seulement des signes visuels qui sont capts par la vue car, selon la prcision apporte par la Cour de justice, il convient dinterprter larticle 2 de la directive en ce sens que peut constituer une marque un signe qui nest pas en lui-mme susceptible dtre peru visuellement, condition quil puisse faire lobjet dune reprsentation graphique (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737, point 45. Lart. L. 711-1 CPI voque les signes sonores. Laccord ADPIC [art. 15] ne cite que des signesRp. communautaire Dalloz -8-

visuels, aprs avoir nanmoins pos que tout signe est propre constituer une marque. K. LEVIN, Olfactory and sound marks in the European Union, WIPR, 6, juin 2003, vol. 17, p. 22). Ce principe a t rappel non seulement propos dodeurs (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28 ; OHMI, 2e ch. rec., 11 fvr. 1999, Vennootschap, R 156/1998-2 ; CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, prc., point 45), mais aussi pour des sons (CJCE, 27 nov. 2003, Shield Mark, prc., points 36 et 37). 35. LOHMI explique : Lodorat est lun des cinq sens que possde ltre humain. Les marques qui en tant que signe didentification sont perceptibles par le nez [] les odeurs, considres de faon abstraite, peuvent tre aptes se caractriser dans le commerce, au sens de ladite disposition, comme un moyen autonome de distinguer les entreprises . Les marques tactiles, les marques gustatives sont, elles aussi, perues par les sens (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28 ; lAccord ADPIC, art. 15, 1, prvoit cependant que les Membres pourront exiger, comme condition de lenregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement ). 36. La ncessit dune aptitude distinguer sexplique par le fait que la marque est un signe de communication sur le march. Les marques sont des signes lis au produit ou lentreprise qui permettent la communication entre lentreprise et le public (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28). Si le signe nest jamais peru comme tel par les consommateurs (CJCE, 6 mai 2003, Libertel, point 27, prc. supra, no 33, JCP E 2003. 1434, no 1, obs. N. Boespflug, P. Greffe et D. Barthlmy ; OHMI, ch. rec., 20 nov. 2002, Vve Clicquot, R 246/2000-2, point 17 ; OHMI, 14 sept. 2000, Unilever, R 436/1999-1, PIBD 2001, 724-III-367), sil nest pas interprt comme un lment servant informer sur lorigine du produit, il devrait se voir refuser la qualit de signe pouvant constituer une marque (pour la couleur dun produit, CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, aff. C-49/02, Rec. I. 6129, points 37 39 ; pour une forme dune simplicit excessive : TPI, 12 sept. 2007, Cain Cellars c/ OHMI, aff. T-304/05, Rec. II. 112*, point 22, visant malencontreusement lart. 7, 1, b) sur le fondement de larticle 2 de la directive ou de larticle 4 du rglement (et non au visa de lart. 3, 1, b, de la directive, ou de lart. 7, 1, b, du Rgl. no 40/94 et no 207/2009 ; OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. ; rappr. CA Paris, 9 juill. 1987, Gieza, PIBD 1988, III-107 ; mais souvent, les deux textes sont viss et il faut reconnatre que la distinction entre aptitude gnrale distinguer et caractre distinctif nest pas toujours faite par la jurisprudence communautaire, V. par ex. : OHMI, 2e ch. rec., 11 mars 1998, Fuji, R 4/1998-2). 37. Cependant, tout est question de circonstances. Ainsi, ce nest pas parce quune couleur est en gnral associe la dcoration dun produit et perue habituellement comme un moyen dembellissement de la marchandise, quelle ne peut pas jouer dans certaines situations le rle de signe indicateur dorigine (V. TPI, 25 sept. 2002, Viking-Umwelttechnik c/ OHMI [Juxtaposition de vert et de gris], aff. T-316/00, Rec. II. 3715, point 23, D. 2002. 3016). Cest ainsi que la Cour de justice envisage la question : Quant la question de savoir si une couleur en elle-mme est propre distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises, au sens de larticle 2 de la directive, il faut apprcier si les couleurs en elles-mmes sont aptes ou non transmettre des informations prcises, notamment quant lorigine dune marchandise ou dun service. cet gard, il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres vhiculer certaines associations dides et susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes communiquer des informations prcises. Elles le sont dautant moins quelles sont habituellement et largement utilises dans la publicit et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors deaot 2009

MARQUEtout message prcis. Cependant, il ne serait pas justifi de dduire de cette constatation dordre factuel une interdiction de principe de considrer les couleurs en elles-mmes comme tant propres distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises. En effet, il ne peut pas tre exclu quexistent des situations dans lesquelles une couleur en elle-mme puisse servir dindication dorigine des produits ou des services dune entreprise. Il convient donc dadmettre que les couleurs en elles-mmes peuvent tre propres distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises, au sens de larticle 2 de la directive. Il dcoule de ce qui prcde quune couleur en elle-mme est susceptible de constituer, aux conditions prcites, une marque au sens de larticle 2 de la directive (CJCE, 6 mai 2003, Libertel, points 27, 39 42, prc. supra, no 33 ; noter quun lment peut tre cumulativement considr comme une dcoration et comme un indicateur dorigine : CJCE, 23 oct. 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, aff. C-408/01, Rec. I. 12537, PIBD 2004, III-128). ART. 3. FONCTIONSDE LA MARQUE.

38. La marque a principalement une fonction distinctive. Cette utilit essentielle est prsente, on vient de le voir, comme caractristique de ce signe, notamment par larticle L. 711-1 du code de la proprit intellectuelle, aux termes duquel la marque [] est un signe [] servant distinguer (V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service). Un tel repre permet la clientle de diffrencier les produits et services dune maison commerciale des produits et services de la concurrence, et de ritrer ses achats. Il fournit une indication, en quelque sorte, sur la paternit du produit ou service, cest--dire sur lorigine industrielle du produit. La Cour de justice reprend souvent la formule suivante : il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou lutilisateur final, lidentit dorigine du produit marqu, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance (CJCE, 17 oct. 1990, HAG GF, aff. C-10/89, Rec. I. 3711 [HAG II] ; idem : CJCE, 11 nov. 1997, Loendersloot, aff. C-349/95, Rec. I. 6227, point 24 ; CJCE, 29 sept. 1998, Canon, aff. C-39/97, Rec. I. 5507, point 28 ; CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99, Rec. I. 5475, points 29 et 30 ; CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club, aff. C-206/01, Rec. I. 10273, PIBD 2003, 764-III-263, D. 2003. 755, obs. P. de Cand ; CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737, point 35 ; OHMI, 1re ch. rec., 7 mai 2002, Thomas GROS c/ OHMI, PIBD 2003, 763-III-240). Cette fonction assure par la marque va permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque dsigne de faire, lors dune acquisition ultrieure, le mme choix, si lexprience savre positive, ou de faire un autre choix si elle savre ngative (TPI, 27 fvr. 2002, Ellos c/ OHMI, aff. T-219/00, Rec. II. 753, point 28, PIBD 2002, 747-III-348). 39. Lobjet spcifique du droit de marque est dassurer au titulaire le droit exclusif de distinguer ses produits par ce signe pour leur premire mise en circulation (CJCE, 11 nov. 1997, Loendersloot, prc., point 24). 40. En consquence, la loi donne au titulaire de la marque la facult de sopposer toute pratique susceptible de porter prjudice la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir la provenance du produit et de se protger contre les concurrents qui voudraient crer une confusion sur cette indication dorigine (CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche c/ Centrafarm, aff. 102/77, Rec. 1139, point 7). Il sagit de sassurer que la marque peut remplir ses fonctions propres. Mais le pouvoir dinterdire accord au titulaire de la marque doit tre rserv aux cas dansaot 2009 -9-

lesquels lusage du signe par un tiers porte atteinte cette fonction essentielle de la marque (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club, aff. C-206/01, Rec. I. 10273, point 51 ; CJCE, 25 janv. 2007, Adam Opel, aff. C-48/05, Rec. I. 1017, point 21 ; V. cep. : CJCE, 18 juin 2009, LOral SA c/ Bellure NV, aff. C-487/07, point 58, Propr. ind. 2009, comm. 51, obs. A. Folliard-Monguiral). Aussi, un tiers, non titulaire de la marque, peut lutiliser afin dindiquer la destination dun produit quil commercialise, mme sil ne sagit pas dun accessoire ou dune pice dtache du produit couvert par la marque (est cependant contrefaisant lusage dun signe sur des charpes pour supporters dun club de football : CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club, prc. ; rappr. CJCE, 25 janv. 2007, Adam Opel, prc., points 37 et 45 ; comp. CJCE, 14 mai 2002, Hlterhoff, aff. C-2/00, Rec. I. 4187, D. 2002. 3137, obs. J. Passa : la Cour a jug non contrefaisant lusage, par un tiers, dune marque autrement qu titre de marque, seule fin de dcrire les proprits spcifiques du produit concurrent quil met en vente ; CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland, aff. C-228/03, Rec. I. 2337, points 32 et 39 ; Cour fd., 6e circ., 20 juin 2003, Etw Corp V. Jireh PublG Inc. [aff. Tiger Woods], Comm. com. lectr. sept. 2003, no 137 ; Lanham Act 15USC 1115 b, 4 ; V. infra, nos 150 et s.). Pour tre tolre, cette utilisation de la marque par le tiers doit tre conforme aux usages honntes en matire industrielle ou commerciale (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc., point 49).

41. La marque remplit dautres fonctions, notamment conomiques, sociologiques ou psychologiques (OHMI, 1re ch. rec., 14 sept. 2000, Unilever, prc. supra, no 36 : la fonction dorigine nest pas, ou nest plus la seule fonction juridique dune marque. La marque renferme galement le goodwill [limage de marque] associ un produit dtermin, rendant ainsi le goodwill facilement transfrable au moyen dune cession ; elle remplit une fonction de garantie en suscitant chez le consommateur une attente que le produit quil achte demain aura la mme qualit que le produit quil a achet hier, et elle remplit une fonction publicitaire en ce sens quelle constitue un bon moyen par lequel les efforts visant crer une image positive pour un produit peuvent tre canaliss ; rappr. : CJCE, 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior, aff. C-337/95, Rec. I. 6013, point 39, RTD eur. 1998. 595, obs. G. Bonet, D. 1998. 587, note M.-C. Bergers ; CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, aff. C-63/97, Rec. I. 905, D. 1999. IR. 81 ; CJCE, 25 janv. 2007, Adam Opel, aff. C-48/05, Rec. I. 1017, point 22, vise une atteinte aux fonctions de la marque ; CJCE, 18 juin 2009, LOral SA c/ Bellure NV, aff. C-487/07, point 58, qui voque les autres fonctions comme notamment celle consistant garantir la qualit de ce produit ou de ce service, ou celle de communication, dinvestissement ou de publicit ). Certaines de ces fonctions annexes ne sont pas prives dincidence juridique (sur la prise en considration par le droit des autres fonctions : A. FOLLIARD-MONGUIRAL, Propr. ind. sept. 2008, comm. 61, not. p. 42). Ainsi, limage de marque dune marque renomme, cest--dire le concept qui lui est immdiatement associ dans lesprit du public (style de vie, fiabilit, respect de lenvironnement, scurit, luxe), est protge en tant que telle contre les agissements de ceux qui brouillent ce rapport (OHMI, 3e ch. rec., 25 avr. 2001, Hollywood, R 283/1999-3, 61 et s., PIBD 2001, III-398, D. 2002. 1134, obs. S. Durrande). Une telle atteinte srieuse pourrait ainsi survenir du fait que le revendeur naurait pas, dans le dpliant publicitaire quil diffuse, pris soin de ne pas placer la marque dans un voisinage qui risquerait damoindrir gravement limage que le titulaire a russi crer autour de sa marque (CJCE, 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior, prc., point 47). Le droit prend donc en considration le fait que la marque soit le vhicule de communication dun message au public , et protge aussi la valeurRp. communautaire Dalloz

MARQUEconomique de ce message (OHMI, 25 avr. 2001, Hollywood, prc., 66 et 67). On notera cependant quil ne saurait tre prsum que chaque marque renomme projette, du seul fait de sa renomme, une image de prestige ou de qualit suprieure . La juridiction communautaire a relev que si certaines marques de chanes de restauration rapide bnficient dune renomme incontestable, elles ne projettent pas, en principe et dfaut dlments de preuve en sens contraire, limage dun prestige particulier ou dune qualit leve, le secteur de la restauration rapide tant plutt associ dautres qualits, telles que la rapidit ou la disponibilit et, un certain degr, la jeunesse (TPI, 22 mars 2007, SIGLA c/ OHMI, aff. T-215/03, Rec. II. 711, points 57, 58, Propr. ind. 2007, comm. 41, obs. A. Folliard-Monguiral).

SECTION 2 Forme de la marque.46. Celui qui souhaite lancer une nouvelle marque doit tenir compte dimpratifs commerciaux et de contraintes juridiques. Dun point de vue commercial, il convient dadopter un signe adapt la clientle vise et aux produits ou services dsigns. Cest l laffaire des spcialistes du marketing. Quant aux exigences juridiques, elles sont premire vue peu nombreuses. ART. 1er. TOUSLES SIGNES.

ART. 4. CARACTRES

DE LA MARQUE.

42. Les caractres de la marque ont largement chapp au phnomne de communautarisation. Cependant, certains de ces caractres sont parfois imposs par des sources internationales. 43. Ainsi, la marque est facultative et nul nest oblig, sauf rares exceptions (les mdicaments par exemple), de distribuer ses produits ou services sous une marque (ce nest plus un instrument de police commerciale). La marque est, par ailleurs, indpendante du produit ou du service quelle dsigne : lillicit du produit ou du service nentrane pas la nullit de la marque (Convention dUnion de Paris, art. 7 ; Direct. no 2008/95, considrant 13). 44. La marque est indpendante de son titulaire (sa cession est possible), et du fonds de commerce ; elle constitue un lment incorporel du fonds de commerce, mais elle peut tre cde sparment pourvu quelle nen constitue pas llment qui attire principalement la clientle. Selon lAccord ADPIC (art. 21), en effet, le titulaire dune marque de fabrique ou de commerce enregistre aura le droit de la cder sans quil y ait ncessairement transfert de lentreprise laquelle la marque appartient (Rappr. CPI, art. L. 714-1, al. 1er). Le rglement no 40/94 du 20 dcembre 1993 sur la marque communautaire adopte cette solution (considrant 10 et art. 17-1, devenus considrants 11 et art. 17-1 du Rgl. no 207/2009 : La marque communautaire peut, indpendamment du transfert de lentreprise, tre transfre pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistre ). Toutefois, il convient de rappeler que daprs la jurisprudence franaise et larticle 17, paragraphe 2, du rglement du 20 dcembre 1993, sauf clause contraire, la cession de lentreprise implique le transfert automatique de la marque. 45. Ces solutions classiques sont de nature mettre en pril la fonction dindication dorigine que remplit la marque. En effet, par des cessions successives, elle peut se retrouver entre les mains dune entreprise sans aucun rapport avec le titulaire dorigine (Com. 31 janv. 2006, Ins de la Fressange, no 05-10.116, Propr. ind. avr. 2006, comm. 37, P. Trefigny ; CJCE, 30 mars 2006, Emanuel, aff. C-259/04, Rec. I. 3089, D. 2006. 1455, obs. J. Daleau, D. 2006. 2109, note D. Poracchia et C-A. Maetz, D. 2006. 2326, S. Durrande ; TPI, 14 mai 2009, E. Fiorucci, aff. T-165/06, non encore publi). Aussi, le rglement sur la marque communautaire tente-t-il dviter cet effet pervers et rserve-t-il la ncessit suprieure de ne pas induire le public en erreur en raison du transfert (considrant 10 devenu considrant 11), et prvoit-il, en cas de danger avr, la possibilit pour lOffice de refuser lenregistrement du transfert (art. 17-4).Rp. communautaire Dalloz

47. La directive no 2008/95 (art. 2) et le rglement no 40/94 (art. 4) lexpriment avec plus de nettet que le code de la proprit intellectuelle (CPI, art. L. 711-1) : tous les signes peuvent constituer une marque. Cette affirmation de principe est illustre par une liste dexemples non ferme qui dbute par ladverbe notamment . Le droit des marques se montre ainsi accueillant lgard des identifiants, comme le souligne lOHMI : Les termes tous signes employs dans larticle 4 du rglement no 40/94, doivent [] selon une interprtation systmatique et tlologique, tre interprts au sens le plus large, ouvert et gnral, englobant tous les types imaginables de marques (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28 ; OHMI, 3e ch. rec., 12 fvr. 1998, Orange, R 0007/1997-3, 16 ; OHMI, 18 dc. 1998, Wrigley, Light Green , 12, 17, prc. supra, no 28 ; OHMI, directives dexamen, 8.2 ; par ex., pour une couleur, V. CJCE, 6 mai 2003, Libertel, aff. C-104/01, Rec. I. 3793, point 42, et comparer la position trs restrictive de lOHMI : par ex. OHMI, 2e ch. rec., 23 mai 2001, B.V. Holmatro, R 176/2000-2, 11 ; directives dexamen, 8.3 ; pour une combinaison de couleurs : CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, aff. C-49/02, Rec. I. 6129 ; pour un slogan : OHMI, 21 sept. 1999, R 330/1999, Pain relief without pills ; CJCE, 21 oct. 2004, OHMI c/ Erpo Mbelwerk, aff. C-64/02 P, Rec. I. 10031 ; pour le refus dune marque constitue par un seul chiffre, V. : OHMI, 3e ch. rec., 22 juin 1999, Caterham, 7 , R 63/1999-3, PIBD 2000, 697-III-228 ; mais une marque peut tre constitue dune seule lettre un I majuscule V. TPI, 13 juin 2007, IVG Immobilien c/ OHMI, aff. T-441/05, Rec. II. 1937, Propr. ind. 2007, comm. 72, obs. A. Folliard-Monguiral ; V. aussi : TPI, 21 mai 2008, Enercon c/ OHMI, aff. T-329/06, Rec. II. 76* ; comp. pour une marque constitue de deux lettres : OHMI, 2e ch. rec., 11 mars 1998, Fuji, IX , prc. supra, no 36). Ce libralisme se trouve confirm et amplifi par les dispositions du rglement dapplication concernant la marque communautaire qui facilite le dpt et la publicit des marques atypiques, notamment celles composes de couleurs ou de sons (Rgl. no 1041/2005 de la Commission, 29 juin 2005, JOUE, no L 172, 5 juill., considrant 6). 48. Un nom de famille peut certainement tre enregistr comme marque, mme sil est commun, et mme si loccupation du nom par le premier dposant doit priver ses homonymes de dposer le mme signe (CJCE, 16 sept. 2004, Nichols, aff. C-404/02, Rec. I. 8499, point 31 : lenregistrement dune marque constitue par un patronyme ne saurait tre refus afin dviter quun avantage ne soit accord au premier demandeur ). Rappelons toutefois que le droit confr par la marque ne permet pas son titulaire dinterdire un tiers lusage dans la vie des affaires de son nom et de son adresse (CPI, art. L. 713-6, a ; Direct., art. 6-1, a, et Rgl., art. 12, a ; A. MENDOZA-CAMINADE, Le nom de famille lpreuve du droit des affaires, D. 2008. 2569). 49. Une forme tridimensionnelle, par exemple la forme du produit ou de son emballage, constitue valablement une marque, et nexige aucune addition arbitraire, telle quune dcoration sans but fonctionnel (CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99,aot 2009

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MARQUERec. I. 5475, point 50, PIBD 2003, 756-III-43 ; pour la forme particulire dun haut-parleur : TPI, 10 oct. 2007, Bang & Olufsen c/ OHMI, aff. T-460/05, Rec. II. 4207, Propr. ind. 2007, comm. 98, obs. A. Folliard-Monguiral ; pour la forme dun bonbon : CJCE, 22 juin 2006, Storck c/ OHMI, aff. C-24/05 P, Rec. I. 5677 ; S. LIPOVETSKY, Une marque communautaire 3D deux vitesses : lesthtique au service de la marque de luxe ?, D. 2008. 1367). Un dposant souhaitait enregistrer une marque consistant en un rceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe dun aspirateur . Il sagissait, en fait, pour lentreprise Dyson dobtenir une marque sur lapparence de ses aspirateurs sans sac rservoir de poussire transparent. En ralit, elle cherchait protger un concept daspirateur sans sac. La Cour de justice des Communauts europennes rpond que la transparence nest pas un signe et ne peut constituer une marque (CJCE, 25 janv. 2007, Dyson, aff. C-321/03, Rec. I. 687, point 26, D. 2007. Pan. 2833, obs. S. Durrande). 50. Ni la directive, ni le rglement ne visent expressment les noms gographiques. Ils ne sont donc pas exclus a priori comme dans certains systmes nationaux, mais leur admission est soumise des conditions assez restrictives (V. CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, aff. jointes C-108/97 et C-109/97, Rec. I. 2779 ; J. AZMA, Les dangers de la marque gographique, RTD com. 2008. 540, no 3). 51. Mme les signes les plus extravagants, par exemple des identifiants non visuels, comme les sons et les odeurs, ont t dclars admissibles au nombre des signes distinctifs par la Cour de justice (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737, point 45 ; rappr. : TPI, 27 oct. 2005, Eden c/ OHMI, aff. T-305/04, Rec. I. 4705 ; V. supra, nos 34 et s.). LOHMI a reconnu laptitude thorique dun arme de framboise constituer un signe distinctif, pos en principe gnral que les odeurs, considres de faon abstraite, peuvent tre aptes se caractriser dans le commerce [] comme un moyen autonome de distinguer les entreprises , et affirm que les marques qui, en tant que signe didentification, sont perceptibles par le nez comme des marques olfactives ne peuvent pas, par principe, tre exclues de la protection du droit des marques (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28). Une marque communautaire a t enregistre pour une odeur dherbe frachement coupe (OHMI, 2e ch. rec., 11 fvr. 1999, Vennootschap onder firma senta aromatic marketing, R 156/1998.2, PIBD 2000, 689-III-10) ; lINPI a valid lenregistrement du rugissement dun lion (V. ASTIC et J. LARRIEU, Des rugissements aux odeurs : lvolution des marques commerciales, D. 1998, chron. 389). La Cour de justice des Communauts europennes a reconnu ladmissibilit, en tant que marque, dun chant de coq (CJCE, 27 nov. 2003, Shield Mark, aff. C-283/01, Rec. I. 14313, D. 2005. 500, obs. S. Durrande, points 35 et 36), et dune odeur balsamique fruite avec une lgre note de cannelle (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, prc. ; OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. ; pour une marque gustative : OHMI, 2e ch. rec., 4 aot 2003, Eli Lilly, R 120/2001-2). Une marque tactile sous forme de caractres Braille en relief a t enregistre auprs de lOHMI (no EM 900381, enregistre le 17 janv. 2000). Hormis la capacit constituer un signe identificateur (V. supra, nos 30 et s.), la seule limite ladmissibilit dun signe en tant que marque est son aptitude la reprsentation graphique. Certains lments, comme la couleur, la forme, une musique ne sont perus que comme des lments secondaires didentification. Ce nest que par leur association une marque, le plus souvent verbale, quils gagnent peu peu leur rle dindicateur de lorigine (F. FOLLIARD-MONGUIRAL, obs. sous TPI, 6 nov. 2007, RheinfelsQuellen H. Hvelmann c/ OHMI aff. T-28/06, Rec. II. 4413, Propr. ind. 2008, comm. 3).aot 2009

ART. 2. APTITUDE

LA REPRSENTATION GRAPHIQUE.

52. Tout signe qui peut tre peru comme un identifiant (V. supra, nos 30 et s.) est propre constituer une marque pourvu quil soit adapt aux modalits du dpt et quil soit donc susceptible de reprsentation graphique . Cette dernire exigence est reprise par tous les textes (CPI, art. L. 711-1 ; Direct. no 2008/95, art. 2 ; Rgl. no 40/94 et no 207/2009 sur la marque communautaire, art. 4 ; Accord ADPIC, art. 15.1 ; Trait de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques [OMPI], art. 3, 1, a, ix, qui ne vise cependant pas la forme graphique de la reprsentation exige ; L. no 2009-582 du 25 mai 2009, JO 26 mai). En effet, toute demande denregistrement dune marque doit comporter une reproduction du modle de la marque (Rgl. no 40/94 et no 207/2009, art. 26, 1, d ; CPI, art. L. 712-2), sous peine dtre refuse lenregistrement (au visa de lart. 7-1, a, du rglement). 53. Si lobligation de reprsentation graphique ne posait aucun problme de comprhension tant quon se contentait de dposer des marques verbales ou graphiques, directement perceptibles par la vue, qui sont aisment reproduites sur un support papier (le dossier de dpt dune demande denregistrement ; Rgle 3 2 du rglement dapplication no 2868/95, prc. supra, no 19), cette exigence a suscit des problmes dlicats dinterprtation pour les marques non visuelles (sonores, olfactives, voire gustatives) qui se sont multiplies rcemment (J. LARRIEU et V. ASTIC, Du lche-vitrines au lche-marques, note sous CA Paris, 3 oct. 2003, D. 2004. 2433). 54. La Cour de justice a donc prcis les conditions dadmissibilit de la reprsentation de la marque. Est dabord pos le principe que la reprsentation graphique peut tre indirecte. Il nest pas ncessaire que le signe soit susceptible dtre directement reproduit sous forme visible, car la reprsentation graphique peut utiliser des succdans pour rendre visible le signe, ce qui ouvre la porte aux signes non visuels (V. CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737, point 56). Une telle reprsentation est forcment imparfaite. 55. La reprsentation graphique a trois fonctions : elle sert dabord dterminer avec prcision lobjet de la protection, autrement dit identifier la marque (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28) ; elle doit ensuite permettre une reproduction dans un registre public rendant la marque accessible au public, notamment aux oprateurs conomiques qui connaissent ainsi les droits des tiers (OHMI, 3e ch rec., 12 fvr. 1998, Orange, point 11 : Il sagit dune ncessit imprative destine permettre le droulement de la procdure dexamen et denregistrement, y compris la recherche, et qui est galement dicte par lintrt des tiers et par celui des propritaires de droits enregistrs tels que, par exemple, les propritaires de marques antrieures qui souhaitent dfinir le contour de la protection de leurs demandes, en vue finalement dventuelles procdures dopposition ; CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, aff. C-49/02, Rec. I. 6129, point 30, PIBD 2004, 794-III-552) ; elle permet enfin aux autorits comptentes de connatre avec prcision la nature du signe soumis leur examen ( Elle doit tre suffisamment claire et prcise pour quil soit possible lOffice dexaminer les motifs absolus et les motifs relatifs de refus, de publier la marque dans le Bulletin des marques communautaires, et de linscrire au registre des marques communautaires , OHMI, 5 dc. 2001, Myles, prc.). 56. Par consquent, la reprsentation graphique est soumise certaines contraintes techniques (elle doit permettre au signe dtre reprsent visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractres, de sorte quil puisse tre identifi avec exactitude : CJCE, 6 mai 2003, Libertel, aff. C-104/01, Rec. I. 3793, point 28 ; rappr., pour le droit franais :Rp. communautaire Dalloz

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MARQUEArr. 31 janv. 1992, art. 2, c, modle de la marque) et elle doit prsenter certaines qualits numres dans larrt Sieckmann (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, prc., point 55 ; V. aussi dj : OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28 ; K. STEPHENS, Unconventional trade marks Smells, sounds, colours and shappes, WIPR [17], 9, sept. 2003, p. 21 ; OHMI, 24 mai 2004, France Parfum, R 591/2003-1, 14, prc. supra, no 51). Elle doit tre claire et prcise (Rappr. : CJCE, 6 mai 2003, Libertel, prc., point 29 ; CA Paris, 3 oct. 2003, D. 2004. 2433, obs. J. Larrieu et V. Astic). Ce nest pas le cas de la description dune odeur par de simples mots. 57. Elle doit tre complte par elle-mme, facilement accessible et intelligible pour lutilisateur du registre public. Ce nest certainement pas le cas dune formule chimique reprsentant un parfum. Ce nest pas le cas non plus pour la reprsentation dun bruit par une onomatope (CJCE, 27 nov. 2003, Shield Mark, prc. supra, no 51). En revanche, une porte musicale est juge remplir ces conditions (arrt Shield Mark, prc. ; V. analyse critique de S. DURRANDE, obs. prc., D. 2005. 502). 58. Elle ne doit pas tre quivoque et introduire de la subjectivit dans la perception du signe par les utilisateurs du registre. Ce nest pas le cas de la tentative de reprsentation dune odeur par des mots (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737 : odeur balsamique fruite avec une lgre note de cannelle : description insuffisante ; contra : OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28, odeur de framboise ). Nest pas non plus juge objective la simple reproduction dune couleur sur la demande denregistrement (V., sagissant de la couleur orange pour dsigner des services : CJCE, 6 mai 2003, Libertel, prc., point 68 : Il convient donc de rpondre la premire question prjudicielle quune couleur en elle-mme, sans dlimitation dans lespace, est susceptible de prsenter, pour certains produits et services, un caractre distinctif [], condition, notamment, quelle puisse faire lobjet dune reprsentation graphique qui soit claire, prcise, complte par elle-mme, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernire condition ne peut pas tre satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut ltre par la dsignation de cette couleur par un code didentification internationalement reconnu ; idem : CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, prc. supra, no 55, point 36). 59. Elle doit tre constante, sre et durable puisque la protection de la marque peut tre de longue dure. Ce ne serait pas le cas dun chantillon dune odeur (qui ne constitue pas, de toute faon, une reprsentation graphique). 60. Sagissant dun signe olfactif, la combinaison dune formule chimique, dun chantillon et de mots ne serait pas non plus de nature satisfaire de telles exigences, notamment celles de clart et de prcision (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, prc. supra, no 58), pas plus que la combinaison de mots et de limage dune fraise pour reprsenter une marque constitue par une odeur de fraise mre (OHMI, 24 mai 2004, France Parfum, 21, prc. supra, no 51). 61. Linfluence du droit communautaire sur linterprtation du droit national concernant lexigence de reprsentation graphique se manifeste notamment dans larrt de la cour de Paris du 3 octobre 2003, qui refuse lenregistrement dune marque gustative en se rfrant directement larrt Sieckmann (CA Paris, 3 oct. 2003, prc. supra, no 56). Il y avait certainement quelque chose de paradoxal, dune part, poser en principe que les couleurs, odeurs, sons, sont susceptibles de constituer une marque, et dautre part, multiplier tellement les contraintes au niveau de la reproduction du signe dans le dossier de dpt quen pratique le dpt dune marque atypique savrait impossible. LeRp. communautaire Dalloz

rglement dapplication no 1041/2005 du 29 juin 2005 (prc. supra, no 19) favorise dsormais le dpt des marques constitues dune couleur ou dun son, en oprant une vritable rvolution des pratiques. En effet, la reprsentation graphique de la marque peut tre complte par des moyens plus modernes (considrant 6). Le rglement prcise que les couleurs dont la marque se compose sont galement indiques en lettres et une rfrence un code de couleurs reconnu peut tre ajoute (Rgl. no 1041/2005, mod. rgle 3, 5). Par consquent, la rfrence un code de couleurs international reconnu reste facultative, et son absence ne constitue pas un motif de refus, mme si lOffice recommande une telle rfrence. Mais cest propos des sons que lon dcouvre les dispositions les plus novatrices : Lorsque lenregistrement dune marque sonore est demand, la reprsentation de la marque se compose dune reprsentation graphique du son, en particulier dune notation musicale ; lorsque la demande est dpose par des moyens lectroniques, elle peut tre accompagne dun dossier lectronique contenant le son. Le prsident de lOffice arrte les formats et la dimension maximale du dossier lectronique (rgle 3, 6). Sans doute sera-t-il dsormais possible de reprsenter un son par des mots (pour rpondre lexigence de reprsentation graphique sur papier qui subsiste) et de complter le dpt par un fichier sonore lectronique qui sera mis la disposition de tout intress par publication lectronique, de manire satisfaire les exigences de clart et de prcision de la reprsentation poses par la jurisprudence Sieckmann (V. par ex. : marque communautaire no 006534887, Churchill sonogram of Oh Yes , enregistre le 18 dc. 2008).

SECTION 3 Validit de la marque.62. Les conditions de fond de protection de la marque communautaire qui sont numres par le rglement no 40/94 du 20 dcembre 1993 devenu le rglement no 207/2009 du Conseil du 26 fvrier 2009 (prc. supra, no 11) sont largement reprises de la directive no 89/104 du 21 dcembre 1988 (prc. supra, no 7 ; abroge par la directive no 2008/95) (et donc proches du droit national du fait de la transposition de ce texte), mme si on peut relever quelques diffrences de dtail (J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, Droit de la proprit industrielle, 4e d., 2007, Litec, no 871). ART. 1er. CARACTRELICITE DE LA MARQUE.

63. Selon les indications de larticle L. 711-3 du code de la proprit intellectuelle (V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service), la licit du signe est remise en cause dans trois situations : contrarit lordre public et aux bonnes murs (V. infra, no 64), interdiction du signe par des textes spciaux (V. infra, nos 65 et s.), caractre dceptif du signe (V. infra, nos 69 et s.). 1er. Contrarit lordre public et aux bonnes murs. 64. Parmi les motifs de refus ou de nullit, larticle 3, paragraphe 1er, f, de la directive no 2008/95 cite les marques qui sont contraires lordre public ou aux bonnes murs . La mme exclusion se retrouve en droit franais dans larticle L. 711-3, b, du code de la proprit intellectuelle et, au titre des motifs absolus de refus, dans le rglement sur la marque communautaire (art. 7-1, f ; TPI, 13 sept. 2005, Sportwetten c/ OHMI, aff. T-140/02, Rec. II. 3247), exclusion traditionnelle reprise de larticle 6 quinquies (B, 3) de la Convention de Paris du 20 mars 1883. Les directives dexamen de lOHMI (8.7) (Partie B, Examen, art. 8.7, http://oami.eu.int/fr/mark/marque/direc.htm) citent, titre dexemple, les mots ou images choquants, lesaot 2009

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MARQUEinjures, les images racistes, les propos blasphmatoires mais prcisent que les signes seulement de mauvais got ne sont pas concerns (V., pour la marque Reva dpose en matire automobile, par une entreprise indienne, qui avait une connotation sexuelle graveleuse en finnois : OHMI, Ch. rec. 18 juill. 2006, Reva Electric Car Co, R 0558/2006, Propr. ind. 2007, Alertes 66, obs. I. Meunier-Cur ; rappr. : OHMI, Gde Ch. Rec., 6 juill. 2006, aff. R 0495/2005-G, marque screw you admise uniquement pour des produits vendus en sex-shop). 2. Signes interdits. 65. Il sagit de signes dont lusage est directement interdit par certains textes : la Convention de Paris, ou la lgislation nationale. La rfrence la Convention de Paris du 20 mars 1883 est universelle. Elle est commune larticle L. 711-3, a, du code de la proprit intellectuelle, larticle 3, paragraphe 1er, h, de la directive no 2008/95 et larticle 7, paragraphe 1er, h, du rglement no 40/94 et du rglement no 207/2009. Sont ainsi exclues de lenregistrement les marques qui, dfaut dautorisation des autorits comptentes, sont vises par larticle 6 ter de la Convention de Paris. Ne peuvent donc tre adopts comme marque les signes des tats de lUnion : les armoiries, drapeaux et autres emblmes ; les signes et poinons officiels de contrle et de garantie. Lexclusion concerne aussi les signes des organisations intergouvernementales : armoiries, drapeaux, emblmes, sigles et dnominations (pour le nouveau signe, le cristal rouge , adopt le 8 dc. 2005 en substitut ventuel de la croix rouge, V. CPI, art. L. 714-8 nouv. ; Ord. no 2008-1301 du 11 dc. 2008, JO 12 dc.). Curieusement, linterdiction fulmine par larticle 6 ter de la Convention de Paris (auquel se rfre lart. 7, 1, h, du rglement no 207/2009) ne sapplique pas aux marques de services quil ne vise pas expressment (TPI, 28 fvr. 2008, American Clothing Associates c/ OHMI, aff. T-215/06, Rec. II. 303, Propr. ind. 2008, comm. 32, obs. A. Folliard-Monguiral, Europe 2008, comm. 137, obs. L. Idot). 66. noter que larticle 6 ter, auquel la directive renvoie sans rien y soustraire, prcise dans son paragraphe 1er, c, que les tats ne sont pas tenus de refuser lenregistrement si celui-ci ou son utilisation nest pas de nature suggrer dans lesprit du public un lien entre lorganisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblmes ou si cette utilisation ou enregistrement nest vraisemblablement pas de nature abuser le public sur lexistence dun lien entre lutilisateur et lorganisation (pour une application de cette disposition lutilisation de lemblme de lUnion europenne ou lutilisation des couleurs tricolores : TPI, 21 avr. 2004, Concept c/ OHMI [ECA], aff. T-127/02, Rec. II. 1113, JOUE, no C 118, 30 avr. 2004 ; CA Paris, 10 sept. 2003, RTD com. 2004. 713, obs. J. Azma). 67. La directive no 2008/95 admet, en outre, que les tats pourront refuser denregistrer un signe (badge, emblme, cusson) nentrant pas dans la liste de larticle 6 ter quand il prsente un intrt public , ou quand il revt une haute valeur symbolique , par exemple un symbole religieux (cette dernire exclusion nest pas expressment prvue par le rglement no 40/94, mais elle peut tre, notre avis, dduite de lexpression plus gnrale de lart. 7-1, i ; comp. Direct., art. 3-2, b). 68. Lexclusion peut avoir dautres sources lgales. Cest cette hypothse que fait rfrence larticle L. 711-3, b, du code de la proprit intellectuelle lorsquil ajoute ou dont lutilisation est lgalement interdite (V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service). La directive, de son ct, prvoit que les tats ont la facult dintroduire des exclusions fondes sur la lgislation autre que celle en matire de droit des marques (art. 3-2, a). Le texte franais opre ainsi un renvoi laccord ADPIC et, plus prcisment son article 23 ( 2)aot 2009

qui dispose : Lenregistrement dune marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication gographique identifiant des vins ou qui est constitue par une telle indication, ou lenregistrement dune marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication gographique identifiant des spiritueux ou qui est constitue par une telle indication sera refus ou invalid, soit doffice si la lgislation dun Membre le permet soit la requte dune partie intresse, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui nont pas cette origine (Rappr. Rgl. no 40/94 et no 207/2009, art. 7-1, k, qui nonce un motif absolu de refus frappant les marques comportant une appellation dorigine : TPI, 12 sept. 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c/ OHMI, aff. T-291/03, Rec. II. 3081). 3. Signes trompeurs. 69. Il est tentant de donner une marque un contenu informatif et den faire le vecteur dun message. Les services commerciaux succombent parfois la tentation de suggrer, par un signe habilement choisi, telle ou telle qualit que le produit ou le service ne possde pas en ralit. Mais la marque ne saurait tre un instrument destin induire le consommateur en erreur. Les marques dceptives sont refuses lenregistrement. Il sagit des marques qui sont de nature tromper le public, par exemple sur la nature, la qualit ou la provenance gographique du produit ou du service (Direct. no 2008/95, art. 3-1, g ; Rgl. no 40/94 et no 207/2009, art. 7-1, g ; CPI, art. L. 711-3, c). 70. Le signe choisi fait faussement croire une certaine origine gographique du produit, ou bien une nature ou une composition particulire de la marchandise, des qualits spciales, ou bien encore une caution officielle des pouvoirs publics, un contrle mdical sur les marques Les exemples de tromperies viss par le texte ne sont pas limitatifs (mais lusage dune marque patronymique correspondant au nom dune styliste qui ne travaille plus dans lentreprise nest pas dceptif : CJCE, 30 mars 2006, Emanuel, aff. C-259/04, Rec. I. 3089 ; V. supra, no 45). 71. Ainsi, concernant les signes gographiques fallacieux qui risquent de faire croire un lieu de provenance erron, le rglement no 40/94 devenu