LES MARQUES DE COMMERCE ET

INTERNET

Johanne Auger,Johanne Auger,Associée (Agence affiliée)

Agent de marques de commerce

Journée WebÉducation

Réseau des webmestres

Ministère des Services gouvernementaux

Québec, le 14 octobre 2010

Commercialisation de la PI sur Internet – marques de commerce Trop d’alternatives, retour à la marque

connue

Sceau de qualité

Outil de capitalisation / développement

d’achalandage

Forte tentation pour les tiers de tenter d’en

bénéficier → facilité

NOMS DE DOMAINE

Noms de domaine Un nom de domaine sert à guider

l'utilisateur, à repérer un site, mais aussi à promouvoir un service ou un produit

Noms familiers donnés aux numéros des adresses IP (Internet Protocol) → plus faciles à retenir

Le nom de domaine devient un élément essentiel de la politique de communication des entreprises et est donc un actif important au même titre qu'une marque de commerce

Noms de domaine

Un nom de domaine se compose d’au moins deux parties:(1) Nom de domaine de premier niveau ou domaine de tête (top

level domain) – plus de 300 ► Génériques:

• Ouverts à tous: .com, .net, .org, .biz, .name, .pro, .info• Restreints: .edu (institutions éducatives accréditées aux É-U

ainsi que les institutions éducatives d'autres pays dont les formations ont été approuvées aux Etats-Unis), .int (organismes internationaux). .mil (organismes militaires américains), .gov (organismes gouvernementaux américains )

► Géographiques: .ca, .fr, .de, etc. (country code)► Commandités: ne sont pas ouverts à tous mais fixent des

conditions d'accès aux requérants, ou des conditions techniques d'utilisation concernant leur contenu  • .museum, .coop, .cat, .mobi, .tel

(2) Nom de domaine de deuxième niveau (second level domain)► BCF, Nike, etc.

Noms de domaine

Les registraires doivent être accrédités par l’ICANN, l'organisme privé qui administre au niveau international le système des noms de domaine

Les noms de domaine géographiques sont hors de la compétence de l’ICANN → administrés par des organismes nationaux selon une charte de nomination propre à chaque pays ► Par exemple au Canada, l'Autorité

canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) est en charge des .ca

Noms de domaine

Le nom de domaine .ca

Pour enregistrer un nom de domaine .ca, le demandeur doit satisfaire aux exigences en matière de présence au Canada► Citoyen canadien, personne morale constituée

en vertu des lois du Canada, titulaire d’un enregistrement de marque de commerce au Canada, etc.

Plusieurs pays ont de telles exigences mais pas tous

Noms de domaine

Différences fondamentales entre une

marque de commerce et un nom de

domaine Enregistrement

► nom de domaine: nécessaire, sinon

n’existe pas

► marque de commerce: droits naissant de

l’emploi, existe sans enregistrement

Noms de domaine

Territoire

► nom de domaine: tout le réseau

informatique mondial

► marque de commerce: territoire d’emploi si

non enregistrée ou Canada entier si

enregistrée

Noms de domaine

Unicité► nom de domaine: un seul;

indépendamment du secteur d’activités► marque de commerce: co-existence

possible de marques de commerce identiques pour:• marchandises et services différents• territoires différents

Disponibilité des noms de domaine correspondant à la marque de commerce

Noms de domaine Premier arrivé, premier servi! Conflits

Pas toujours cybersquattage

Souvent propriétaires légitimes de marques de commerce

identiques dans territoires différents ou pour marchandises et

services différents

► Exemple: un seul millenium.com

Aucune vérification légale pour nom de domaine générique

Ainsi, un nom patronymique, une dénomination sociale, une marque de commerce peuvent être enregistrés par une tierce personne sans égard aux droits qui peuvent exister dans ces noms – cybersquatting

Noms de domaine

Les cybersquatteurs exploitent le principe "premier arrivé, premier servi" sur lequel repose le système d'enregistrement des noms de domaine pour enregistrer des noms de marques, de célébrités ou d'entreprises avec lesquelles ils n'ont aucun lien Vendent les noms de domaine à des prix très élevés Utilisent ces noms de domaine à leur profit afin d’attirer de

la clientèle sur leur site

Le nombre de litiges mettant en cause les titulaires de noms de domaine générique avec les propriétaires de marque de commerce n'a cessé d'augmenter au fil des ans

Ce qui a amené la mise en place d’une procédure de règlement des différends dans le but d'éviter l'engorgement des tribunaux

Noms de domaineProcessus d’arbitrage adopté par l’ICANN

ICANN a adopté un mécanisme obligatoire de règlement des différends accessible aux titulaires de marque de commerce

Les litiges seront régis par les Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP).

Cette procédure est mise en œuvre par des centres d'arbitrage également accrédités par ICANN au nombre desquels on compte notamment l’OMPI

En 2007, l’OPMI a entendu plus de 2,000 litiges en matière de noms de domaine

Processus

Représentations écrites

1 ou 3 arbitres

Annulation ou transfert de

l’enregistrement du nom de domaine

dommage; $ compensatoire

Recours devant tribunaux traditionnels ayant

juridiction toujours possibles

Noms de domaine

Noms de domaine Avantages de recourir à ce processus d’arbitrage

permet de régler un litige relatif à l'enregistrement et à l'utilisation d'un nom de domaine de l'Internet plus rapidement et à moindre coût que devant les tribunaux

les procédures sont beaucoup moins formelles que dans le cadre d'une action en justice et les personnes chargées de se prononcer sur les litiges sont des experts en matière de droit international des marques, de noms de domaine, de commerce électronique, d'Internet et de règlement des litiges

le champ d'application de cette procédure est aussi international : mécanisme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, quel que soit le lieu où se trouve l'unité d'enregistrement, le détenteur du nom de domaine et le requérant.

Noms de domaine

UDRP: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .inf

o, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pr

o, .tel and .travel

CDRP: .ca

Critères similaires: Confusion avec la marque de commerce

Absence d’intérêt légitime

Enregistrement et emploi de mauvaise foi

Noms de domaine

L’OMPI s’apprête à lancer une version accélérée du processus d’arbitrage relatif aux noms de domaines

Pour des cas clairs de violation des droits

L’OMPI mentionne que près de 75 % des plaintes ne sont pas défendues par le titulaire du nom de domaine

La décision devrait être rendue en quelques jours

L’OMPI pourrait décider de réduire les frais et de limiter le nombre de mots pour les procédures

Noms de domaine

Whois

Identité du propriétaire du nom de domaine

Démarches pour obtenir l’information

Peu de coopération des registraires

accrédités pour les extensions régies par

l’ICANN

Plus de succès avec l’ACEI si titulaire

d’une marque de commerce enregistrée

Noms de domaine

Effectuer une bonne gestion de vos noms de domaine Actuellement près de 180 millions de noms de

domaine enregistrés dans le monde Attention aux appels de « soi-disant »

registraires Attention aux faux avis de renouvellement Garder un registre de vos enregistrements et

de l’identité des registraires utilisés – n’en utiliser qu’un ou deux bien établis et réputés

Gérer les échéances

Noms de domaine

Établir une politique de gestion et d’enregistrement pour vos noms de domaine → vous aidera à contrôler les coûts▶ Déterminer les extensions qui sont importantes pour

vous (.com, .ca, .net, etc.)▶ S’assurer que les noms de domaine appartiennent à

la bonne entité, et ce, dès l’enregistrement (normalement, même propriétaire que les marques de commerce)

▶ Souhaitez-vous enregistrer les noms de domaine qui prendraient en considération les erreurs typographiques (ex. lespacs.com), les pluriels, les traits d’union?

Noms de domaine

Nouveaux noms de domaine: .tel, etc. –

où tirer la ligne ?

• .tel en explosion vu les portables et autres

appareils de télécommunications portatifs

• Si grand public, enregistrement préventif à

considérer

• À structurer également

Noms de domaine

S’assurer que tous les noms de domaine enregistrés, s’ils sont inactifs, redirigent vers votre site officiel actif Afin d’éviter que le registraire de votre nom de

domaine utilise cet espace pour de la publicité et pour créer des liens vers vos compétiteurs

Pourrait vous permettre dans certaines circonstances de démontrer l’emploi de votre marque de commerce

Noms de domaine

Surveillance potentielle des enregistrements de noms de domaine similaires

Surveiller vos compétiteurs Service de surveillance des dépôts de marques de

commerce, noms commerciaux et noms de domaine enregistrés par vos compétiteurs► Peut couvrir le monde entier ou des territoires

spécifiques► Permet une intervention rapide dès la production

d’une demande d’enregistrement – permet souvent d’éviter le dépôt d’une procédure d’opposition

► Service très abordable

Noms de domaine

ICANN a annoncé l’introduction d’extensions gTLDs qui permettront à des titulaires de marques d’exploiter des noms de domaine correspondant à leur marques (par exemple: .nike, .bcf, etc.) ou génériques (.banques, .pizza)

Les titulaires de marques veulent s’assurer auprès de l’ICANN que leurs droits dans leurs marques seront protégés par cette nouvelle possibilité La politique de l’ICANN ne comprend pas une liste des

marques protégées Proposition à l’effet d’introduire un organisme ayant comme

fonction de s’assurer que le nom de domaine ne contrevient pas aux droits d’un tiers

Proposition pour une version accélérée du processus d’arbitrage pour les noms de domaine qui ont clairement été enregistrés de mauvaise foi

La politique de l’ICANN fait présentement l’objet de discussions et consultations

Noms de domaine

Internationalized Domain Name (IDN) country code Top Level Domain (ccTLD)Fast Track Process→ IDN ccTLD IDN = tout nom de domaine incluant caractères

autres qu’alphabet latin de base► Langues avec accents, cédilles, ogoneks (français,

turc, kurde, polonais, navajo, etc.)► Usage de caractères non-ASCII dans noms de

domaine permis depuis juillet 2003 pour .jp► .eu → 23 langues officielles → 10 décembre 2009► Toutefois, toujours à l’intérieur du .eu

Noms de domaine

Véritables IDN = caractères avant et après le « . »

sont en caractères non-ASCII, soit dans la langue

officielle du pays pour l’entièreté du nom de

domaine, incluant le code de pays

Extension des codes de pays (« country codes »)

avec caractères autres qu’alphabet latin de base →

cyrillique, chinois, coréen, arabe, etc.

Accès à internet pour personnes de langues autres

qu’à base latine → ex. clavier chinois

Noms de domaine

Demande par gouvernement local ou organisation gouvernementale à ICANN

► Fédération russe → accepte déjà noms de domaine cyrilliques pour .рф en anticipation de l’acceptation par ICANN

► Chine → a fait la demande la journée même de l’ouverture par l’ICANN, soit le 16 novembre 2009 pour une extension constituée de 2 caractères chinois pour Chine → très nombreux noms de domaine ainsi enregistrés dans l’attente de l’acceptation de l’ICANN (autorités chinoises, universités, media, entreprises locales)

► Au 5 avril 2010, 19 demandes reçues par l’ICANN représentant 11 langues différentes

Début 2010 → plus tard en 2010, voire 2011► Considération de questions portant, entre autres, sur la protection des

marques avant le lancement du nouveau programme► Cybersquattage à la hausse

Nouveaux gTLD envisagés → illimités (.bank, .pizza, .bcf)… même en caractères autres qu’alphabet latin de base

Noms de domaine

.cn fermé temporairement aux étrangers

Seules les entités chinoises peuvent réserver

un nom de domaine .cn → suspendu pour les

individus

Que pour les enregistrements en cours

N’affecte pas les noms de domaine déjà

réservés

Noms de domaine

.cm pour Camerouno erreur typographique fréquente → .com

o Ex. google.cm → 20 000 « hits » /jour

o 40% des enregistrements .cm = identiques à marques ou typosquatting site avec « pay-per-click » dirigeant internautes sur sites de

compétiteurs

autres activités malicieuses (spyware et autres)

PROJECT.ME Project Me GmbH c. Alan LinNo. DME2009-0008, 11 novembre 2009

Suffixe est généralement ignoré (.com, .ca,

etc.)

.me = Montenegro “… the appropriate approach in this case to determining identicalness or

similarity of the disputed .me domain name with the Complainant’s

trademark is to not ignore the ccTLD identifier .me. The reality is that,

unlike most ccTLD identifiers, the TLD identifier .me can be seen to have

a meaning beyond being the International Standards Organization (ISO)

two-letter code for the country Montenegro – in particular, it has the

additional meaning of being the common English objective pronoun for

oneself.”

PROJECT.ME

Promu comme tel par doMen, le Registre pour

les .me ccTLD

“.me is expected to be utilized as both a

personalized Web address and as a catchy

business marketing tool around the world… So

some « premium » names – including verb-

oriented domains, such as ‘Contact.ME’,

‘Drive.ME’ or ‘Fly.ME’ - will be held for auction

after Open Registration”

PROJECT.ME

“To ignore the ccTLD identifier in all cases when

considering identicalness or similarity of a .me domain

name to a trademark is to ignore the commercial reality

that, in the .me domain name space, the ccTLD identifier

is likely to be a key part of the domain name.”

“A determination of identicalness and similarity of a .me

domain name may in appropriate cases be based on a

consideration of the domain name as a whole – that is,

of the domain name including the ‘.me’ suffix”

À suivre…

Noms de domaine

Autres décisions récentes en matière de noms

de domaine Groovle.com

Bowring.ca

Forsale.ca

SITE WEB

Site web

Vous appartient-il?

Et votre logo?

Conception par firme externe ou employé?

Retenir et payer les services d’un tiers pour la

conception ≠ acquérir les droits d’auteur

Cession requise des droits d’auteur et

renonciation aux droits moraux

Mise en application des droits

Vérification diligente

Site web – Emploi des marques

Emploi des marques de commerce → emploi

étendu et correct

Uniformité

Telle qu’enregistrée (attention à la

modernisation!)

Comme adjectif et non de façon

générique

Symboles MD ® TM MC ©

Site web – Emploi des symboles

MD et ® pour une marque enregistrée

seulement

MC et TM pour toutes les marques Enregistrées

Pendantes

Non enregistrées (common law)

Donc toujours adéquats

Site web - Emploi des symboles

Pas obligatoire

Pas de sanction

Avantages: Attire l’attention du public à l’effet que le propriétaire

revendique droit à cette marque

Peut venir distinguer les marques les unes des

autres lorsqu’emploi combiné

Peut venir distinguer la marque de commerce du

nom commercial

MDMD®®MCMC

TMTM©©

Site web – Emploi des marques par tiers autorisé

Emploi de votre marque par une filiale ou tiers autorisé Contrôle des caractéristiques ou de la qualité des

marchandises et services en liaison avec votre marque Absence de contrôle = perte du caractère distinctif = perte des

droits dans votre marque de commerce Licence nécessaire au Canada même entre compagnies liées

Avis public: Identité du propriétaire des marques Emploi sous licence Présomption – a. 50 (2) de la Loi sur les marques de

commerce► Emploi réputé faire l’objet d’une licence du propriétaire► Contrôle des caractéristiques ou de la qualité des services

réputé être celui du propriétaire► Marque de XYZ inc. employée sous licence

Site web – Emploi des marques par tiers autorisé

Alliance stratégique (« co-branding ») Important de veiller à correctement employer et protéger sa

marque faisant l’objet de l’alliance afin qu’elle demeure distinctive

Afin d’éviter une diminution ou une perte du caractère distinctif associé aux marques, veiller, entre autres, à:

► toujours accorder une position prédominante à la marque d’accueil par rapport à la marque invitée

► éviter de faire du co-branding avec des produits qui sont trop liés; favoriser plutôt des produits complémentaires

► apposer un marquage (MC, TM, ®, MD ou *) à côté des marques alliées avec un renvoi quant à la titularité de la marque

Site web – Avis légal

Avis légal sur site web – marques de commerce: But d’un avis traitant des marques Aspect dissuasif Exemple de texte :

► « Liste des marques sont des marques de commerce de XYZ inc. Tous les noms des autres produits, services et entreprises mentionnés sur le présent site sont des marques de commerce appartenant soit à XYZ inc. ou ses sociétés affiliées, soit à leurs propriétaires respectifs. Il vous est interdit d’utiliser une marque de commerce figurant sur le présent site sans la permission expresse et écrite de XYZ inc. ou du propriétaire de ladite marque de commerce. »

Site web – Charte de la langue française

Marque en anglais ? En raison de la nouvelle politique

de l’Office de la langue française, nécessaire d’avoir

une marque enregistrée afin de pouvoir l’utiliser au

Québec en anglais

Site en anglais uniquement…

Site web et publicité

Lois et règlements ayant un impact sur le marquage et la publicité Aliments Vins et spiritueux Tabac Médicaments Cosmétiques Produits textiles Banques Postes Métaux précieux Produits agricoles Titres professionnels, etc.

Concours Publicité aux enfants

Site web – Emploi de PI de tiers

Références à des marques de tiers Identifier clairement le propriétaire

Chansons: paiement de redevances Autorisation requise

SOCAN et SODRAQ

Compagnies directement

Paiement de redevances

Photos et images

Attention à la publicité comparative, permise au Canada sous certaines conditions

METATAGGING et ADWORDS de GOOGLE

Metatagging Mots-clés placés dans un code source pour le

référencement via les moteurs de recherche Paramètres informatiques en langage HTML utilisés par

les engins de recherche pour classifier les pages web Non visibles sur la page principale d’un site Internet

mais plutôt intégrés au code Souvent utilisés par un titulaire de site Internet afin de

diriger les personnes utilisant des engins de recherche vers son site

Mot-clé = marque de commerce d’un concurrent → rediriger le trafic vers un site Internet en profitant de la renommée de la marque employée

Apparition dans résultats de recherche sans aucun lien avec marque de commerce recherchée

Metatagging

A donné naissance à une série de poursuites judiciaires

(surtout aux États-Unis)

Aux États-Unis, l’emploi d’une marque de commerce d’un tiers

en tant que métatag est interdit, à moins que cet emploi soit

légitime ou que l’emploi tombe sous l’exception de « fair use »

Dans l’affaire Brookfield Communications Ltd. c. West Coast

Entertainment Corporation, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999), la

Cour a comparé la pratique d’utiliser une marque de

commerce comme métatag au fait d’afficher une pancarte où

la marque de commerce d’un tiers est inscrite en face de son

magasin pour attirer les consommateurs

Metatagging

Par contre, l’emploi d’une marque de commerce en tant que

métatag ne sera pas interdit si cet emploi est légitime

Cela a notamment été illustré dans l’affaire Promatek

Industries Ltd. c. Equitrac Corp., 300 F.3d 808 (7th Cir. 2002),

où un vendeur d’équipement industriel employait la marque de

commerce d’un compétiteur en tant que métatag

La Cour a conclu que cet emploi était légitime puisqu’il visait à

informer les consommateurs que les pièces d’équipement en

question étaient compatibles avec les pièces vendues par le

compétiteur dont la marque de commerce était employée

comme métatag

Metatagging

De plus, l’exception de « fair use » aux États-Unis peut s’appliquer à l’emploi d’une marque de commerce comme métatag

Dans l’affaire Playboy Enters., Inc. c. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002), Playboy demandait une injonction afin de faire cesser l’emploi de sa marque PLAYBOY en tant que métatag sur le site Internet de la défenderesse

La Cour a refusé d’accorder l’injonction sur la base que la défenderesse, ayant déjà été nommée Playmate de l’année par le magazine Playboy et ayant collaboré longtemps avec cette entreprise, ne pouvait se décrire correctement dans son site Internet sans employer la marque PLAYBOY. L’emploi qu’elle faisait de la marque était donc juste (« fair use »)

Metatagging Au Canada, la jurisprudence concernant l’emploi d’une

marque de commerce en tant que métatag est plus limitée

Les tribunaux semblent toutefois suivre les principes établis

aux États-Unis et reconnaître des droits aux titulaires lorsque

leur marque est employée comme métatag sur un site Internet

Dans l’affaire Ouellet Canada c. Convectair NMT inc., (1999)

R.J.Q. 1430, la Cour supérieure a déclaré que l’emploi de la

marque Convectair comme métatag sur le site du défendeur

Ouellet, un concurrent du demandeur, créait de la confusion

chez les consommateurs qui tapaient le mot « Convectair »

dans un moteur de recherche

Metatagging

Plus récemment, dans l’affaire Pandi c.

Fieldofwebs.com Ltd. (2007), la Cour supérieure de

l’Ontario a souligné que l’utilisation du nom de

domaine, du nom ou de la marque de commerce, ou du

logo d’un compétiteur en tant que métatags sur une

page web servant à vendre des marchandises

comparables est condamnable, à moins que le nom ou

la marque de commerce soit descriptif des

marchandises vendues

Navigation aisée

Liens simples: page d’accueil

Autorisation implicite du simple fait que site

accessible au public

Lien profond: page secondaire

Source des pages consultées

Impression qu’elles font partie ou sont liées au

site initial

Hyperliens /Deeplinking

Hyperlien / Deeplinking

Le deeplinking est souvent très mal perçu par les webmestres notamment parce que:

les ressources vers lesquels pointent de tels liens peuvent être identifiés à tort par les visiteurs comme faisant partie du site depuis lequel part le lien

de tels liens peuvent contourner l'affichage d'encarts publicitaires, et donc créer un manque à gagner

de tels liens peuvent mener à des ressources dont l'accès est payant (par exemple, les archives d'un journal) ou réservé à certains visiteurs

Hyperlien / Deeplinking

Une décision récente de la Cour supérieure du Québec

en faveur de la Fédération immobilière du Québec est

venue ordonner à la compagnie Waka.ca de cesser de

faire des liens profonds avec des bases de données

telles que www.suttonquebec.com

[Fédération des chambres immobilières du Québec c. Waka.ca

inc, 2008 CarswellQue 3515]

Division d’écran en plusieurs fenêtres sans quitter site

d’origine

Insertion d’une page d’un autre site qui vient s’afficher

dans un cadre

Certaine intégration du contenu de plusieurs sites

Même source ou sources liées

IMAX / SHOWMAX : juxtaposition par cadrage

pouvant laisser croire que les salles de cinéma sont

exploitées par la même entreprise

Cadrage / Framing

Adwords de Google

Le programme AdWords utilisé par l’entreprise Google consiste à vendre des publicités sur la base de mots-clés. Lorsqu’un utilisateur tape un mot-clé dans un engin de recherche, certains publicités pouvant intéresser cet utilisateur apparaîtront sous la bannière « Liens commerciaux »

Problématique: Un individu ou une compagnie peut acheter auprès de Google, à titre de mots-clés, les marques d’un tiers

Il n’y a pas de décision au Canada portant sur l’emploi de marques de commerce dans les annonces Google

Aux États-Unis, quelques actions ont été intentées contre Google, mais aucun jugement sur le fond n’a été rendu et le droit sur cette question demeure donc incertain

Adwords de Google

Dans l’attente d’une décision au fond sur la légalité de la vente

de marques de commerce en tant que mots-clés au Canada et

aux États-Unis, le droit demeure incertain sur cette question

Les propriétaires de marques de commerce doivent donc

demeurer vigilants et surveiller leurs marques puisque rien

n’interdit actuellement à Google de les vendre à des tiers en

tant que mots-clés dans le programme Adwords

Toutefois, notons que le droit américain est clair à l’effet que la

marque de commerce d’un tiers ne peut apparaître dans une

annonce

Adwords de Google

Politique de Google en constante évolution concernant les marques de commerce employées dans les annonces Google et varie selon les pays/juridictions

Dépendamment du pays/juridiction visé(e):► Demande de désactivation des mots-clés

achetés par des tiers qui correspondent à des marques de commerce peut être faite

► Google pourra possiblement ordonner au tiers de retirer la marque de commerce du texte de l’annonce et empêcher l’utilisation future de la marque dans le texte de l’annonce

Adwords de Google

Une demande se fait en remplissant le formulaire

Google Adwords de réclamation relative aux

marques se trouvant sur le site de Google au

https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint

La réclamation peut être générale ou spécifique :

► Une plainte générale implique tous les

annonceurs du programme de Google

► Une plainte spécifique n’implique que certains

annonceurs précis

Adwords de Google

Si on ne peut se fier à Google pour intervenir, une

mise en demeure au tiers faisant état des droits

dans les marques, concurrence déloyale et

autres → outil utile et approprié

Achat de mots-clés à plutôt considérer: termes

génériques décrivant produits/services/lieu Ex. Meilleure pizza à Québec

Acheter votre marque comme Adword→ préventif

MEDIAS SOCIAUX:Facebook, Twitter, foursquare, blogues et autres

Médias sociaux

Facebook, Twitter et autres: enregistrement de URL personnalisés (« localisateurs de ressources uniformes ») → facebook.com/transat Enregistrement préventif des marques de

commerce à titre d’URL personnalisés Procédures de plaintes

Facebook

Gestion des enregistrements – fenêtre de 3 jours en juin dernier ? Heure? Vérifications? Marque américaine favorisée? Territorialité des enregistrements

Afin de prendre avantage du processus de pré-enregistrement des marques de commerce à titre de URL personnalisés, il serait nécessaire que celui-ci soit associé à une page Facebook

“if you have a page to claim this username, please provide us with the web address (URL) and we will review your request. If you do not already have a page, simply click on the “create a page” link under the Sign Up section of www.facebook.com”

Processus de plaintes à être testé

Facebook

A noter que Facebook est d’avis qu’il est propriétaire de l’URL

personnalisé enregistré contrairement aux enregistrements de

noms de domaine réguliers

Reste à voir ce que le tout soulèvera comme questions

juridiques

Licence de l’URL personnalisé contenant la marque de

commerce au propriétaire de la marque elle-même? Pour

quelque chose qui lui appartient déjà?

Facebook prétend également que tout compte annulé ne

pourra redevenir disponible à qui que ce soit

Facebook

Publication d’une politique de confidentialité

► En langage courant plutôt que juridique

► En réponse aux demandes de la commissaire à

la protection de la vie privée au Canada suite aux

déclarations que les pratiques de Facebook

violaient les lois canadiennes en la matière

► Contrôle des informations des utilisateurs après

que comptes soient fermés

► Emploi pour publicité ciblée

Facebook

Contestation devant les tribunaux aux États-Unis quant

aux changements permettant à quiconque navigue sur

internet de voir certains renseignements de la page

Facebook d’usagers (nom d’usager, photo de profil,

région géographique et liste d’amis) → Electronic

Privacy Information Center (EPIC)

Twitter

URL personnalisés sont anonymes; pas de WHOIS, besoin

de la collaboration de Twitter pour retracer responsable d’un

URL personnalisé et où il se trouve

Twitter a par contre adopté une approche équilibrée de la

question de contrefaçon

Politiques assez claires publiées en cas de violation de

marques de commerce

S’il est clair que l’intention est de se faire passer pour le

propriétaire de la marque ou d’induire les gens en erreur, URL

personnalisé → suspendu ou retourné au propriétaire de la

marque

Twitter

URL personnalisé sera aussi suspendu

immédiatement s’il y a tentative de vente à un

tiers de l’URL personnalisé par son titulaire

(stratégie généralement adoptée par les

cyberpirates)

Suspension également de tout URL personnalisé

inactif depuis 6 mois (aucun tweets) → donc

enregistrement préventif nécessite une activité

Twitter

Gérer les tweets de tiers ayant pu enregistrer

un URL personnalisé correspondant à une

marque car après 6 mois d’inactivité on peut en

demander la suspension

Processus de plainte – Twitter plutôt favorable

aux titulaires de marques enregistrées donc

intérêt à enregistrer les marques encore une

fois

Twitter

Amendements aux termes d’usage → usagers titulaires de

leur propre contenu → Tweets peuvent toutefois être republiés

sans permission sur sites web et autre moyens en ligne par

l’intermédiaire du Twitter API (Twitter Application Programming

Interface) si en satisfait les exigences (identification de l’auteur

du Tweet, aucune modification ne doit y être apportée et

permission à obtenir si pour usage dans produit commercial)

ne peut « tweeter » en cour aux États-Unis : « twitter » =

« broadcasting » → U.S. District Judge, Middle District of

Georgia → United States c. Shelnutt, No. 4:09-cr14

Pas de processus de plainte pour les questions de PI

Permet aux usagers de soumettre des « soumissions »

(post) (vidéo, audio, texte, photo, commentaire, etc.)

Termes et conditions → usagers doivent garantir que

l’exploitation des « soumissions » par foursquare ou par

d’autres usagers n’enfreindra pas les droits de PI d’autrui

Obligation de défendre et/ou indemniser foursquare

Toute dispute relative à des droits de PI est soumise à

l’arbitrage

Médias sociaux

Surveiller références à votre société et vos

marques sur ces médias sociaux

Si une page corporative est créée, réserver les

différentes variantes possibles des marques de

commerce à titre de URL personnalisés → à

titre préventif

Hyperlien vers sites corporatifs et vice versa

Médias sociaux

Reproduction des marques/logos des médias sociaux Voir conditions d’utilisation de chacun

Certains usages sont permis mais assujettis à des conditions

précises

Sections avec logos qui peuvent être

employés/reproduits/téléchargés

Souvent conformes aux principes généraux d’emploi des

marques de commerce

Pour autres usages, permission doit être demandée

Médias sociaux

Droit d’auteur quant au contenu diffusé Droit de l’usager: en demeure la plupart du temps titulaire

► Représentations à l’effet qu’il en est le titulaire

Droit du média: licence très générale automatiquement

octroyée → portée à vérifier selon média choisi

► Irrévocable, droit de modifier le contenu, de commercialiser

Dans tous les cas la prudence s’impose et il y a lieu de

vérifier les termes spécifiques prévus aux conditions

d’utilisation du média choisi

Médias sociaux

Charte ou politique d’utilisation des médias sociaux Positive Implication des employés Lignes directrices claires et simples

► Au niveau corporatif► Principes de communication → en ligne

Deux grands principes:► Protéger la marque► Protéger l’employé de lui-même

Deux principales raisons:► Gestion de crise► Marketing

Blogues

Surveiller les différents blogues pour les

commentaires négatifs sur votre entreprise ou

vos produits ou services

Recenser le contenu généré par les consommateurs

- Devez-vous intervenir ? Le cas échéant, avec quel

degré d’agressivité ?

Exploitation d’un blogue

Responsabilité du blogueur

Modérer ou ne pas modérer, telle est la question

Gestion de risques Plus ou moins grands selon type de modération/participation

ouverte ou fermée

Modération active: responsabilité accrue

Aucune modération ≠ aucune responsabilité

Principe: liberté de diffuser toute information► Mais diffusion ne doit pas porter atteinte aux droits des

personnes, à leur réputation, à leur vie privée, à leur image ainsi qu’à leurs droits d’auteur

Monde virtuel – Second Life

Contenu généré par utilisateurs appartient

généralement au propriétaire du monde virtuel

Pour Second Life de Linden Lab, les termes relatifs

aux droits de PI des usagers sont toutefois

différents

Linden Lab a lancé Second Life en 2003 en

modifiant les termes habituels de l’industrie,

permettant à ses usagers d’être propriétaires de

droits de PI qui pourraient découler de leurs

créations virtuelles

Second Life

Pcq ces créations peuvent être copiées,

communiquées et reproduites sur les serveurs de la

société et sur les écrans de tout usager de Second

Life qui les croiserait, les droits de PI des usagers

sont octroyés sous licence à Linden Lab pour

emploi dans le jeu

Pas la tendance de l’industrie

Droit n’est pas clair quant à la vraie protection

juridique qui pourrait exister pour les usagers de

jeux en ce qui a trait à la propriété virtuelle

Second Life

Pour l’instant la plupart des fournisseurs de tels jeux

gardent tous les droits de PI

Linden Lab entend modifier sa politique de

protection de la PI avec comme objectifs, entre

autres:► Établissement d’un processus de plainte pour contrefaçon de

droits de PI

► Promotion d’outils pour limiter la contrefaçon

Second Life

► Clarification et mise à jour de politiques ayant pour but de

promouvoir et sensibiliser les usagers à la PI

► Développement d’un programme de licences pour faciliter

le marché de contenu généré par utilisateur à l’extérieur du

monde virtuel Second Life

► Et autres

Second Life Patent and Trademark Office (SLPTO) pour

enregistrement des créations, conseils et accès à de l’info en PI

Reste à voir comment ces principes seront implantés

mais démontrent au moins volonté et sensibilisation à

l’importance de la protection de la PI

eBay

eBay

Surveiller le site eBay pour des violations de vos droits de PI

Il n’y a pas de décisions au Canada portant sur l’utilisation de marques de commerce sur le site eBay

Pour participer au programme de « notice-and-takedown » de eBay, le titulaire de droit de PI doit envoyer à eBay un formulaire de notification (« Notice of Infringement ») qui spécifie les articles contrefaits et qui énonce les droits du titulaire

eBay aux États-Unis

eBay c. Tiffany

eBay vend sur son site Internet des articles contrefaits portant la marque TIFFANY

Tiffany a intenté une action contre eBay demandant entre autres à la U.S. District Court for the Southern District of New York de condamner eBay pour avoir contribué à la vente d’articles contrefaits TIFFANY

Le 14 juillet 2008, la Cour a rendu une décision indiquant clairement que eBay ne pouvait être tenu responsable de la violation des marques de commerce de Tiffany

eBay aux États-Unis

Elle a jugé que le processus mis en place par eBay de « notice-and-takedown », selon lequel eBay retire des inscriptions suite à un avis provenant du titulaire des droits de propriété intellectuelle, était suffisant pour repousser les accusations de violation de marques de commerce

Décision du 1er avril 2010 de la Cour d’appel en faveur de eBay est venue confirmer que le processus de « notice-and-take-down » était suffisant pour repousser les accusations de violation de la marque de commerce TIFFANY

N’attribue à eBay qu’une connaissance générale (« general knowledge ») du fait que son service est utilisé pour vendre des articles contrefaits

eBay aux États-Unis

Par ailleurs, la Cour d’appel indique que l’utilisation par eBay de la marque TIFFANY sur son site Internet et par le biais de liens sponsorisés sur Google et Yahoo ne contrefait par les droits dans cette marque de commerce puisque eBay utilise uniquement la marque TIFFANY pour décrire les produits TIFFANY mis en vente sur son site Internet. La Cour conclut que cette utilisation par eBay ne suggère pas que le bijoutier est associé ou affilié à eBay ou qu'il approuve la vente de ses produits par le biais du site eBay

Suivant les prétentions de Tiffany, possibilité d’appel devant la Cour Suprême des États-Unis

eBay en France

Dans le passé, eBay s’est vue condamner à payer d’importants dommages à LVMH et Hermès pour la vente d’articles contrefaits sur eBay

Toutefois, en mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté une action intentée par L’Oréal contre eBay pour la vente d’articles contrefaits. Pour le tribunal, eBay ne fait qu'aider les internautes à vendre leurs biens mais ne contrôle pas le contenu des offres. Selon le tribunal, eBay est donc un simple hébergeur, et non un « éditeur », responsable de ses contenus

Dans son jugement, le tribunal a considéré qu'eBay avait « rempli son obligation de loyauté » en mettant en œuvre « des moyens importants de lutte contre la contrefaçon »

L’Oréal fait appel de cette décision

SPOOFING

« Spoofing » / « Phishing »

Site web « copycat » à un nom de domaine similaire au site légitime avec copie illégale du contenu du site pour le rendre légitime en apparence

Prévention: Donner avis approprié des marques et droits

d’auteur sur votre propre site permettant aux usagers de voir que le contenu est le vôtre et que la copie n’en est pas permise

TI enlève la possibilité de les copier en cliquant la souris à droite (ou autre forme de prévention de copie)

« Spoofing » / « Phishing »

Vérification Google (et autres principaux moteurs de recherche) sur une base régulière – hebdomadaire ou mensuelle – pour s’assurer que résultats de recherches, photos et liens apparaissant quand le nom de votre société est entré sont tous légitimes

Titularité de votre propre PI (logo, contenu site web, photos, etc.)

« Takedown notice » au fournisseur de site internet hébergeant le site en question

CONCLUSION

INTERNET:

Constante évolution → ®évolution Défis

Gestion de la marque

Gestion du risque

Phénomène ne peut être ignoré

Marque enregistrée plus facile à protéger, incluant différentes interventions possibles auprès des médias sociaux et autres

Conclusion

Profusion de marques enregistrées et non

enregistrées

Recherche de disponibilité

Avantages d’une marque distinctive

Avantages de l’enregistrement

Recherche de disponibilité

Disponibilité vs enregistrabilité

4 grands types de recherche de disponibilité Registre des marques de commerce

Noms commerciaux

Common law (noms de domaine, répertoires

téléphoniques, dictionnaires, atlas)

Emploi

► vérifications additionnelles en fonction des résultats

du rapport

Recherche de disponibilité

Choix du type de recherche Tolérance au risque

$ vs avantages

Objectif

► pas juste enregistrement de la marque de

commerce

► surtout que l’emploi qui en sera fait ne violera pas

droit de tiers

Recherche de disponibilité

Outil utile► positionnement face aux compétiteurs► connaître le marché

Même rapport de recherche que celui de l’OPIC

Importance des noms de domaine dans la recherche de disponibilité► Vérification du secteur d’activités► Disponibilité des marchandises et services aux Canadiens► Disponibilité des noms de domaine correspondant à la

marque de commerce

N’est pas une garantie mais l’outil le plus complet disponible

Pourquoi enregistrer?

Avantages

Aspect légal

► protection à travers le Canada (et non pas limitée au

territoire d’emploi)

► recours contre un tiers plus nombreux et plus « faciles » à

exercer

► publicité des droits/effet dissuasif

► preuve prima facie

► plus facile d’intervenir auprès des responsables des

médias sociaux, eBay et autres ainsi qu’en matière de

plainte sur l’enregistrement d’un nom de domaine

Pourquoi enregistrer?

Droit exclusif à l’emploi de la marque de

commerce au Canada - a. 19 LMC Marque de commerce non enregistrée = protection

limitée au territoire d’emploi

Possibilité d’obtenir injonction de la Cour

fédérale, applicable à travers le Canada

Pourquoi enregistrer?

En cas de violation, pas besoin d’établir réputation comme c’est le cas dans les actions en délit de substitution (“passing off”) pour les marques de commerce non enregistrées Droit réputé violé - a. 20 LMC

Possibilité de poursuivre pour dépréciation de l’achalandage - a. 22 LMC Diminution de la valeur de l’achalandage attaché à

la marque de commerce enregistrée

Pourquoi enregistrer?

Enregistrement devient incontestable après 5

ans par la personne ayant employé la marque

de commerce avant le propriétaire de la

marque enregistrée à moins que cette

personne ne démontre que le propriétaire avait

connaissance de l’emploi antérieur par cette

personne Mauvaise foi - a. 17(2) LMC

Pourquoi enregistrer?

Aspect pratique - “businesswise”

Donne publicité à la marque de commerce

Au fait que revendication sur cette marque par

son propriétaire

Effet dissuasif pour les tiers

Sortira dans les rapports de recherche de

disponibilité

Pourquoi enregistrer?

Pourra être citée par un examinateur à l’encontre d’une

autre demande d’enregistrement Ce qui ne pourrait pas être le cas d’une marque de commerce

non enregistrée

Certaine “aide” dans la surveillance de la marque de

commerce

Durée de l’enregistrement 15 ans

Renouvelable indéfiniment

Équipe BCF – Marques de commerce

Johanne Auger

Associée responsable du secteur des marques de commerce – Québec et Montréal

Agent de marques de commerce

johanne.auger@bcf.ca

Tél. 418-266-4500

À compter du 1er novembre prochain, notre nouvelle adresse sera:Complexe Jules-Dallaire, 2828, boulevard Laurier, Bureau 1200,

Québec (Québec) G1V 0B9

© BCF s.e.n.c.r.l, 14 octobre 2010