Cabinet d’Avocats

LETTRE D’INFORMATION N°13

NOS ACTUALITES

Godin Associés crée un pôle

« propriété intellectuelle et droit

de la communication »

Nicolas Godefroy, Avocat au Barreau de Paris, a

rejoint Godin Associés depuis le 1er mars pour y

créer un pôle dédié au droit de la propriété

intellectuelle et de la communication.

Nicolas Godefroy est titulaire d’un DEA de droit

international et d’une maitrise de langue et

civilisation chinoises. A ce titre, il a été le premier

traducteur en français et commentateur de la

première loi d’importance sur le droit d’auteur en

Chine.

Il a débuté son activité au sein du cabinet Sarrut

dans le domaine du contentieux et du conseil en

droit des affaires, pour une clientèle essentiellement

internationale. Parallèlement, il a développé une

clientèle dans les domaines de la communication, du

design et des services : la propriété intellectuelle est

aujourd’hui son activité dominante.

En 2011, il a rejoint le cabinet Clairmont, spécialisé

dans le droit des marques.

La douane étant un acteur majeur de la protection

de la propriété intellectuelle, Godin Associés a

souhaité compléter son expertise en matière

d’acquisition, de gestion et de contentieux des droits

de propriété intellectuelle :

acquisition des droits et gestion des recherches

d’antériorités, stratégie et réalisation de dépôts

français, communautaires et internationaux, dépôt

et renouvellement inscriptions, ainsi que des audits

d’acquisition ou d’optimisation de portefeuilles ;

surveillance des droits ;

exploitation contractuelle des droits :

négociation, rédaction d’accords et de contrats

(contrats de cession, transfert et licence, accords de

coexistence…) ;

défense des droits devant les offices de marques

(INPI, OHMI et les offices étrangers via un réseau de

correspondants) et les tribunaux français

(contentieux en contrefaçon, concurrence déloyale

et parasitisme).

Nicolas Godefroy conseille également ses clients en

matière de communication, publicité, commerce et

services en ligne.

Notre site www.godinassocies.com présentera

prochainement de manière exhaustive son pôle

propriété intellectuelle et droit de la communication.

Publications

Vincent Courcelle-Labrousse a publié une étude

intitulée « les Enquêtes de la Douane » dans le numéro

de mars 2015 de la revue « Actualité Juridique

Pénal », éd. Dalloz (pp.118-121).

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M ARS 2015

Godin Associés 69 rue de Richelieu 75002 PARIS - +33 (0)1 44 55 38 83 www.godinassocies.com— avocats@godinassocies.com

MARQUES – LES « ADWORDS » NE

SONT PAS DES CONTREFACONS

Le programme de liens commerciaux « Adwords »

proposé par Google permet aux annonceurs de

diffuser des annonces publicitaires en lien avec des

mots-clés saisis par les internautes au moment de leur

recherche sur Google. Ces annonces apparaissent

alors dans les résultats de la recherche et sont

générées à chaque fois que le mot-clé acheté par

l’annonceur est saisi par un internaute sur le moteur

de recherche.

De très nombreuses sociétés font appel à ce

programme de publicité en ligne.

C’est dans ce contexte que s’est d’abord posée de

savoir si la mise à disposition par Google de mots clés

pouvait être fautive.

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a

répondu en 2010 par la négative dans une affaire

opposant Google à LVMH :

« Le prestataire d ’un service de référencement sur

Internet qui stocke en tant que mot-clé un signe

identique à une marque et organise l’affichage

d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage

de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2,

de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1

( soit un usage à titre de marque ) »

Cependant, demeurait la question de savoir si

l’utilisation d’une marque en tant que mot-clé dans le

système Google « Adwords », par un annonceur autre

que son titulaire, constituait un acte de contrefaçon de

la part de l’utilisateur.

La CJUE, interrogée par voie de question préjudicielle,

a répondu dans un arrêt du 22 septembre 2011. Elle

rappelle en premier lieu que « le titulaire de la marque

est habilité à interdire ledit usage seulement si celui-ci est

susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la

marque » pour ensuite affirmer que « le public pertinent

est composé d’internautes normalement informés et

raisonnablement attentifs ». Dès lors, le fait que quelques

internautes aient pu avoir des difficultés à saisir que le

service fourni par la société qui a acheté l’Adwords

« est indépendant de celui fourni par le titulaire de la

marque ne suffit pas pour constater une atteinte à la

fonction d’indication d’origine ».

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait

application de cette jurisprudence dans un jugement

du 5 mars 2015. Une société avait utilisé la marque

d’un concurrent en tant que mot-clé dans le système

Google « Adwords ». Toutefois, cette marque

n’apparaissait pas au sein de l’annonce publicitaire

générée.

Le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas atteinte à la

marque car « aucune confusion ne peut intervenir dans

l’esprit du consommateur normalement informé et

raisonnablement attentif qui identifie clairement les

services proposés par les sociétés concurrentes, qui n’est

pas amené à croire que les deux sociétés sont associées ou

en partenariat puisqu’aucun élément ne le suggère et qu’il

est habitué à voir s’afficher les résultats de recherche avec

le nom et les sites des différents concurrents proposant le

service ou le produit recherché et qu’en utilisant le système

des mots-clés, il met en œuvre le principe même de

concurrence ».

En l’occurrence, il n’y avait donc pas de risque de

confusion, dès lors que la marque n’avait été utilisée

qu’à titre de mot-clé mais non dans le message

publicitaire affiché.

PUBLICITE - VERS LA FIN DES

BACHES PUBLICITAIRES XXL SUR

LES BATIMENTS CLASSES ?

Dans le cadre de l’examen par l’Assemblée Nationale

du projet de loi sur la biodiversité, les députés ont

adopté le 24 mars 2015 un amendement relatif à la

suppression du régime dérogatoire qui prévoyait la

possibilité pour l’autorité administrative chargée des

monuments historiques d’autoriser l’installation de

bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à

l’affichage.

Les députés ont adopté cet amendement proposé par

« Europe Ecologie - Les Verts » contre l’avis du

gouvernement qui souhaitait le maintien de ce régime

en raison des ressources procurées par ces bâches

publicitaires géantes qui servent à financer les travaux

de rénovation des monuments classés bâchés.

Cet amendement, s’il était finalement adopté à l’issue

du processus législatif, ne concernerait pas les bâches

de chantiers privés lesquelles se sont toutefois vues

limitées par les règlements locaux de publicité pris par

les municipalités. Celui de Paris, voté en 2013, autorise,

comme beaucoup d’autres villes de France, les

publicités d'une surface maximale de 16 m² (contre

775 m² pour une bâche qui a orné, en mai 2014, le

Palais de justice, Quai des Orfèvres).

Nicolas Godefroy

M ARS 2015

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DOUANE - ACTUALITES

LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Nouvelles notes explicatives de la

nomenclature combinée

Le 6 mars 2015, la Commission européenne a publié

au JOUE C 076 une compilation à jour des notes

explicatives élaborées par l’UE en complément de

celles publiées par l’Organisation Mondiale des

Douanes (lien ici : C076). La dernière publication

intégrale datait du 6 mai 2011 (JOUE C 137).

Règlement sur l’admission temporaire des

véhicules de transport privés

Par un règlement n°234/2015 (JOUE L 34 du 14 février

2015), la Commission européenne a restreint le champ

d’application de l’admission temporaire des moyens de

transports en exonération totale de droits de douane,

tel qu’il est prévu par l'article 561 § 2 des Dispositions

d'Application du Code des douanes communautaire.

La version en vigueur jusque février 2015 accordait

cette exonération « pour les moyens de transport utilisés

à des fins privées ou commerciales par une personne

physique établie dans le territoire douanier de la

Communauté, qui est employée par le propriétaire du

moyen de transport établi en dehors de ce territoire ou qui

est autrement autorisée par le propriétaire. L'usage privé

doit avoir été prévu par le contrat d'emploi. »

Le nouveau texte se veut plus restrictif en raison

d’abus constatés. Dorénavant, l’admission temporaire

des moyens de transport tiers (ex. Suisse) n’est

autorisée que si l’utilisateur est « employé par le

propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du

moyen de transport établi en dehors de ce territoire.

L'utilisation des moyens de transport à des fins privées est

autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de

résidence du salarié ou pour l'accomplissement, par le

salarié, d'une tâche professionnelle spécifiée dans le

contrat de travail. À la demande des autorités douanières,

la personne qui utilise le moyen de transport présente une

copie du contrat de travail. »

DOUANE – LE CLASSEMENT

TARIFAIRE EST UN JEU D’ENFANT.

Le comité du code des douanes communautaire a

statué sur le classement tarifaire d’un article en tissu

rembourré représentant un animal d'environ 15 cm de

hauteur, muni d'un module musical intégré. Un cordon

situé dans le bas de l'article permet d'activer la

mélodie…

Au terme de sa réflexion, le comité estime que cet

article est un ouvrage constitué par l'assemblage

d'articles différents: l'animal en peluche et le module

musical. L'article peut être utilisé par des enfants

comme un jouet sans activation de la mélodie et

l'animal en peluche confère donc à l'article sa

caractéristique essentielle. En outre, les articles

incorporant un mécanisme de boîte à musique mais

dont la fonction essentielle est utilitaire sont

généralement classés dans la même position que celle

qui couvre les articles correspondants n'incorporant

pas de mécanisme de boîte à musique, et non comme

des boîtes à musique [voir également les notes

explicatives du système harmonisé relatives à la

position 9208, partie A), deuxième paragraphe]. Le

classement sous le code NC 9503 00 55 en tant

qu'instruments et autres appareils musicaux ayant le

caractère de jouets (y compris les boîtes à musique)

est par conséquent exclu. L'article doit donc être

classé sous le code NC 9503 00 41 en tant que jouet

rembourré représentant un animal.

Ce classement a été entériné par le règlement

d'exécution (UE) 2015/352 de la Commission du 2

mars 2015 relatif au classement de certaines

marchandises dans la nomenclature combinée (JOUE L

61 du 5 mars 2015).

DOUANE – PROCEDURE

CONTRADICTOIRE

Par un arrêt du 3 mars 2015, la chambre commerciale

de la Cour de cassation a validé l’annulation d’un AMR

du chef du non-respect de la procédure contradictoire.

Il s’agissait de pièces d’aéronefs marocaines admises

en transit en France. Elles avaient été transportées en

Allemagne pour y être placées sous perfectionnement

actif en vue de réparations.

Le transit franco-allemand n’ayant pas été apuré, le

commissionnaire en douane français, principal obligé,

avait vainement produit les déclarations de

réexportation des matériels réparés d’Allemagne vers

le Maroc, à titre de preuves alternatives de la bonne fin

du transit.

La Douane française avait émis un AMR, puis annulé

cet acte au motif qu’il aurait incombé aux seules

autorités allemandes de recouvrer les droits de

douane. Celles-ci ayant décliné à leur tour leur

compétence par une décision communiquée à la

Douane française, l'administration avait repris le

recouvrement en notifiant un second AMR. Toutefois,

la Douane n’avait pas transmis au préalable cette

décision des autorités allemandes au

commissionnaire, alors qu’il s’agissait là, selon la Cour

de cassation, de la « pièce essentielle » du dossier. L’AMR

est annulé pour ce seul motif.

Cette décision confirme l’importance que revêt

désormais la conduite de la procédure suivie avant la

décision de redressement.

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DOUANE - CLASSEMENT TARIFAIRE –

MATERIELS DE SOINS ESTHETIQUES

Dans un arrêt du 4 mars 2015 Oliver Medical SIA (C-

547/13), la CJUE a examiné le classement tarifaire de

produits innovants, nombreux et complexes utilisés

pour les soins esthétiques. La Cour résume la

problématique, qui, selon elle porte, sur le point de

savoir « si la NC [nomenclature combinée] doit être

interprétée en ce sens que les produits en cause au

principal, destinés au traitement de problèmes

dermovasculaires et dermatologiques et dont le

fonctionnement fait appel à la technologie laser et à une

technologie recourant à une lumière de forte intensité

doivent être classés en tant qu’instruments ou appareils

pour la médecine ou appareils de mécanothérapie, dans

les positions 9018 ou 9019 de la NC, ou si elle doit être

interprétée en ce sens que ces produits doivent être classés

en tant qu’appareils électriques ayant une fonction propre,

dans la position 8543 de la NC. » (point 43)

La CJUE a examiné plusieurs indices, à savoir,

l’utilisation à laquelle le produit est destiné par le

fabricant et les modalités et lieux d’utilisation de celui-

ci en particulier par un praticien (point 51). Le fait que

le produit soit un « dispositif médical » ayant le

marquage « CE » est un indice. Toutefois, la CJUE

refuse de lier les deux réglementations, dès lors que la

NC résulte de la convention internationale du système

harmonisé dont l’UE ne peut restreindre la portée

(point 53).

La CJUE procède à un raisonnement par analogie à

partir d’un règlement de classement (n° 119/2008 du 7

février 2008) qui n’est pas directement applicable aux

produits importés. La motivation de ce règlement lui

permet d’exclure ainsi les critères de la dimension, du

poids ou de la technologie employée pour ce qui

concerne certains matériels.

Quant à la portée respective des positions

envisageables, la CJUE relève que la position 8543 est

résiduelle à la fin du chapitre 85 et ne doit être utilisée

que si les positions 9018 et 9019 ne s’appliquent pas, à

savoir quand une destination médicale des matériels

est inexistante.

Restait enfin à procéder au classement des embouts,

têtes et accessoires à fixer et changer manuellement.

La Cour ne se prononce pas factuellement mais

rappelle sa jurisprudence sur le classement des

« parties » notamment dans son arrêt Rohm & Haas

Electronic Materials CMP du 19 juillet 2012 (C-336/11,

point 34, relative aux positions 8473, 8486 et 9018 de

la NC).

Selon cette décision, « la notion de «parties» implique la

présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel

celles-ci sont indispensables et la notion d’«accessoires»

comprend des organes d’équipement interchangeables

permettant d’adapter un appareil à un travail particulier

ou lui conférant des possibilités supplémentaires ou

encore le mettant en mesure d’assurer un service

particulier en corrélation avec sa fonction principale ». La

CJUE retient les mêmes critères pour les positions

8543, 9018 et 9019 « afin de garantir une application

cohérente et uniforme du tarif douanier commun » (point

69).

DOUANE – CLASSEMENT TARIFAIRE

– CAMERA VIDEO INTEGREE DANS

DES LUNETTES DE SPORT –

LA PRISE USB EST L’ENNEMIE DES

DROITS REDUITS.

La CJUE a statué par un arrêt du 5 mars 2015 (Vario

Tek, aff. C-178/14) sur le classement tarifaire de

caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport

pour filmer des séquences d’action à skis, en plongée

ou sur une moto. L’importateur les avait déclarées aux

sous-positions 8525.80.91 (camescopes – permettant

uniquement l’enregistrement du son et des images

prises par la caméra de télévision, 4,9 % de droits) ou

8525.80.30 (appareils photographiques numériques,

exemption). Selon les Douanes allemandes, ces

lunettes relevaient de la position 8525.80.99

(camescopes – autres, 14 % de droits).

Deux problèmes se posaient pour classer ces lunettes

au sein de la position 8525, la CJUE ayant rapidement

écarté l’applicabilité de la position 8525.80.30, au motif

que les capacités d’enregistrement des lunettes

étaient supérieures à celles des appareils classés à

cette sous-position.

En premier lieu, ces caméras n’étaient pas équipées de

zoom optique. Après avoir rappelé sa jurisprudence

concernant la destination effective donnée à la

marchandise par leurs utilisateurs, comme critère du

classement tarifaire (points 23-24), la CJUE a constaté

que ceux-ci ne procédaient à aucun réglage manuel en

cours d’action. L’absence de zoom a été jugée sans

incidence sur le classement du produit.

En second lieu, il était possible de charger des fichiers

sur les lunettes, au moyen d’une prise USB, sans pour

autant pouvoir les lire sur la caméra. La CJUE avait déjà

eu à connaître d’un cas similaire concernant la sous-

position 8525.80.99 dans un arrêt du 27 septembre

2007 Medion et Canon Deutschland (C-208/06 et C-

209/06). Elle avait jugé que les appareils relevant de la

sous-position 8525.80.99 devaient pouvoir enregistrer

des sources vidéophoniques extérieures, au moyen de

logiciels préinstallés avant le dédouanement et qu’il

fallait que les opérations d’enregistrement soient

aisées pour l’utilisateur. Tel semble le cas ici.

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Il restait à écarter un doute nourri par le juge de renvoi

allemand qui considérait cette faculté d’enregistrement

par le biais de la prise USB comme un gadget inutilisé en

pratique, dès lors qu’il n’existerait aucun moyen de lire

ces fichiers. Son opinion était que la marchandise relevait

de la position 8525.80.91 taxée à 4,9 %. Il tentait ainsi de

se raccrocher à la jurisprudence qui retient qu’une

possibilité purement théorique d’utilisation est sans

incidence sur le classement tarifaire (cf. arrêt Thyssen

Haniel du 1er juin 1995, C-459/93).

La CJUE a écarté cette tentative en retenant que les

textes font dépendre le classement de ces articles de

leur capacité à enregistrer des données provenant de

sources externe et non de les lire. Elle invite le juge à

classer ces appareils sous la position 8525.80.99 « si cet

enregistrement peut être réalisé de manière autonome et

sans dépendre de matériels ou de logiciels externes ».

En définitive, à cause d’une simple prise USB permettant

des enregistrements, l’importateur supporte la différence

des droits de douane entre 4,9 % et 14 %. Au terme de

l’analyse de cet arrêt complexe mais didactique, le

commentateur se dit que le mieux est une fois encore

l’ennemi du bien….

DOUANE – DEMANDE DE REMISE –

IRRECEVABILITE DU RECOURS EN

ANNULATION

Par un arrêt du 12 mars 2015 Veste l Iberica et Makro (aff.

T249/12 et T-269/12), le Tribunal de l’UE a rejeté un

recours en annulation formé par ces sociétés (des

importateurs espagnols), à l’encontre une décision de la

Commission européenne.

La procédure de remise en cas d’erreur des autorités

compétentes (articles 236 et 220 § 2 b du code des

douanes communautaire) prévoit que la Commission

décide de l’octroi de la remise dans certains cas (articles

869 et suivants des Dispositions d'Application du Code

des douanes communautaire). La Commission avait ainsi

rejeté une demande de remise présentée par un autre

importateur, la société Schneider Espana, dont le dossier

ressemblait à ceux de Vestel Iberica et Makro.

De ce fait, la Douane espagnole a différé l’examen des

dossiers Veste l Iberica et Makro dans l’attente de la

décision Schneider Espana de la Commission, puis a

opposé celle-ci aux requérantes, qui l’ont attaquée

devant le Tribunal de l’UE.

La Commission ayant opposé une exception

d’irrecevabilité, le Tribunal a tranché sur la base de sa

jurisprudence traditionnelle, qui demeure restrictive

malgré les assouplissements qui étaient attendus du

Traité de Lisbonne. Le nouvel article 263 du TFUE a en

effet élargi les conditions de recevabilité. Parmi celles-ci

se posait la question de savoir « si la décision attaquée

affectait directement les deux sociétés requérantes ».

Selon les sociétés Vestel Iberica et Makro, leur situation

était comparable à celle de la société Schneider, ce qui

impliquait qu’une décision de rejet de leur demande de

remise serait automatiquement prise dès lors que celle

de la société Schneider était rejetée par la Commission.

Le lien direct avec la décision attaquée leur paraissait

ainsi établi.

Le Tribunal a rappelé sa jurisprudence, à savoir que « la

condition selon laquelle une personne physique ou morale

doit être directement concernée par la décision faisant l’objet

du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa,

TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à

savoir que la mesure contestée, d’une part, produise

directement des effets sur la situation juridique du particulier

et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses

destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un

caractère purement automatique et découlant de la seule

réglementation de l’Union, sans application d’autres règles

intermédiaires » (point 75).

Ainsi « la seule circonstance que, pour l’application de l’acte

dont l’annulation est demandée, intervienne une mesure

nationale d’exécution ne permet pas d’exclure que le

particulier requérant puisse être considéré comme étant

directement concerné par l’acte en cause, à la condition,

toutefois, que l’État membre chargé de la mise en œuvre de

celui-ci ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation

autonome » (point 76).

Le Tribunal de l’UE a jugé, en l’espèce, que le caractère

comparable des situations n’interdisait pas aux autorités

espagnoles d’exercer un pouvoir d’appréciation au cas

par cas, tout au contraire. La circonstance qu’un « sursis

à statuer » administratif avait été ordonné n’impliquait

pas qu’une application de la décision communautaire

s’ensuivrait automatiquement et sans réexamen (points

78-80).

Le Tribunal a toutefois retenu que « les requérantes ne

sont pas dépourvues de la possibilité de contester,

incidemment, la validité de la décision attaquée en sollicitant

du juge national qu’il adresse à la Cour de justice une

question préjudicielle à cette fin, au cas où les autorités

espagnoles décideraient, dans l’exercice de leur compétence

propre, de leur faire application des appréciations,

contenues dans cette décision, relatives aux opérations

réalisées par Schneider. »

Les praticiens ne peuvent que déplorer la persistance de

cette jurisprudence très restrictive qui implique un bien

long détour procédural, dès lors qu’il impose en cet état

de saisir le juge national aux fins de revenir devant la

juridiction communautaire par le biais d’une question

préjudicielle en validité.

La jurisprudence communautaire sur les recours en

annulation demeure ainsi fermée en pratique à de trop

nombreux opérateurs.

Stéphane Le Roy

M ARS 2015

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