DROIT,TECHNOLOGIES ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE N° 30 … · par équivalence, par...

La question, provocante, fait référence àl’arrêt du 8 mars 2005 de la Cour deCassation : « le conseil en propriétéindustrielle, fût-il le conseil habituel de lapartie saisissante, exerce une professionindépendante, dont le statut est compati-ble avec sa désignation en qualité d’ex-pert du saisissant dans le cadre d’une sai-sie contrefaçon de marque, mission qui neconstitue pas une expertise au sens desarticles 232 et suivants du nouveau Codede procédure civile ».

Cet arrêt fait suite à une ordonnance derétractation d’ordonnance de saisie aumotif que la présence active du conseil enpropriété industrielle du saisissant au côtéde l’huissier instrumentaire, violait l’arti-cle 6.1 de la convention Européenne desauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales du 4 novembre1950, selon lequel « toute personne adroit à ce que sa cause soit entendue équi-tablement, publiquement et dans un délairaisonnable, par un tribunal indépendantet impartial ».

Deux arrêts de la Cour d’Appel deToulouse et un arrêt de décembre 2004 dela Cour d’Appel de Paris avaient boule-versé une pratique établie, considérée jus-qu’alors comme incontestable et efficace :

la participation du conseil en PI habitueldu saisissant aux opérations de saisie.

Ces décisions mettaient à mal la confian-ce des concepteurs, créateurs, inventeurset innovateurs dans le système de la pro-priété industrielle censé les protéger. D’uncôté, leur demandant de croire en l’effica-cité du système de la PI, on les incitait à yrecourir, de l’autre, alors qu’ils étaientconfrontés à ce qu’ils estimaient être uneatteinte à leur droit de PI et qu’ils devaienten rapporter la preuve, on leur déniait ledroit de faire appel à leur conseil en PIhabituel pour assister l’huissier lors desopérations de saisie.

Faire procéder à une saisie contrefaçonest, on le rappelle, un droit reconnu autitulaire d’un droit de propriété intellec-tuelle qui n’a pas à rapporter une preuveou un commencement de preuve de lacontrefaçon alléguée lorsqu’il introduitune requête afin de saisie auprès du prési-dent du Tribunal de grande instance. Bienentendu, le saisissant doit assumer lesrisques de faire procéder à une telle saisie.

Si les arrêts précédemment rappelés,avaient été confirmés par la Haute juridic-tion, les titulaires d’un droit de PI, deman-deurs potentiels à l’action en contrefaçon,

auraient vu leurs moyens d’action limitéset entravés, ou même, pire, auraient pu setrouver dans l’impossibilité pratique defaire valoir leurs droits. La situation auraitété paradoxale, alors que chacun s’accor-de à considérer qu’il est important de lut-ter contre la contrefaçon. Elle aurait ététrès préoccupante car de nature à ruiner laconfiance dans le système français de laPI. Elle aurait été en contradiction avec laperspective d’adopter à l’échelle euro-péenne la procédure de saisie contrefaçon,inventée par la France. Enfin, elle auraitété inquiétante car elle aurait affecté l’at-tractivité de la France pour le contentieuxde la PI.

L’on rappelle que la preuve d’une contre-façon alléguée doit porter sur cinq, voiresix, séries de faits : la nature des actes liti-gieux (par exemple fabrication, offre,importation, détention..) ; la nature de lareproduction de l'objet du droit de pro-priété intellectuelle en cause (par exem-ple, en matière de brevet, la reproductionservile, avec des différences secondaires,par équivalence, par perfectionnement etpartielle, et en matière de marque la repro-duction et l'imitation) ; la ou les personnesen cause, leur qualité et leur rôle dans leprocessus de la contrefaçon alléguée(fabricant, distributeur, donneur d'ordre,

DROIT, TECHNOLOGIES ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

N° 30 - 2005

SOMMAIRE

Page 3

L’assouplissementpar la CJCE des

conditions d’utilisation de lamarque d’autrui

- Par Odile GARLIN-FERRARD

Page 3

Agenda

Page 5

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EditorialLes droits de l’Homme protègent-ils les contrefacteurs ?

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client, utilisateur, importateur…) ; le lieude l'atteinte ; le moment où se sont pro-duits les faits litigieux ; et enfin, le plussouvent, des éléments d'ordre écono-mique ou financier permettant d'exposerles enjeux de la contrefaçon alléguée etde former une demande en réparation.

A défaut de preuve de la contrefaçonalléguée, le droit de PI n'est que formel etne peut pas remplir sa fonction de mono-pole, de sorte que la preuve de toute allé-gation de contrefaçon conditionne l'effi-cacité du système de la PI. C’est vraidans le cas d'une action judiciaire au fondet plus encore dans le cas d'une action encessation immédiate, telle qu'elle est pré-vue par exemple par l'article L 615-3 duCPI en matière de brevets.

L’on comprend que l’appréhension deséléments de preuve nécessaires soit leplus souvent difficile et que la saisiecontrefaçon doit être efficace : tous leséléments de preuve nécessaires doiventêtre saisis, mais rien que ceux-ci.Précisément, le Conseil en PropriétéIndustrielle habituel du saisissant, parcequ’il connaît à la fois l’objet précis et leslimites du droit de PI de son client -généralement pour l’avoir lui-mêmedéposé - et les faits, conditions et contex-te de la contrefaçon alléguée, est lemieux placé pour assister l’huissierinstrumentaire. Faute de sa compétenceet de sa connaissance, l’huissier risque-rait d’appréhender des informations horssujet ou inversement de ne pas appréhen-der les informations nécessaires.

Parce qu’elle est une procédure exorbi-tante du droit commun, la procédure desaisie contrefaçon est strictement enca-drée. Cela est d’autant plus justifié qu’el-le relève d’une démarche unilatéraleintervenant par surprise et qui, sans maî-trise, contrôle ou sanction, pourrait don-ner lieu à des excès et des dérives inad-missibles. C’est pourquoi les tribunauxont à juste titre sanctionné le saisissantqui procède à une saisie sortant des limi-tes du cadre fixé par l’ordonnance quil’autorise. Ainsi, il est de règle que letitulaire du droit de PI lui-même ou unpréposé du titulaire n’est pas autorisé àparticiper aux opérations de saisie. Enrevanche, comme l’écrivait en son tempsMaître Mathèly de la manière la plusnette « l’expert est choisi par le saisis-sant. Il est admis que le saisissant peut

choisir son Conseil en PropriétéIndustrielle » (in LE NOUVEAU DROITFRANÇAIS DES MARQUES).

Il ne faut pas se méprendre sur le rôle de« l’expert ». Il ne peut se substituer àl’huissier et se borne à l’assister. C’est sivrai que le procès-verbal de saisie doitdistinguer les constations de l’huissier decelles faites par l’expert qui l’assiste, àpeine de nullité (Cass. 6 avril 1999).

La question de droit posée à la Cour deCassation sur un pourvoi de laCompagnie Nationale des Conseils enPropriété industrielle, était donc celle desavoir si le Conseil en PropriétéIndustrielle habituel du saisissant estindépendant de sorte que l’exigence d’unprocès équitable soit satisfaite. La répon-se de la Cour de Cassation est des plusclaires : « le conseil en propriété indus-trielle, fût-il le conseil habituel de la par-tie saisissante, exerce une professionindépendante, dont le statut est compati-ble avec sa désignation en qualité d’ex-pert du saisissant dans le cadre d’unesaisie contrefaçon… »

C’est que la profession de Conseil enPropriété Industrielle est réglementée.L’arrêté du 29 juillet 1994 portant appro-bation du Règlement intérieur de laCompagnie Nationale des Conseils enPropriété Industrielle pose comme prin-cipe que le Conseil en PropriétéIndustrielle est et doit préserver son indé-pendance : « le Conseil en PropriétéIndustrielle, quelles que soient les moda-lités d’exercice de sa profession, ne doitjamais aliéner son indépendance profes-sionnelle. »(article 12.6). En outre, « leConseil en Propriété Industrielle doitexercer la profession avec dignité, indé-pendance, conscience et probité. Entoute circonstances, il se comporte avechonneur, loyauté… »(article 14 .2).Enfin, l’article L.422-10 du Code de laPropriété Intellectuelle dispose que toutconseil en propriété industrielle qui serend coupable soit d'une infraction auxrègles déontologiques peut faire l'objetd’une mesure disciplinaire, prononcéepar une chambre de discipline présidéepar un magistrat de l'ordre judiciaire.

Si le Conseil en Propriété Industrielleagit pour le compte du saisissant et estpayé par lui, cela n’est pas de nature, ensoi, à remettre en cause son indépendan-ce, laquelle relève d’un devoir supérieur

dont le non respect peut être sanctionné,comme il a été indiqué, outre qu’il enga-ge la responsabilité du Conseil.

Voilà qui clarifie une situation étrangedans laquelle le titulaire du droit de PIétait gêné, voire empêché de faire valoirson droit, par le contrefacteur présuméinvoquant la protection des droits del’Homme… Paradoxe, paradoxe…

La controverse a permis de rappeler l’im-portance et le cadre de la procédure desaisie contrefaçon et surtout la prudencequ’elle impose et le principe d’indépen-dance des Conseils en PI, ce qui autoriseleur participation aux opérations de sai-sie contrefaçon. Cette controverse a endéfinitive conforté la procédure de saisiecontrefaçon telle qu’elle était habituelle-ment pratiquée, avec le soin qu’elleexige.

Mais, la controverse doit interpeller lespraticiens et l’on peut en donner deuxexemples.

Le premier concerne la requête à fin desaisie, le projet d’ordonnance et l’ordon-nance elle-même. Pour prévenir toutenullité, l’on veillera à ce que les exigen-ces de fond et de forme soient rigoureu-sement satisfaites. Et, pour que le dérou-lement ultérieur de la saisie ne puisse êtrecontesté, l’on aura soin de définir expli-citement les pouvoirs donnés à l’huissier,ainsi que leurs limites.

Le second concerne le déroulement pra-tique de la saisie. Il s’agit pour l’huissieret le Conseil en PI qui l’assiste, de resterstrictement dans le cadre de l’ordonnan-ce. L’huissier attachera une attentiontoute particulière à la rédaction du pro-cès-verbal de saisie. Quant au conseil enpropriété industrielle, sa responsabilitéest de faire preuve de professionnalisme,de discernement, d'indépendance et deprudence.

C’est ainsi que l’on conciliera judicieu-sement le droit du demandeur et celui dudéfendeur. C’est l’intérêt de tous.

Par Christian DerambureConseil en Propriété Intellectuelle

Président de la Commission Nationaledes Conseils en Propriété Intellectuelle

▼ AGENDA

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AA fin de faciliter la libre circulationdes produits et des prestations etde ne pas fausser le libre jeu de la

concurrence au sein des pays de l’UnionEuropéenne, le droit communautaire,depuis plusieurs années, a harmonisé lalégislation des différents états membresdans le domaine de la propriété indus-trielle et notamment en matière du droitdes marques par le biais de la Premièredirective 89/104/CEE du Conseil, rappro-chant les législations des Etats membressur les marques en date du 21 décembre1988.

Dans tous les pays de l’Union, l’enregis-trement d’une marque confère à son titu-laire un droit de propriété sur cettemarque pour les produits ou servicesqu’il a désignés, ce, dans le but essentielde garantir la fonction d’origine d’unemarque.

Ce droit exclusif permet au propriétaired’une marque enregistrée d’engager uneaction en contrefaçon contre tous ceuxqui y portent atteinte, qu’ils soient debonne ou de mauvaise foi.

Toutefois, ce principe comporte desexceptions telle que celle prévue à l’arti-cle 6 de la directive susvisée qui énonce :

« 1°) Le droit conféré par la marque nepermet pas à son titulaire d’interdire à untiers l’usage, dans la vie des affaires,a) de son nom et de son adresse ;b) d’indications relatives à l’espèce, à laqualité, à la quantité, à la destination, àla valeur, à la provenance géographique,à l’époque de la production du produitou de la prestation du service ou à d’au-tres caractéristiques de ceux-ci ;c) de la marque lorsqu’elle est nécessai-re pour indiquer la destination d’un pro-duit ou d’un service, notamment en tantqu’accessoires ou pièces détachées,pour autant que cet usage soit faitconformément aux usages honnêtes enmatière industrielle ou commerciale ».

En droit français, cette disposition de ladirective a été transposée à l’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.Une nombreuse jurisprudence s’est déve-loppée sur la base de ce texte, qui auto-rise expressément la reproduction d’unemarque, dés lors qu’il s’agit d’indiquer ladestination d’un produit ou d’un service.

Cette exception concerne principalementle marché de l’après vente et notammentcelui des pièces de rechange et d’acces-soires automobiles, qui doivent s’adaptersur le matériel produit par d’autres fabri-cants. Les entreprises fabriquant ces piè-

ces sont autorisées à reproduire lesmarques des constructeurs automobilesdans leurs catalogues, publicités oupapiers commerciaux, dans le but d’in-former leur clientèle de la destination despièces qu’ils commercialisent.

Néanmoins, la jurisprudence a limitécette autorisation aux seules pièces déta-chées pour lesquelles la citation de lamarque d’autrui est indispensable, enprenant des précautions pour éviter touteconfusion dans l’esprit du public quant àl’origine du produit ou du service.Un arrêt de la Cour de Justice desCommunautés Européennes (CJCE) endate du 17 mars 2005, a apporté de trèsintéressantes précisions relatives à l’in-terprétation de l’article 6, paragraphe 1,sous c°) de la directive d’harmonisationn°89/104 sur les marques.

La CJCE avait été saisie de cinq questionspréjudicielles émanant de la CourSuprême finlandaise, le Korkein oikus, ausujet d’un litige opposant les sociétés TheGillette Company et Gillette GroupFinlande Oy (Gillette), à la société LA-Laboratories Ltd Oy (LA-Laboratories),au sujet de l’apposition par cette derniè-re des marques bien connues Gillette etSensor, qui alimentent régulièrement lajurisprudence, y compris française, surles emballages des produits qu’elle com-mercialise.

Plus précisément, Gillette est propriétairedes marques finlandaises Gillette etSensor pour des produits de la classe 8,selon l’Arrangement de Nice concernantla classification internationale des pro-duits et des services aux fins de l’enre-gistrement des marques, dont des appa-reils de rasage, pour certains seulementcomposés d’un manche et d’une lamejetable et des lames seules.

La société LA-Laboratories Ltd Oy (LA-Laboratories), pour sa part, commerciali-se également dans ce même pays lemême type de rasoirs ainsi que des lamesjetables adaptables aux rasoirs deGillette vendues sous la marque ParasonFlexor et conditionnées dans un emballa-ge sur lequel est apposé une étiquettementionnant : « tous les manches Parason Flexor etGillette Sensor sont compatibles aveccette lame ». Le Tribunal de 1ère instance d’Helsinki, le30 mars 2000, avait considéré que LALaboratories n’était pas autorisée à faireusage des marques appartenant àGillette, au motif que la lame jetable,pièce essentielle à l’utilisation d’un rasoirne saurait donc être qualifiée de pièce

détachée ou d’accessoire pour bénéficierde l’exception prévue par l’article 6 para-graphe 1 sous c) de la directive susvisée.

La Cour d’Appel d’Helsinki, le 17 mai 2001,a infirmé cette décision en assimilant lalame jetable à une pièce détachée, esti-mant en outre que l’indication portée surl’étiquette apposée sur l’emballage deslames commercialisées par LALaboratories pouvait présenter une utilitépour le consommateur, sans aucun risquede confusion pour ce dernier.

C’est dans ces conditions que Gillette aformé un pourvoi devant la CourSuprême de Finlande qui, estimant quel’affaire soulevait des questions d’inter-prétation de l’article 6 de la directive sus-visée, a sursis à statuer pour poser à laCJCE différentes questions préjudiciellesrelatives :- aux critères autorisant l’usage d’unemarque par un tiers,- à la notion d’usages honnêtes en matiè-re industrielle ou commerciale.

II-- CCRRIITTEERREESS AAUUTTOORRIISSAANNTT LL’’UUSSAAGGEE DDEE LLAAMMAARRQQUUEE PPAARR UUNN TTIIEERRSS

La CJCE devait d’abord préciser selonquels critères des produits peuvent êtreconsidérés comme des accessoires oudes pièces détachées, puis si ces critèresd’appréciation du caractère licite de l’u-sage de la marque pour ces produitsétaient différents de ceux applicables auxautres produits.

AA-- AAbbsseennccee ddee ddééffiinniittiioonn nnéécceessssaaiirree ddeessaacccceessssooiirreess oouu ddeess ppiièècceess ddééttaacchhééeess

La CJCE rappelle tout d’abord que lafonction essentielle de la marque est degarantir au consommateur, ou à l’utilisa-teur final, l’identité d’origine du produitou du service désignés par la marque,qui doit constituer la garantie que tousces produits ou services ont été fabriquésou fournis sous le contrôle d’une entre-prise unique, à laquelle peut être attri-buée la responsabilité de leur qualité.

L’article 6 paragraphe 1 sous c) de ladirective 89/104 « vise à concilier lesintérêts fondamentaux de la protectiondes droits de marque et ceux de la librecirculation des marchandises de la libreprestation des services dans le marchécommun, et ce de manière telle que ledroit de marque puisse remplir son rôled’élément essentiel du système deconcurrence non faussé…. », et préciseexpressément que le titulaire de lamarque ne peut interdire à un tiers l’usa-ge de sa marque quand elle est nécessai-

Conditions d’utilisation de la marque d’autrui

L’assouplissement par la CJCE des conditions d’utilisation de la marque d’autrui


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re pour indiquer la destination d’un pro-duit ou d’un service, notamment en tantqu’accessoires ou pièces détachées.

Selon la CJCE, « la destination des pro-duits en tant qu’accessoires ou piècesdétachées n’est donnée qu’à titre d’exem-ple, s’agissant vraisemblablement dessituations courantes dans lesquelles il estnécessaire d’utiliser une marque pourindiquer la destination d’un produit... »

Sur la base de ce raisonnement, la CJCE,sans s’attarder davantage sur ce point, aestimé qu’il était donc inutile de détermi-ner si un produit devait être considérécomme un accessoire ou une pièce déta-chée.

En conséquence, la CJCE n’entend donneraucune définition des produits à considé-rer comme des accessoires ou des piècesdétachées, qui aurait été, sans doute, fortappréciée des juges du fond, auxquelsincombe la qualification d’un produitd'accessoire ou de pièce détachée, et neretient comme seul critère d’une utilisa-tion tolérée et nécessaire de la marqued’autrui, que celui de l’indication de ladestination du produit commercialisé.

La CJCE interprète donc très largementl’article 6, paragraphe 1, sous c) de ladirective 89/104 en énonçant que « l’im-possibilité pour le titulaire de la marqued’interdire à un tiers l’usage de celle-ciprévue à l’article 6, paragraphe 1, sous c)de la directive 89/104 s’applique non seu-lement aux pièces détachées et accessoi-res mais aussi au produit même aveclequel l’utilisation de la pièce détachée oude l’accessoire est prévue ».

BB-- EExxiiggeennccee dd’’uunnee iinnffoorrmmaattiioonn ccoommpprréé--hheennssiibbllee eett ccoommppllèèttee ssuurr llaa ddeessttiinnaattiioonn dduupprroodduuiitt

La marque d’autrui peut être employéepar un tiers lorsqu’il s’agit de fournir aupublic « une information compréhensibleet complète sur la destination du produitqu’il commercialise, c'est-à-dire sur lacompatibilité de celui-ci avec celui qui estrevêtu de ladite marque ».

L’usage de la marque d’autrui est doncautorisé et licite s’il est nécessaire pourindiquer la destination d’un produit, qu’ils’agisse d’accessoires et de pièces déta-chées ou d’autres produits.La CJCE émet cependant une réserve enposant une condition à ce principe, « cetusage [de la marque d’autrui] doit en pra-tique être le seul moyen de fournir unetelle information [au consommateur] ».

Cette restriction ouvre d’ores et déjà lavoie à une appréciation à laquelle lesjuges du fond des juridictions de l’Unionne manqueront pas de se livrer.

Ils devront en effet estimer si, au lieu d’u-tiliser la marque d’autrui, d’autresmoyens d’information auraient pu être

utilisés, sans risque possible de confusionpour le consommateur quant à la desti-nation des produits qu’il achète, tels parexemple ceux cités par la CJCE : existen-ce éventuelle de standards techniques,normes généralement utilisées pour letype de produit commercialisé etc…

En l’espèce, la CJCE précise qu’il appar-tiendra à la juridiction de renvoi de véri-fier si l’usage des marques Gillette etSensor par LA Laboratories était bien leseul moyen de fournir au consommateurune information compréhensible et com-plète sur la destination du produit com-mercialisé.

IIII-- UUSSAAGGEESS HHOONNNNEETTEESS EENN MMAATTIIEERREEIINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE EETT CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE

La CJCE, aux termes des questions préju-dicielles qui lui ont été posées par laCour Suprême de Finlande, devait égale-ment interpréter l’exigence énoncée àl’article 6 paragraphe 1 sous c) de ladirective, selon laquelle l’usage de lamarque par un tiers est fait conformé-ment aux « usages honnêtes » en matiè-re industrielle et commerciale.

Après s’être souciée de l’intérêt duconsommateur, la CJCE s’est donc pen-chée sur la défense des intérêts du titu-laire d’une marque.

Comme la CJCE l’avait déjà fait dans sonarrêt du 23 février 1999 impliquant lamarque BMW, elle a considéré que lacondition d’« usage honnête » consistaiten une obligation de loyauté à l’égarddes intérêts légitimes du titulaire de lamarque.

Elle a ainsi énuméré quatre usages de lamarque qui ne sont pas conformes à lanotion d’ « usages honnêtes », soit :- lorsque l’usage est fait d’une manièretelle qu’il peut donner à penser qu’il exis-te un lien commercial entre le tiers et letitulaire de la marque,- lorsque l’usage affecte la valeur de lamarque en tirant indûment profit de soncaractère distinctif ou de sa renommée,- lorsque l’usage entraîne le discrédit oule dénigrement de ladite marque,- lorsque le tiers présente le produit qu’ilcommercialise comme une imitation ouune reproduction de celui revêtu de lamarque dont il fait usage, et dont il n’estpas le titulaire.

Ces différents exemples cités par la CJCEpermettent de déterminer les conditionsauxquelles doit répondre un usage de lamarque d’autrui réalisé par un tiers pourêtre conforme aux « usages honnêtes »en matière industrielle et commerciale.

AA-- AAbbsseennccee ddee ccoonnffuussiioonn ssuurr ll’’oorriiggiinnee dduupprroodduuiitt

Il appartient au tiers, amené à utiliser lamarque d’autrui, lorsqu’elle est le seulmoyen de fournir au consommateur une

information compréhensible et complètesur la destination du produit commercia-lisé, de lever toute ambiguïté quant àl’existence d’un lien commercial ou d’unerelation spéciale avec le titulaire de lamarque.

La CJCE énonce expressément que le tiersne doit pas user de la marque d’autrui«d’une manière telle qu’elle peut donnerl’impression qu’il existe un lien commer-cial entre lui-même et le titulaire de lamarque ».

Ainsi, il ne doit pas donner l’impressiond’être autorisé à faire usage de la marqueutilisée en réalité uniquement pour indi-quer la destination du produit qu’il com-mercialise, ou encore d’être affilié ouaccrédité auprès du réseau de distribu-tion du titulaire de ladite marque.

La condamnation par la CJCE de ce pre-mier usage malhonnête de la marqued’autrui vise en réalité à préserver l’origi-ne d’une marque de tout risque de confu-sion dans l’esprit du public.

La référence à la marque d’autrui doitpermettre d’identifier la destination duproduit commercialisé et non d’entretenirun doute sur son origine.

La question de savoir si une annonce surune étiquette ou une publicité est denature à « donner l’impression » qu’ilexiste un lien commercial entre le tiersutilisant cette marque et le titulaire de lamarque, est une question de fait qu’ilappartient donc au juge national d’appré-cier souverainement, au regard des cir-constances propres de chaque espèce.

BB-- AAbbsseennccee ddee ddéévvaalloorriissaattiioonn ddee llaammaarrqquuee dd’’aauuttrruuii

L’usage de la marque d’autrui par un tierspour indiquer la destination du produitcommercialisé ne doit pas davantage per-mettre « indûment » à celui-ci de tireravantage du caractère distinctif de lamarque ou de sa renommée.La CJCE ne s’attarde pas davantage surce point qui avait déjà été développédans l’arrêt BMW précité.Pour la CJCE, et très logiquement, le faitpour un tiers de tirer indûment profit ducaractère distinctif ou de la renomméed’une marque ne peut qu’affecter lavaleur de celle-ci.Cette pratique est donc contraire à l’ob-jet spécifique des droits acquis sur unemarque régulièrement enregistrée quiconsiste notamment à protéger son titu-laire contre des concurrents qui vou-draient abuser de la position et de laréputation de cette marque.

CC-- AAbbsseennccee ddee ddiissccrrééddiitt oouu ddee ddéénniiggrree--mmeenntt ddee llaa mmaarrqquuee dd’’aauuttrruuii

Cette interdiction posée par la CJCE n’estpas nouvelle et est bien connue danscette matière.

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Elle est en effet énoncée à l’article 10 bisde la Convention de Paris qui, dans le butde lutter contre la concurrence déloyale,interdit tout acte de concurrence contrai-re aux « usages honnêtes en matièreindustrielle ou commerciale » et notam-ment les allégations fausses de nature àdiscréditer les produits d'un concurrent.

Ce principe figure également à l’article 3bis 1 e) de la directive n°97/55 du 6 octo-bre 1997, modifiant la directive sur lapublicité trompeuse afin d'y inclure lapublicité comparative.

Rien d’étonnant alors que la CJCE inter-dise également cette pratique contraireaux « usages honnêtes en matière indus-trielle ou commerciale ».

DD-- IInntteerrddiiccttiioonn ddee pprréésseenntteerr llee pprroodduuiittccoommmmeerrcciiaalliisséé ccoommmmee uunnee iimmiittaattiioonn oouuuunnee rreepprroodduuccttiioonn dduu pprroodduuiitt mmaarrqquuéé

Le tiers ne doit pas davantage « présen-ter son produit comme une imitation ouune reproduction du produit revêtu de lamarque dont il n’est pas le titulaire », cequi aurait également pour conséquencesde tromper le consommateur et de cons-tituer une contrefaçon sévèrement répré-hensible.Enfin, s’il est permis pour le tiers de pré-senter le produit commercialisé commeétant d’une qualité égale ou commeayant des caractéristiques équivalentes à

celles du produit marqué, cette présenta-tion ne peut échapper à l’obligation deconformité aux « usages honnêtes ».

Il résulte de ce qui précède que pour seconformer aux « usages honnêtes enmatière industrielle ou commerciale », untiers usant de la marque d’autrui pourindiquer la destination du produit qu’ilcommercialise doit faire mention de cettemarque de la manière la plus neutre pos-sible, en se limitant, par exemple, àinscrire le nom de la marque, dépouilléde ses logos ou de ses autres élémentsfiguratifs.

Il appartient aux juges du fond, et enl’espèce à la juridiction de renvoi, devérifier si l’usage de la marque d’autruipar un tiers, pour indiquer la destinationd’un produit, est bien conforme aux«usages honnêtes en matière industrielleou commerciale », en prenant en comp-te les interdictions et les critères susvisés.

Pour procéder à cette appréciation, laCJCE recommande encore de considérer« la présentation globale du produitcommercialisé par le tiers » et notam-ment de se baser sur les trois critères sui-vants :- les conditions dans lesquelles la marqued’autrui est mise en évidence dans la pré-sentation du produit commercialisé par letiers,- les conditions dans lesquelles la diffé-

rence est faite entre cette marque et lamarque ou le signe du tiers,- l’effort de celui-ci pour que les consom-mateurs distinguent ses produits de ceuxdont il n’est pas le titulaire de la marque.

Aux termes de cet arrêt, la CJCE a doncélargi l’exception prévue à l’article 6paragraphe 1 sous c) de la directive89/104, puisque qu’elle s’applique nonseulement pour les accessoires et piècesdétachées mais également pour le pro-duit lui-même avec lequel l’utilisation dela pièce détachée ou de l’accessoire estprévue, à condition toutefois que l’usagede la marque d’autrui soit nécessairepour indiquer la destination du produitcommercialisé et qu’il soit réalisé confor-mément aux « usages honnêtes en matiè-re industrielle ou commerciale ».

La CJCE se montre ainsi soucieuse de pri-vilégier l’intérêt du consommateur quidoit être parfaitement informé de la des-tination du produit qu’il acquiert, audétriment du droit de propriété exclusifque confère à son titulaire l’enregistre-ment d’une marque.

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" CONFLITS PATIENTS -MÉDECINS : NOUVELLESLOIS, POINTS DE VUEDES MAGISTRATS "Actes du colloque duJeudi 10 mars 2005 -Au sommaire :- Notion de faute médi-cale et chirurgicale,imputabilité des préjudi-ces à la faute etresponsabilité à l'égarddu patient - Information despatients, préjudice lié audéfaut d’information -notion de perte deChance- La responsabilité médi-cale aux Etats-Unis- Rançon du progrès :aléa thérapeutique,pathologie iatrogène etinfection nosocomiale

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