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Contrefaçon et internet APRAM 16 Mars 2006

Quelles stratégies d’attaques possibles ?

Actions Judiciaires : Quelle stratégie adopter ? Actualité Jurisprudentielle

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Dans l’hypothèse de l’atteinte à une marque dans un site internet « quelles stratégies d’actions judiciaires sont possibles » ?

1. La preuve,

2. La question de l’usage de marque sur internet surtout depuis l'étranger.

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I-La preuve des faits

Nouveauté concernant les procès-verbaux de constat.

Le serveur Proxy

qui est un ordinateur intermédiaire.

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TGI de MEAUX, 9 décembre 2004, (Net Ultra c/ AOL France) :

"l'ensemble des précautions d'usage quant aux constatations réalisées sur internet n'a pas été

respecté par l'huissier afin d'assurer la valeur probante de ses observations".

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La "nouveauté" réside dans le fait que le Tribunal a fait valoir que :

"La non mention de l'existence ou non d'un serveur PROXY, c'est-à-dire d'un ordinateur intermédiaire qui est susceptible de faire porter le constat sur des pages anciennes ou obsolètes, est une formalité essentielle afin de lever tout doute quant à la date à laquelle les observations ont été effectuées".

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TGI de Nice, 7 février 2006 (TWD Industries / Google France) : Idem

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Bizarrerie : Ordo de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 décembre 2005 (Vente-privee.com / Nicolas C., AKT Communication) :

Le procès-verbal de constat dressé par l'avocat du demandeur (qui était par ailleurs ancien secrétaire général de l'APP à Genève), est valable !

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II-L’action devant les juridictions Françaises :

Contre un usage de marque sur Internet mis en ligne depuis l’étranger.

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A) Les règles classiques :

Action délictuelle ou quasi-délictuelle : (Article 46 NCPC ou 5-3 du Règlement du 22 Décembre 2000) option de compétence devant  :

– le lieu du fait générateur : l’établissement de l’auteur de la contrefaçon devant lequel il peut demander la réparation intégrale,

– le lieu où le dommage est subi (où risque d’être subi) : la localisation de la contrefaçon.

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B) Les problèmes posés par la particularité d’internet :

L’accessibilité de tout site Internet dans le monde entier.

→ 2 problèmes

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1) Un site internet doit-il :

• respecter cumulativement tous les droits de tous les pays ?

• satisfaire aux injonctions de tous les Juges du monde entier ?

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2) Comment déterminer « le lieu où le dommage est subi » ?

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C) La compétence des juridictions Françaises :

Cour de Cassation, 7 Mars 2000  :

« lorsqu’une infraction aux droits de la propriété intellectuelle à été commise par une diffusion sur le réseau internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs du site »

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Cour de Cassation du 9 Décembre 2003 (Cristal de Roederer) validant la compétence des juridictions françaises :

« pour connaître de la prévention et de la réparation des dommages subis en France du fait de

l’exploitation d’un site internet en Espagne (…) fût-il passif ».

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Mais la localisation du « fait dommageable »,

• si elle permet de justifier de la compétence du Juge Français,

• ne constitue pas forcément, pour autant, une infraction "aux droits de propriété intellectuelle " en France.

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D) Le critère de l'accessibilité n'est plus suffisant:

Tout site même passif étant accessible en France, le critère de l'accessibilité constitue un chef de compétence exorbitant.

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Début de distinction entre :

– la compétence justifiant de la recevabilité de l’action (l’accessibilité)

et

– le fond (la contrefaçon par usage de la marque d’autrui ou de son imitation).

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1) Illustration : L’affaire Hugo Boss / Reemtsma

a) Le contexte

Hugo Boss (prêt-à-porter haut-de-gamme) et Reemtsma (cigarettier), sont deux sociétés allemandes.

Conflit concernant la marque Boss désignant du tabac.

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b) La mesure d’interdiction (non prévue pour un usage sur internet)

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, 23 juin 2000 a :

– rejeté les demandes en déchéance de Reemtsma – accueilli la demande de Hugo Boss en contrefaçon

des marques postérieures de Reemstma.

La mesure d'interdiction est ainsi rédigée :

"Interdit tout usage desdites marques sous astreinte de ... par infraction constatée".

Il a été fait appel de ce jugement.

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d) Saisine du JEX

Respect de la mesure d’interdiction ?

La question de l'usage en France d'une marque par sa représentation sur un site internet diffusé depuis l'étranger.

Selon Reemtsma : c’est l’internaute qui se déplace virtuellement vers et dans le site et non l’inverse.

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Les jugements du JEX

Jugement, 3 avril 2001 :

 «  le jugement (du 23 juin 2000) ne faisait aucune distinction dans la nature de l’usage interdite » et que Reemtsma ne respectait pas la mesure d'interdiction :

(i) l'a condamnée à une astreinte qu'il a liquidée à 16.000 F pour 16 infractions,

(ii) a assorti l'interdiction visée au jugement d'une nouvelle astreinte provisoire de 100.000 F par infraction constatée pendant trois mois.

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Le Jugement du 12 novembre 2001 a :

– Considéré que le Jugement avait « Interdit tout usage de la marque en France sans faire de distinction entre un usage à titre commercial et un usage de la marque à titre d'information.

– considéré que Reemtsma n'avait pas respecté l'interdiction mise à sa charge,

– Condamnée Reemtsma à payer la somme de 10 millions de francs (1.524.490 euros).

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d) Les arrêts d'appel du JEX

CA Paris 8ème Ch. B deux arrêts du 27 juin 2002 infirment les deux jugements :

«  Considérant que ce site, qui certes est accessible par les internautes depuis la France qui le veulent, et qui comporte une page d'accueil avec le mot "BIENVENUE" à destination du public francophone est en langues allemande et anglaise et non française ;

Qu'il ne saurait être considéré comme visant le public de France, alors même qu'il se déduit des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause ne sont pas disponibles en France ;

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Que l'astreinte étant une peine, la notion d'infraction ne peut s'interpréter que restrictivement ;

Qu'en l'espèce, l'usage des marques Boss ... n'est pas une infraction au jugement qui n'a de portée que sur le territoire français qui n'imposait pas de mettre en œuvre un filtrage, mais qui interdisait seulement l'usage des marques litigieuses sans autre précision ;

Qu'il n'y a donc lieu de liquider l'astreinte".

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e) Les arrêts de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 11 janvier 2005:

Cour de Cassation, Ch. Com. deux arrêts de rejet du 11 janvier 2005 :

"L'usage des marques Boss reproduites sur le site internet du défendeur ne constitue pas une infraction à l'interdiction de tout usage de ses marques prononcée en première instance. Au vu des précisions apportées sur ce site, rédigées en langue anglaise, la Cour d'Appel a pu justement constater que les produits n'étaient pas disponibles en France et ne visaient pas le public français".

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f) L'arrêt de la 4ème Chambre (au fond)

CA Paris, 4ème A, 20 octobre 2004 : analyse similaire

"Leur simple représentation sur un site internet en dehors de toute commercialisation sur le territoire français, comme annoncé sur la page consacrée à la marque de cigarettes incriminées"

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2) Ses-enseignements :

La notion d’usage de marque sur internet s'apprécie différemment. Pas simplement "dans la vie des affaires" (a).

Pour caractériser un usage de marque sur internet, l'usage doit viser activement la clientèle Française (b).

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a) Une sorte de revirement :

Le refus de continuer à appliquer la conception « classique ».

(TGI Nanterre 13 Octobre 1997 PAYLINE)

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b) Le changement de critères :

1° Le critère de l’accessibilité n’est plus suffisant.

Il ne suffit pas pour caractériser per se l’usage de marque et donc la contrefaçon.

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2°Le nouveau critère

La clientèle visée par le site.

Appréciation nouvelle et proche de la concurrence déloyale.

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Actes positifs recherchés :

– langue française ou version française

(TGI Paris, 3ème 3ème 4 Septembre 2004,SYNERGIE / ADECCO QUEBEC et Canada concernant un site Canadien)

– S’il s’agit d’un site marchand : si les produits peuvent être commandés et livrés en France.

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Actes négatifs.

• Mention d’exclusion d’un territoire.

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Approche similaire pour la contrefaçon par nom de domaine

Vérification :

• de l’exploitation effective du site,

• de son domaine d’activité.

(Cour de Cassation, 13 Décembre 2005 Soficar / le Tourisme)

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3) Critiques ou tempéraments

a) La question des sites dits « institutionnels » :

– accessibles en « .com »,

– présentant la société,

n’est pas réglée.

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b) Quid: des marques communautaires ? et de la compétence du Tribunal de Marques Communautaires, qu'est le TGI de Paris.

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Projet de Règlement Européen sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dénommé ROME II) :

L’article 9 de la version du 21 février 2006, relatif à l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle dispose :

"1. la loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

2. En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété industrielle communautaire à caractère unitaire, le règlement communautaire pertinent est applicable. Pour toute question qui n'est pas régie par ce règlement, la loi applicable est celle de l'Etat membre dans lequel il a été porté atteinte à ce droit"