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APRAMMarque et nom patronymique

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Le premier type de marque

MARIE BRIZARD

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La force d’une marque patronymique

Le nom du fondateur, personnifiant l’entreprise, mise en valeur de son talent et de sa créativité

Loi de 1957 : pas de protection des noms patronymiques, sauf à ajouter un élément complémentaire « un Pernod » « un Dubonnet »

Art. L. 711-1 CPI / Art. Art. 2 Dir. CEE 89/104 / 4 Règl. CE 40/94 un nom patronymique peut constituer une marque

Mêmes règles que les autres marques : licite, distinctif, non déceptif, arbitraire et… libre !

A priori un nom « distinctif » bien que pas de critère distinct CJCE NICHOLS 16 septembre 2004

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Peut-on choisir librement sa marque patronymique ?

Pas plus que pour les autres marques …. Art. L 711-4 g) CPI : « ne peut être adopté comme marque un

signe portant atteinte… aux droits de la personnalité,son patronyme, son image »

Soit le nom est libre : pas de problème Soit il appartient à des tiers aussi :

*Choix non animé de mauvaise foi ► interdiction/ réglementation / libre usage Vérifier si existence d’un risque de confusion Et d’un préjudice matériel ou moral Conduisant à la réglementation ou à l’interdiction

*Choix déloyal, frauduleux ►il sera interdit Atteinte aux droits de la personnalité

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Le choix de bonne foi ?

Son propre nom / le nom emprunté

Le risque de confusion

Le nom cédé/acheté

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Son propre nom ? Pour une femme son nom marital

Art. 264 al. 3 Code Civil la femme peut garder le nom pour l’usage d’un nom de commerce créé par elle pendant l’union (même si elle n’a plus le droit d’utiliser le nom)

Sinon accord de l’ex-mari ou du juge (aff. LOUISON BOBET CA 12/10/01)

Utilisation par plusieurs membres de la famille – luttes familiales féroces – Soit réglementation : le dernier occupant doit ajouter son

nom, son activité (nombreuses affaires – Cousteau, …) Soit interdiction : Michel Leclerc/Edouard Leclerc Roc

Eclerc Com. 7 avril 1998 Edouard a profité parasitairement de la notoriété »

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Le pseudonyme

Mêmes principes

Il doit avoir été reconnu par les tiers avant le dépôt de la marque

Il doit être célèbre mais pas nécessairement notoire (Aff. Lova Moor Cass. Civ 19 fév. 1975)

Appartient à celui qui l’a créé (aff. Anne de Solène Cr de Nancy 26 juin 1974)

Doit être libre et ne pas heurter les droits d’un homonyme Château Yquem c/Bernard Yquem pour des publications TGI Paris 3 avr 91

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Le nom emprunté ?

Le nom banal• AGNELLI (FIAT) c/ AGNELLI (chaussures) Cass Com. 9 février 1993

La coincidence * BADOIT Cass 13 février 1977 « la notoriété d’un nom ne saurait par elle-même

fonder les griefs de tiers » slogan « et badadit, et badadoit…. »

Le nom rare ou historique * en déshérence : usage libre* Si héritiers/fondation : pas d’atteinte à la dignité ou l’honneur Pierre de

Coubertin c/Cuvée Pierre de Coubertin (Henri Maire)-TGI Paris 4 octobre 1996      le nom est un droit individuel, mais aussi familial, dont la dignité et l’honneur peuvent être défendus par les membres de la famille, indépendamment de toute dévolution successorale »

* La marque peut être défendue par son titulaire : Affaire Roland Garros, Nom d’un célèbre soldat pionnier de l’aviation -CA Paris 20 novembre 1995

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Le nom intéressé ? Nombreuses conventions de prête nom, apport en société et constitution de

société dans laquelle l’associé porteur du nom est minoritaire Loi 64 aff. LASSERRE Cass 24 nov 1992

L’homonymie ne peut profiter à des personnes morales La présence dans la société d’un associé non majoritaire ne permet pas

d’utiliser le nom Loi 1991 aff. GRUSS CA Paris 4 juil 2001

L’homonymie peut profiter aux personnes morales Mais l’homonyme doit exercer des fonctions de contrôle et de direction

L’apport n’est pas forcément frauduleux aff. Michel Oliver c/Michel Ollivier TGI Paris 16 oct 1991 « l’apport de son nom n’est pas illicite en soi dès lors qu’il est exclusif de fraude »

Plus le patronyme est notoire, plus le choix du nom est sujet à discussion : Vérifier si le déposant ne cherche pas à tirer profit de la célébrité ou de la

rareté Ou s’il ne porte pas préjudice au titulaire par avilissement du nom, perte de son

unicité, atteinte à la réputation de la famille Veiller à l’absence de risque de confusion

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L’absence de confusion La confusion des noms : identité condition de recevabilité ?

Si certains juges requièrent l’identité absolue…*Aff. Hollier-Larousse CA Colmar 2 mars 1990.

Le Tribunal avait rejetté la demande de Mr Hollier-Larousse pour défaut d’intérêt à agir contre l’utilisation de la marque Pierre Larousse: « son patronyme étant entièrement distinct de celui dont il sollicité la protection »

D’autres n’en font pas une condition de recevabilité *Aff. Viagra CA Paris 15 déc. 2000 M. VIRAG c/PFIZER

La cour étudie la similarité du nom patronymique « Virag » et de la marque « Viagra » et conclut à l’absence de risque de confusion

Faut-il prouver la confusion ? Aff. SAVIGNAC Cass 19/12/1967 « le demandeur, lorsque le nom est

utilisé à des fins publicitaires et commerciales, doit prouver le risque de confusion »

Aff. Escoffier c/ Ritz TGI Paris 1990 création d’une école Ritz-Escoffier par l’hotel

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L’absence de confusion

La Confusion des noms (suite)

Aff.Miss Rossi c/ Sissi Rossi TPICE 1er mars 2005 / Affaire devant la CJCELe risque de confusion est écarté quand le nom est répandu dans le domaine d’activité considéré, tel est le cas du patronyme « Rossi » dans le secteur de l’habillement ou de la mode.

Aff. Lorris Azzaro c/ Antonio Lazaro CA Paris, 18 fév. 2004. Risque de confusion non avec le nom patronymique mais avec la marque « La marque « Lazaro-A » ne suggère pas directement le nom patronymique de Antonio Lazaro, mais au contraire évoque la marque « Loris Azzaro » dont la connaissance antérieure sur le marché n’est pas contestée »

Aff. Montana CA Paris 19 mars 2004.

M. Montamat titulaire du pseudonyme « Claude Montana » obtient la nullité des marques « Best montana »

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L’absence de confusion

La confusion des activités Elle s’apprécie comme dans les litiges entre marques

Aff Emilio Pucci / Emidio Tucci TPICE 13 déc. 2004

Absence de similarité entre les tissus et textiles et les vêtements…

Plus le patronyme est notoire, plus le risque de confusion est élevé en dehors même de la fraude et du principe de spécialité

Aff. Régine CA Paris 09 janv. 2002pour des services de minitel et de rencontre

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La faiblesse d’une marque patronymique Le revers de la

médaille

Le droit des homonymes

Le départ de celui qui a donné l’identité

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La théorie des homonymes Art. L. 713-6 CPI

L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme:a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est…le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique;…

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.

Il s’applique aux

Dénominations sociales

noms commerciaux et enseignes,

Il ne s’applique pas

Aux prénoms – CA Paris, 22 octobre 1999

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Prévenir le conflit avec les homonymes

Comment éviter le risque de confusion?o L’ajout du prénom peut suffire à éviter le risque de confusion

Aff. Canovas Cass. Com 20 nov. 1990 (Isabel c/Manuel)

“..dés lors que par l’adjonction de son prénom dans le même graphisme, elle a pris des dispositions suffisantes pour éviter tout risque de confusion avec son homonyme”

o Mais pas toujours : Dominique Arpels c/VAN CLEEF & ARPELS Cr Cass 1er mars 1994 prise en considération du contexte

o De même pour le logo, décor, ou termes : aff LASSERRE c/André LASSERRE CA Paris 18 mars 1993

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La marque patronymique cédée : le conflit avec le fondateur

Arrêt Bordas 12 mars 1985 Cr Cassation Bordas c/Editions Bordas - Principe d’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom : peut-il y avoir

un droit patrimonial sur le nom, détachable de la personne physique ?« le patronyme Bordas est devenu en raison de son insertion dans les statuts de la société signés par M.P. Bordas, un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle »

Dualité du nom patronymique Un droit de la personnalité inaliénable, imprescriptible, avec un droit

incorporel sur le patronyme notoire lui permettant de lutter contre toute usurpation

Un aspect patrimonial cessible

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Une cession ?

L’absence de convention sur l’usage du nom = tolérance ?

NON : mais analyse du contexte : signature des statuts par le titulaire du nom : pas une tolérance, mais une cession aff. BORDAS

Implicite : apport du nom à la société vaut consentement aff. MAZENOD CA Versailles 6 mars 1991

Participation à la création de la société vaut consentement sans avoir à rechercher une disposition spéciale des statuts aff. PETROSSIAN Cass. com 13 janv. 1993

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Que peut faire la société qui a acquis le nom patronymique ?

Art. L. 713-6 : l’utiliser dans sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne –

Le déposer à titre de marque ? Arrêt Balmain-Vendôme Com 5 janv. 88 - PANZANI Cr Cass 13 juin 1995 -

NON Arrêt Ducasse Com 6 mai 03 ? NON si le patronyme est notoire « le

consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services « 

Arrêt Elisabeth Emmanuel C 259/04 du 30 mars 06 OUI lorsque la clientèle a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits – aff. FIORUCCI OHMI R 207/2005 : la marque ne devient pas forcément déceptive au départ du créateur,

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Que peut faire la société qui a acquis le nom patronymique ?

L’utiliser dans la limite de ce qui est autorisé par le cédant et sans prêter confusion avec lui

Interdire le dépôt par des tiers de noms homonymes : Dans le même secteur d’activités : sans problème Dans un secteur d’activités différent : NON Si notoriété

extrapolation de l’affaire MILKA aff. Kraft Foods Suchard Holding Ag c. MILKA TGI Nanterre 26/04/06

Devra consentir à l’usage par l’homonyme de bonne foi À titre de dénomination sociale, nom commercial,

enseigne, art. L 713-6 CPI

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Que peut faire la personne physique dépossédée de son nom patrimonial ?

Même activité ? Pas de bénéfice de la théorie des homonymes :

Obligation de garantie et principe de bonne foi contractuelle Plus d’exploitation de son nom commercial

à titre personnel (Aff. Petrossian – Mazenod) Ou par des tiers (aff. Broquart Com 21 av 92)

Activité distincte ? Liberté – aff. WORMS CA Paris 22 juin 1988

Quid en cas de clause d’interdiction d’usage quelqu’il soit, concurrent ou non, commercial ou non ?

Aff. Inès de la Fressange : validité de cette clause ? OUI pour les activités concurrentes NON : pour les activités non concurrentes « clause contraire au principe de la liberté du travail, à

celui de la liberté du commerce et de l’industrie et au principe de spécialité » Jug. 7 sept. 2005

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Que peut faire la personne physique dépossédée de son nom patrimonial ?

Obtenir l’interdiction et l’invalidité de la marque pour caractère déceptif de tout usage prêtant à confusion dans l’esprit du consommateur « avec la personne dont l’identité est déclinée à titre de marque » Cass. com 31 janv. 2006 mais pas à l’égard de son acquéreur aff. Ines

Faut-il encore que la notoriété du nom soit constante : aff. MARTINEZ TGI Paris 2 mai 2003 (en cours d’appel)

Mettre son nom en qualité d’auteur aff. Olivier LAPIDUS TGI Paris 29 juin 2005

Le reprendre si le nom commercial n’est plus exploité

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Conseils en cas de cession

Cession ou licence ? Prévoir les activités cédées : la cession ne vaut que pour ce qui

est cédé – sauf si l’utilisation devenait un abus de droit – Assortir d’une durée (aff. ROSSIGNOL – Emile Allais) Reprise du nom si certaines conditions

Perte du contrôle de la société Si aucun membre de la famille n’exerce plus (aff. Worms

précitée) Prévoir le cas de la marque : peut-elle être ou non déposée? Organiser la coexistence de sociétés par contrats : pactes de

famille (aff. Montlaur Cass 1988) Oui la marque patronymique a un avenir même si elle présente